Зависимое изобретение полезная модель и промышленный образец

1. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми. (Статья дополнительно включена с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)

Комментарий к статье 1358.1 Гражданского Кодекса РФ

Комментируемая статья посвящена зависимому изобретению, зависимой полезной модели, зависимому промышленному образцу. Патентный закон 1992 г. подобных положений не содержал. Данная статья введена Законом 2014 г. N 35-ФЗ, но понятие зависимого изобретения использовалось в первоначальной редакции положений п. 2 ст. 1362 комментируемой главы о принудительной лицензии на изобретение или полезную модель. Указанные положения действуют и в настоящее время.

В части 1 п. 1 комментируемой статьи определено понятие зависимого изобретения, зависимой полезной модели, зависимого промышленного образца – таковыми являются соответственно изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца. При этом положениями ч. ч. 2 и 3 данного пункта предусмотрены частные случаи признания изобретения, полезной модели зависимыми:

зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает запрет использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми. В соответствии с ч. 1 упомянутого выше п. 2 ст. 1362 комментируемой главы в случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения или полезной модели обладателя первого патента.

Другой комментарий к статье 1358.1 ГК РФ

1. До введения в действие комментируемой статьи в российском законодательстве содержались нормы только о зависимом изобретении. Зависимое изобретение долгое время трактовалось как патентоспособное изобретение, которое совершенствовало, дополняло или изменяло другое охраняемое изобретение <1>. В современной литературе суть зависимого изобретения объясняется случаем, когда при использовании одного запатентованного изобретения “автоматически” используется другое запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель <2>. Формально же “закон признает в качестве зависимого запатентованное изобретение, все признаки которого, приведенные в независимом пункте формулы, используются при использовании запатентованных другого изобретения или полезной модели” <3>.

——————————–
<1> См.: Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. N 3 (СПС “КП”).
<2> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2009 (СПС “КП”) (автор комментария к ст. 1362 (п. 2) – А.Д. Корчагин).
<3> Определение ВАС РФ от 21 ноября 2007 г. N 8905/07.

Таким образом, традиционное понимание зависимого изобретения следующее: зависимое изобретение содержит все до единого признаки основного изобретения, но в нем обязательно присутствуют и дополнительные признаки, которых нет в основном изобретении, но которые позволяют говорить о новизне зависимого изобретения (например, если стул будет являться зависимым изобретением по отношению к табурету – основному изобретению: стул содержит все признаки табурета, без которых не может использоваться, но в стуле появляется спинка как дополнительный очень важный признак). Традиционное понимание зависимости расширено в комментируемой статье за счет изобретения или полезной модели для применения, т.е. для применения запатентованных изобретения или полезной модели по новому назначению (см. подп. 4 п. 2 ст. 1358 ГК и соответствующий комментарий).

В соответствии с комментируемой статьей те же принципы должны применяться при определении зависимого объекта патентных прав в целом. Жесткая связь типа “изобретение зависит только от другого изобретения, полезная модель – от полезной модели, промышленный образец – от промышленного образца” в комментируемой статье не установлена.

2. Поскольку зависимый объект патентных прав содержит все признаки основного объекта, использование зависимого объекта всегда будет нарушать права обладателя патента на основной объект (см. п. 3 ст. 1358 ГК и соответствующий комментарий). Поэтому в п. 2 комментируемой статьи вводится ограничение на использование зависимого объекта патентных прав – такое использование допускается только с разрешения обладателя патента на основной объект патентных прав. Разрешение обладателя основного патента означает выдачу им лицензии на использование зависимого объекта. В отношении зависимого изобретения (и только изобретения) предусмотрена возможность требовать, при определенных условиях, выдачи принудительной лицензии (п. 2 ст. 1362 ГК).

Если исключительное право на основной объект патентных прав прекратилось, использование зависимого объекта осуществляется без какого-либо разрешения.

Зачастую, многие изобретатели, при создании своего изобретения, полезной модели, промышленного образца, принимают уже защищенное патентом какое-то техническое решение, в полном объеме, в качестве ближайшего аналога, дорабатывают его путем добавления одного или нескольких признаков,и не задумываются можно ли это делать и чем чреваты подобные действия, а иной раз, даже не подозревают о возможных последствиях для себя.

Давайте, обратимся к законодательству и узнаем, что же оно говорит на этот счет. Итак, согласно статьи 1358.1:

1. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

До введения в действие указанной статьи в российском законодательстве содержались нормы только о зависимом изобретении. Зависимое изобретение долгое время трактовалось как патентоспособное изобретение, которое совершенствовало, дополняло или изменяло другое охраняемое изобретение. В современной литературе суть зависимого изобретения объясняется случаем, когда при использовании одного запатентованного изобретения “автоматически” используется другое запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель. Формально же “закон признает в качестве зависимого запатентованное изобретение, все признаки которого, приведенные в независимом пункте формулы, используются при использовании запатентованных другого изобретения или полезной модели”.

Таким образом, традиционное понимание зависимого изобретения следующее: зависимое изобретение содержит все до единого признаки основного изобретения, но в нем обязательно присутствуют и дополнительные признаки, которых нет в основном изобретении, но которые позволяют говорить о новизне зависимого изобретения (например, если кружка будет являться зависимым изобретением по отношению к стакану – основному изобретению: кружка содержит все признаки стакана, без которых не может использоваться, но в кружке появляется ручка, как дополнительный очень важный признак).

Традиционное понимание зависимости расширено в статье за счет изобретения или полезной модели для применения, т.е. для применения запатентованных изобретения или полезной модели по новому назначению. Поскольку зависимый объект патентных прав содержит все признаки основного объекта, использование зависимого объекта всегда будет нарушать права обладателя патента на основной объект. Поэтому в п. 2 статьи вводится ограничение на использование зависимого объекта патентных прав – такое использование допускается только с разрешения обладателя патента на основной объект патентных прав. Разрешение обладателя основного патента означает выдачу им лицензии на использование зависимого объекта. В отношении зависимого изобретения (и только изобретения) предусмотрена возможность требовать, при определенных условиях, выдачи принудительной лицензии (п. 2 ст. 1362 ГК). Если исключительное право на основной объект патентных прав прекратилось, использование зависимого объекта осуществляется без какого-либо разрешения.

Вот что значит зависимое изобретение на практике. Представьте, что где-то есть патент на какой-то велосипед, а вы придумали велосипед с ручками на руле, как у кастрюли и даже обосновали с технической точки зрения для чего это нужно и какой положительный эффект от такого приспособления. Разумно предположить, что даже если у вас получится запатентовать свой велосипед с «волшебными» ручкой, вы не сможете продавать его без разрешения владельца патента на тот «какой-то велосипед».

Приведем еще пример зависимого патента: допустим, имеется патент на табурет, а вы придумали стул – тот же самый табурет, но не тот же, а добавили к нему спинку, доказали важность, необходимость этой спинки и на выходе даже получили патент. Однако, ваш стул без табурета ничто, так как есть патент на табурет, и вы не имеете право продавать свой стул без согласия правообладателя патента на табурет. Примером такого согласия, может быть, в частности, заключение лицензионного соглашения. В противном случае, если вы преднамеренно не заключите лицензионное соглашение, к вам могут быть предъявлены претензии о нарушении исключительных прав.

Необходимость заключения такого соглашения возникает только в случае действия исключительных прав первого патента (срок действия патента не истек, оплачены пошлины за поддержание патента в силе), если же патент прекратил свое действие по каким-либо причинам, то вподобного рода действиях, целесообразности нет. Вы можете спокойно реализовывать свой продукт и не опасаться претензий со стороны третьих лиц.

Парадокс ситуациизаключается в том, что зависимость патента нигде не прописана. Зачастую изобретатели узнают о ней только в суде.

Однако, выход все же есть, как правило, для вновь создаваемых объектов, которые планируется реализовывать/продавать, проводится патентный поиск с целью обеспечения их патентной чистоты.

Патентная чистота — это юридическое свойство объекта интеллектуальной собственности, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов, принадлежащих третьим лицам. Цель поиска на патентную чистоту — выявить использованные в объекте признаки запатентованного изобретения, несмотря на имеющиеся отличия в других признаках.

Проверка на патентную чистоту должна являться составной частью общих патентных исследований, выполняемых как перед началом, так и в ходе разработки конкретного изделия и тогда, с большей долей вероятности, вы не нарушите чьи-то права.