Защита исключительных прав на полезную модель

Изобретения питают изобретения.

Р. У. Эмерсон

Защита патентных прав — это совокупность действий, направленных на восстановление патентных прав, их признание, а также пресечение действий, нарушающих право.

Способы защиты патентных прав — это предусмотренные законом меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление либо признание прав, а также пресечение действий, нарушающих право.

Выбор конкретного способа защиты определяется видом нарушенного субъективного права, а также характером его нарушения.

Защита исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец

Защита исключительного права может быть осуществлена только после выдачи патента, и производится посредством использования в основном юрисдикционных форм защиты, т.е. предполагающих обращение в суд или компетентный административный орган.

Неюрисдикционная форма защиты интеллектуальных прав («самозащита гражданских прав») используется редко, поскольку в этой правовой сфере такая форма не отличается эффективностью. Как правило, ее применение происходит в рамках договорных отношений, например путем отказа от договора.

В зависимости от характера нарушения исключительного права патентообладатель вправе применить гражданско-правовые способы защиты.

Гражданско-правовые способы защиты применяются в случае неправомерного использования патентного объекта каким-либо лицом в продукте, способе либо изделии.

Понятие использования изобретения, полезной модели или промышленного образца раскрыто в и. 2 ст. 1358 ГК РФ в виде незакрытого перечня действий, исключительное право на совершение которых имеет патентообладатель. В частности, использованием считается ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В то же время для установления факта нарушения недостаточно одного лишь применения установленных в законе видов использования патентных объектов. Необходимо, чтобы решение, используемое предполагаемым нарушителем, являлось именно тем, на кого выдан патент. Важность данного условия очевидна, поскольку использование другим лицом решения, пусть и внешне сходного, но не «того самого», которое охраняется патентом, не является нарушением исключительного права патентообладателя.

Для того чтобы установить, является ли используемое решение именно той разработкой, на которую выдан патент, следует руководствоваться рядом специальных положений, которые установлены раздельно для каждого из патентных объектов, исходя из имеющихся между ними различий.

С учетом того, что сущность изобретения и полезной модели определяется в виде совокупности существенных признаков, содержащихся в формуле соответственно изобретения или полезной модели, данные патентные объекты признаются использованными в продукте (изобретения также – в способе), если продукт содержит (в способе — использован) каждый признак изобретения, полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, полезной модели.

Таким образом, при доказывании факта незаконного использования изобретения либо полезной модели контрафактный продукт должен быть сопоставлен с каждым признаком независимого пункта формулы изобретения, полезной модели.

Пример

Если в защищенном патентом устройстве одним из признаков является нагрев воды за счет трения механических элементов, а в устройстве другого лица используется другая система нагрева — подведение внешних источников тепла (электрических тэнов), то указанный признак, содержащийся в патенте, не будет считаться использованным в устройстве этого лица. Соответственно, оно не будет признано нарушителем патента.

В отношении изобретений использованием является также использование признака, хотя и отличного от содержащегося в формуле, но эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В чем смысл содержащегося в законе указания на эквивалентность признака?

Часто нарушители исключительного права на изобретение с целью избежать установления факта использования изобретения производят замену какого-либо признака (совокупности признаков) формально другим признаком, но эквивалентным ему, т.е. имеющим то же функциональное значение, что и замененный признак.

Соответственно указание на эквивалентный признак сделано в законе для того, чтобы предотвратить (сделать юридически несущественными) действия нарушителей по внесению несложных, внешних изменений в запатентованное решение с целью исключить отнесение его к запатентованной разработке и избежать судебного преследования.

При анализе эквивалентности признака важным является установление того, известен ли он в данной области техники до даты приоритета изобретения. Если такой признак не известен, что означает определенное новаторство пользователя в доработке решения патентообладателя, использование изобретения другим лицом без согласия патентообладателя не признается нарушением его прав, поскольку не охватывается действием патента.

Норма ГК РФ об эквивалентности обеспечивает изобретения более значительной защитой в сравнении с полезными моделями, в отношении которых аналогичная норма отсутствует. При замене одного из признаков полезной модели на эквивалентный ему признак использование такого технического решения не будет являться нарушением исключительного права на полезную модель.

До 1 октября 2014 г., т.е. до вступления в силу изменений в ГК РФ, эквивалентность учитывалась и в отношении полезных моделей.

Обратимся к промышленным образцам. Исходя из того, что они являются решениями, определяющими внешний вид изделия, а охрана предоставляется в объеме существенных признаков, нашедших отражение на изображениях этого изделия (ст. 1352 ГК РФ), установлено правило, согласно которому промышленный образец признается использованным в изделии, если оно содержит все существенные признаки промышленного образца, или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Для защиты своего права патентообладатель вправе обратиться в суд с требованиями о прекращении использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, об изъятии контрафактного материального носителя, о возмещении убытков либо, вместо последнего требования, об уплате компенсации.

Требование о прекращении использования охраняемого патентом решения предъявляется прежде всего к лицу, использующему это решение либо осуществляющему необходимые приготовления к такому использованию. Другими словами, это требование предъявляется в случае, когда правонарушение является длящимся.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть предъявлено не только к лицу, являющемуся нарушителем, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Данное положение повышает возможности защиты патентообладателем исключительного права, поскольку позволяет преодолевать недобросовестные действия нарушителя, направленные на сокрытие своей юридической личности с целью избежать судебного преследования. В качестве ответчика в этом случае может быть привлечено любое лицо, у которого имеется фактическая возможность пресечения правонарушения (например, собственник сданных в аренду производственных помещений, где установлено контрафактное оборудование).

Требование об изъятии контрафактного материального носителя, в котором воплощено запатентованное решение, предъявляется лицу, во владении которого этот материальный носитель находится — изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю. Изъятие контрафактного товара у приобретателя возможно лишь в случае его недобросовестности, т.е. когда приобретатель знал или должен был знать о том, что этот товар вводится в оборот с нарушением исключительных прав.

Предъявление требования об уплате компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, стало возможным с 1 января 2015 г. — даты начала действия ст. 1406.1 ГК РФ, установившей соответствующие положения о компенсации. До этой даты компенсация предусматривалась лишь для случаев нарушения прав на товарный знак, а также объекты авторских и смежных прав.

Размер компенсации составляет от 10 тыс. до 5 млн руб. (точный размер определяется судом исходя их характера нарушения) либо двукратную стоимость права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемую исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Если обладателями патента являются два и более лица, каждый из патентообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав.

Нарушение исключительного права патентообладателя может состоять также в том, что другое лицо получило патент на тождественное решение с более поздним приоритетом. В этом случае выданный другому лицу патент подлежит признанию недействительным ввиду несоответствия запатентованного решения условию патентоспособности «новизна» (подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ).

Оспаривание чужого патента возможно в течение всего срока его действия.

1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

2. В порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права могут быть приняты соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

5. Орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

5.1. В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требования, указанного в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 1 и пункте 5 настоящей статьи.

6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

6.1. В случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

7. В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.