Введение полезной модели в гражданский оборот
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ |
Арбитражные споры:
– Правообладатель изобретения хочет запретить его использование
– Правообладатель полезной модели хочет запретить ее использование
– Правообладатель промышленного образца хочет запретить его использование
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
– Правообладатель полезной модели хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
См. все ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
– Правообладатель полезной модели (промышленного образца) хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
Открыть полный текст документа
Прочитал недавно очередное Постановление Суда по интеллектуальным правам и несколько удивился тому, как суд толкует понятие введения товаров в оборот, не считаясь с тем, что написано в законе. Суть дела такова.
Томское УФАС признало недобросовестной конкуренцией вот такое действие: некое общество без согласия правообладателя использовало товарный знак, разместив на своем сайте фотографии предлагаемых к продаже электротехнических приборов с нанесенным на них соответствующим обозначением.
И сослалось Томское УФАС в обоснование своего решения на п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ “О защите конкуренции”:
“продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг”.
Иными словами, антимонопольный орган расценил предложение к продаже как “иное введение в оборот товара”. Однако СИП с такой квалификацией не согласился и объяснил, что
“… не может быть признан обоснованным довод антимонопольного органа о том, что действие этой нормы распространяется и на предложения о продаже товаров.
Предложение о продаже товаров не может также относится к иным способам введения товара в оборот, так как гражданским оборотом являются действия (акты, сделки и т.д.), в результате которых тот или иной товар переходит от одного лица другому. Соответственно, до первой продажи товар не может считаться введенным в оборот”.
Такой вывод мотивирован следующим образом:
“Между тем, гипотеза нормы, содержащейся в пункте 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не ограничивается только указанием на незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, она также включает перечень юридических фактов, при наличии которых деяние может быть признано недобросовестной конкуренцией в соответствии с этим пунктом (продажа, обмен или иное введение в оборот товара). Следовательно, законодателем перечислены конкретные действия, при совершении которых лицо может быть признано допустившим факт недобросовестной конкуренции.
Иные способы использования товарного знака, перечисленные в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, не включены законодателем в гипотезу нормы права, содержащейся в пункте 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.
Анализируемая норма, учитывая административный характер правоотношений, в которых находятся государственный орган и лицо, привлекаемое к ответственности, не может толковаться расширительно”.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 апреля 2015 г. № С01-215/2015 по делу № А67-4453/2014
Действительно, из сугубо практических соображений крайне важно чётко определить сферу действия п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ “О защите конкуренции” – только за этот состав недобросовестной конкуренции предусмотрен оборотный штраф, который может составлять миллионы рублей.
Да, я согласен с тем, что п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ “О защите конкуренции” не должен толковаться расширительно, и не каждое использование товарного знака подпадает под действие этой нормы.
Действительно, налагать оборотный штраф за одно только предложение к продаже кажется чрезмерным. По крайней мере в этом деле.
Я согласен с выводом СИПа в этом конкретном деле по политико-правовым причинам (можно сказать, по справедливости), но я не согласен с мотивировкой суда (строго говоря, по закону предложение к продаже – один из видов введения товаров в оборот).
Я бы хотел видеть более внятное обоснование того, почему предложение к продаже не есть введение в оборот, а если он им всё же является, то по каким другим причинам нельзя включать “предложение к продаже” в гипотезу п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ “О защите конкуренции”, то есть карать за него оборотным штрафом.
СИП для уточнения гипотезы п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ “О защите конкуренции” справедливо ссылается на п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Поскольку ФЗ “О защите конкуренции” не содержит специального определения понятия “введение в оборот товаров”, то для целей защиты права на товарные знаки необходимо использовать соответствующее определение, содержащееся в ГК РФ. А согласно пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ “предложение к продаже” прямо отнесено к разновидности введения товаров в оборот:
“Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации”.
Надо заметить, что “предложение о продаже” также считается введением в оборот и в патентном праве. См. п. 2 ст. 1358 ГК РФ:
Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
Небольшое лирическое отступление. Интересно, что п. 2 ст. 1484 ГК РФ и в п. 2 ст. 1358 ГК РФ ввоз квалифицирован различным образом: в п. 2 ст. 1484 ГК РФ он не отнесён к вводу товаров в оборот, а в п. 2 ст. 1358 ГК РФ – отнесён.
А вот пп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ сформулирован таким образом, что “предложение к продаже” контрафактных, скажем, игрушек действительно не получится квалифицировать как введение в оборот товаров.
распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.
Для разных объектов интеллектуальных прав предложение к продаже будет иметь разную квалификацию. По этой причине выводы СИПа в описанном деле кажутся по меньшей мере неполными. Если СИП не считает предложение к продаже с незаконным использованием товарного знака недобросовестной конкуренцией, то такой вывод нужно обосновывать как-то иначе. Ведь буквальное прочтение п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ “О защите конкуренции” и п. 2 ст. 1484 ГК РФ всё же приводит к выводу, что предложение к продаже с незаконным использованием товарного знака тоже является недобросовестной конкуренцией.
Романтическая часть моей личности хотела бы видеть в такой ситуации анализ цели принятия закона, системное толкование п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ “О защите конкуренции” и п. 2 ст. 1484 ГК РФ, грамматический анализ, оценку влияния разного толкования этих норм на общественные отношения (в лучших традициях американского правосудия). Ну хотя бы прочтения закона до конца.
P. S. Аналогичную позицию СИП уже высказывал. См. Постановление от 10.10.2014 N С01-986/2014 по делу № А32-37398/2013.
я являюсь правообладателем патента интелектуальной собственности на полезную модель промышленного образца. какие я имею права? как поступить с теми кто пользуется моей полезной моделью? как уведомить производителей этой модели и стоит ли это делать??? какова сумма компенсации. как подписать и нужно ли это делать договор об использовании права производства моей модели моим сыном как ип?
06 Июля 2016, 00:01, вопрос №1305667
Дина, г. Ростов-на-Дону
Клиент оставил отзыв о сервисе
Огромное человеческое спасибо за Ваши ответы! в мире бизнеса и законов очень сложно ориентироваться и не наделать ошибок рядовому гражданину!!!! Спасибо Вам за Вашу высококвалифицированную помощь!!!! Рада что вы откликнулись на мой вопрос! Надеюсь что еще не один раз воспользуюсь Вашей помощью!!! Спасибо! Удачи!
06 Июля 2016 10:47
показать
289 стоимость
вопроса
вопрос решён
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос
Ответы юристов (3)
получен
гонорар 33%
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
какие я имею права? как поступить с теми кто пользуется моей полезной моделью? как уведомить производителей этой модели и стоит ли это делать???
Дина
Добрый день.
Вы имеете исключительное право на использование полезной модели. То есть без Вашего разрешения никто не вправе использовать полезную модель, на которую у Вас есть исключительное право.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)ГК РФ Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
какова сумма компенсации. как подписать и нужно ли это делать договор об использовании права производства моей модели моим сыном как ип?
Дина
Вы вправе потребовать либо возмещения убытков, либо компенсацию в размере от 10000 руб. до 5 млн. руб.
Пишите претензию, в случае отказа обращайтесь в суд.
По поводу Вашего сына, то если он хочет использовать полезную модель, то да, конечно между Вами должен быть заключен договор.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)ГК РФ Статья 1406.1. Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
С Уважением,
Васильев Дмитрий.
получен
гонорар 33%
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Здравствуйте!
как поступить с теми кто пользуется моей полезной моделью?
Дина
Можете привлечь к гражданско-правовой ответственности и требовать компенсации в порядке ст. 1406.1 ГК, также можете способствовать ликвидации юрлица-нарушителя или прекращения регистрации ИП-нарушителя (ст. 1253 ГК), можете требовать компенсации убытков (ст. 1252 ГК).
как уведомить производителей этой модели и стоит ли это делать???
Дина
В простой письменной форме почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, с приложением копий документов о патенте. Если хотите получить от нарушителя принадлежащих вам исключительных прав сумму компенсации или добиться других результатов (указаны выше), то стоит это делать.
как подписать и нужно ли это делать договор об использовании права производства моей модели моим сыном как ип?
Дина
В соответствии со ст. 1367 ГК
По лицензионному договору одна сторона — патентообладатель
(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.
Передача права на использование полезной модели оформляется лицензионным договором, который подлежит госрегистрации в Роспатенте (ст. 1369 ГК).
Если захотите продать. а не просто передать в пользование, тогда заключается договор об отчуждении исключительного права на полезную модель, который также подлежит госрегистрации (стст. 1365, 1369 ГК).
получен
гонорар 33%
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Здравствуйте уважаемая Дина!
В дополнение к мнению уважаемых коллег, рекомендую Вам в первоначальной претензии предложить лицам, которые нарушают Ваши исключительные права на полезную модель, заключить с Вами лицензионный договор. Порядок направления претензии описан коллегами Выше.
Если от данных лиц поступит отказ, обращайтесь в суд, в исковом заявлении Вы вправе будете требовать возмещения всех убытков, поскольку претензия в которой Вы предлагаете заключить лицензионный договор, будет доказательством того, что Вы предприняли меры и произвели затраты для для восстановления нарушенного права.
Основные статьи на которые необходимо ссылаться в иске помимо ст. 1252 ГК РФ это еще и статья 15 ГК РФ.
Статья 15. Возмещение убытков
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 2] [Статья 15]
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Однако отмечу следующее, согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 2929/11
В случае, когда размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности, суд сам их определяет. Принимает во внимание, естественно, все обстоятельства дела, принцип справедливости и соразмерности.
Таким образом в большинстве случаев, если нет подробного расчета по цене иска с вычислением размера убытков, суд сам их определяет и в этом случае сумма может быть ниже заявленной. Поэтому хочу отдельно обратить Ваше внимание на такое приложение к иску, как расчет цены иска, в нем желательно отражать все с приведением формул по которым вычислялись убытки.
С Уважением Лобанов М.А.
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.