Возражение на патент на полезную модель
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;
2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;
3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);
4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 – 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 – 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.
3. В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 настоящего Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента.
В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.
4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.
В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.
В случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.
5. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.
6. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.
7. Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).
Открыть полный текст документа
Оспаривание и аннулирование патента
Если регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца была осуществлена с нарушением норм законодательства, выданный патент может быть оспорен в судебном порядке.
В настоящее время законодательством установлены следующие основания для аннулирования патента:
1. Запатентованная разработка не является патентоспособной, т.е. не соответствует одному из условий, предъявляемых к зарегистрированному объекту:
Для изобретений: промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень,
Для полезных моделей: промышленная применимость и новизна
Для промышленных образцов: новизна и оригинальность.
2. Запатентованное изобретение или полезная модель описаны в материалах заявки в объеме, не достаточном для их осуществления.
3. В формуле патента на изобретение или полезную модель содержатся признаки, отсутствующие в первоначально поданных материалах. В изображениях патента на промышленный образец имеются существенные признаки, которые не содержались в первичных материалах, или отсутствуют ранее имеющиеся существенные признаки.
4. Имеется несколько заявок на идентичные объекты с одной датой приоритета, поданных от одного или разных заявителей.
5. В патенте неверно указан заявитель или автор разработки, в частности указано лицо, не являющееся автором/заявителем или, наоборот, отсутствует указание на действительного автора/заявителя.
Иные недостатки материалов патентной заявки, не могут являться причиной для отмены патента.
Дела по оспариванию патента по первым четырем основаниям рассматриваются Палатой по патентным спорам (ППС) Роспатента. В отношении пятого основания дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам (Арбитражным судом).
Порядок действий при оспаривании патента
1. Установление нарушения, допущенного при регистрации патента.
Наиболее распространенной причиной для аннулирования патента является несоответствие запатентованного объекта условиям патентоспособности. В связи с этим для определения возможности прекращения действия документа целесообразно провести патентный поиск для выявления известных решений, которые могут порочить патентоспособность зарегистрированного объекта.
2. Подготовка возражения на выдачу патента.
С учетом выявленных документов необходимо составить письменное возражение, в котором подробным образом излагаются причины для отмены патента. В тексте указывается отсылки на нормативные документы. При необходимости, приводятся дополнительные ссылки на словари или техническую литературу. Если в возражении цитируются иностранные источники информации, к ним обязательно прилагается перевод на русский язык.
3. Подача возражения в Палату по патентным спорам.
Подготовленные документы направляются на рассмотрение в ППС. К материалам также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины.
4. Назначение заседания по рассмотрению возражения.
Если текст возражения соответствует всем формальным требованиям, ППС назначает дату заседания коллегии. Копия возражения направляется патентообладателю. Как правило, заседание проводится через 6-8 месяцев после подачи возражения.
5. Проведение заседания.
В рассмотрении дела, как правило, участвуют:
– лицо, подавшее возражение (или его представитель),
– патентообладатель (или представитель),
– эксперт патентного ведомства, который рассматривал заявку, и
члены коллегии ППС в составе трех человек.
В процессе заседания коллегия заслушивает мнения сторон, задает вопросы и по результатам принимает решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении возражения.
В случае признания нарушений патент может быть аннулирован как полностью, так и частично. При частичном аннулировании патента на изобретение или полезную модель в независимый пункт формулы вносятся дополнительне признаки зависимых пунктов и выдается новый патент с более узким объемом охраны.
6. Вынесение решения Роспатентом
Спустя несколько месяцев после заседания руководитель Роспатента подписывает окончательное решение в отношении патента.
В случае отмены патента он прекращает свое действие с момента подачи заявки (как будто патентные права не возникали). Если ранее в период действия документа осуществлялось использование запатентованной разработки, оно не признается нарушением патентных прав. Однако все заключенные лицензионные договоры сохраняют свое действие в части уже исполненных обязательств.
Что делать, если ваш патент хотят отменить.
1. При получении возражения необходимо проанализировать представленные аргументы оппонента.
2. Следует представить в ППС письменный ответ на возражение, с подробным обоснованием несостоятельности позиции оппонента
3. Необходимо принять участие в заседании коллегии для отстаивания своей позиции.
4. При аннулировании патента следует оспаривать решение в высшей инстанции.
Вопросы, связанные с оспариванием патентов, имеют множество технических и юридических тонкостей. Для участия в патентных спорах необходима высокая квалификация и большой опыт. Поэтому лучше доверять данную работу профессионалам.
Поможем разрешить патентные споры в вашу пользу
Подготовка и подача возражений и других заявлений
Судебная патентная экспертиза
Представительство в ППС и судах
Большинство причин, которые в дальнейшем смогут послужить основанием для отказа в выдаче патента заявитель может устранить еще до подачи заявки в ФИПС. Требования к оформлению документации и непосредственно составлению самой заявки закреплены в законодательстве. При этом, в случае возникновения сложностей при заполнении отдельных бланков, форм и подготовке самой заявки, лучше обратиться к профессиональным специалистам – патентным поверенным. Особое внимание заявителю необходимо будет уделить изложению формулы изобретения и его описанию, так как по ним будет проводиться проверка признаков патентоспособности. Так же при подготовке заявки целесообразно будет проведение предварительного международного патентно-информационного поиска. Это позволит заранее установить совпадения с уже известными техническими решениями и составить заявку с учетом имеющихся в уровне техники источников информации. Предварительный поиск заявитель может провести как самостоятельно, так и через патентных поверенных.
Если в ходе рассмотрения заявки на выраженное формулой изобретение определено, что заявленное изобретение не относится к объектам, указанным в пункте 5 ст. 1350 ГК РФ, соответствует условиям патентоспособности, содержащимся в ст. 1350 ГК РФ, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, а в ходе рассмотрения заявки на выраженную формулой полезную модель определено, что она соответствует условиям патентоспособности, содержащимся в ст. 1351 ГК РФ, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели, то ФИПС выносит решение о выдаче патента на изобретение/полезную модель.
Если в процессе экспертизы заявки на изобретение/полезную модель установлено, что заявленное техническое решение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки не соответствуют требованиям, то ФИПС выносит решение об отказе в выдаче патента в соответствии со ст. 1387 и 1390 ГК РФ.
Ниже приведены наиболее распространенные причины, по которым заявитель может получить решение об отказе в выдаче патента: предоставление неполного комплекта документов заявителем; наличие недостатков и замечаний, выявленных в форме и содержании представленных бланков; отсутствие полномочий на подачу заявочной документации (для иностранных заявителей); несоответствие полезной модели/изобретения условиям патентоспособности или отсутствие по крайней мере одного из обязательных признаков патентоспособности, предусмотренных законодательством; отсутствие полноты описания заявленного технического решения; отсутствие своевременной и полной оплаты патентных пошлин. Также отказать могут и по иным основаниям, предусмотренным законодательством. Большинство недостатков и замечаний можно устранить непосредственно в процессе рассмотрения заявки. ФИПС обязан направить заявителю официальный запрос с предложением представить дополнительные документы, исправить выявленные замечания, оплатить недостающие пошлины, и в случае их наличия, заявителю необходимо будет своевременно устранить замечания и ответить на запрос, направленный ведомством.
Теперь давайте разберемся, что делать в случае получения отрицательного решения из ФИПС, и какие варианты выхода из сложившейся ситуации предусматривает законодательство.
В соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК РФ решение ФИПС об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение семи месяцев со дня направления им заявителю соответствующего решения или запрошенных в указанном федеральном органе исполнительной власти копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение.
Таким образом, при получении решения об отказе в выдаче патента, в случае полного или частично несогласия заявителя с решением экспертизы, ему необходимо подать возражение в ФИПС об его отмене в срок, не превышающий 7 месяцев с момента получения официального решения. Это решение должно быть мотивированным, т.е. в нем обязательно должны быть обоснованы выводы и аргументы ведомства со ссылкой на доказательства. После проведения анализа содержания уведомления заявителем и принятия решения по оспариванию решения ведомства, заявителю необходимо подать возражение с предоставлением доводов и аргументов, доказывающих неправомерность решения экспертизы, а также оплатить соответствующие пошлины. Так как объем правовой охраны изобретения только еще формируется, то допустимы любые предусмотренные законодательством изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании на дату подачи заявки. Если доводы и аргументы в поддержку патентоспособности заявленного технического решения будут убедительными, то решение будет изменено в пользу заявителя.
Если же ФИПС не примет аргументы обратившегося заявителя, то последний имеет возможность обратиться в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Порядок подачи заявления в этот суд не отличается от других судов, и он отражен в Гражданском процессуальном кодексе РФ.
В завершение хочется отметить, что при получении решения об отказе в выдаче патента заявителю сразу не стоит отчаиваться, необходимо подробно проанализировать уведомление и предоставить свои доводы и аргументы в поддержку патентоспособности заявленного технического решения. Если же заявитель сомневается в правильности составленного возражения, он всегда сможет обратиться к специалистам – патентным поверенным, которые оценят шансы, а также помогут составить возражения по всем требованиям и нормам, предъявляемым законодательством.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/12/19/chto-delat-zayavitelyu-esli-iz-rospatenta-poluchen/
В ФИПС ООО «КА» Касательно патента |
ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ВЫДАЧИ ПАТЕНТА
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ № «…»
16.01.2014 Роспатентом была произведена регистрация промышленного образца ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВОЧНАЯ и был выдан патент № «…» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТФ» («…») по заявке № «…», поданной 14.11.2012 г.
Перечень, приведенный в патенте, описывает промышленный образец следующими основными признаками:
– выполнением в виде плиты фигурной формы, имеющей лицевую и тыльную поверхности;
– выполнением лицевой поверхности с имитацией кладки из горизонтально и вертикально ориентированных каменных блоков прямоугольной формы различной длины и ширины;
– выполнением поверхности каменных блоков с декоративным рельефным оформлением;
– выполнением границ боковых торцевых сторон ступенчатой формы;
– наличием у одной из продольных и одной из боковых сторон кромок, повторяющих рельеф торцевых сторон;
– наличием у другой боковой торцевой стороны кромки, расположенной в верхней части на расстоянии от торцевой стороны;
– наличием на кромке одной из продольных сторон отверстий;
– наличием на тыльной поверхности ребер жесткости, крепежных и монтажных элементов.
Зарегистрированный промышленный образец представляет собой облицовочную панель, применяемую при внешней отделке стен зданий.
Эта регистрация была произведена в нарушение положений пунктов 1 и 4 статьи 1352 ГК РФ (в действующей на момент регистрации редакции ГК РФ):
Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца
1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.
3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.
Согласно «Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец» (Приложение к приказу Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 325) (далее – Регламент), в частности п. 22.5.5. (2.1):
«…»
Существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения – ближайшего аналога, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 настоящего Регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия).
При этом аналогом промышленного образца, согласно п. 9.9.4.2. Регламента признается: «художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца».
До даты приоритета промышленного образца № «…», ООО «КА», использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от правообладателя патента на промышленный образец № «…», художественно-конструкторское решение, характеризующееся существенными признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с аналогичной совокупностью существенных признаков оспариваемого промышленного образца, и вводило его в гражданский оборот на территории РФ, то есть делало сведения о нем общедоступными, в связи с чем, промышленный образец № «…» не может быть признан оригинальным.
В изделии ООО «КА» имитируемая поверхность выполнена в виде композиции разновеликих блоков. При этом блоки выполнены с характерным декоративным рельефным оформлением поверхности.
Промышленный образец № «…» также выполнен в виде тождественной композиции разновеликих блоков. При этом блоки выполнены со сходным до степени смешения характерным декоративным рельефным оформлением поверхности, которые отличаются только поворотом каждого блока на 180 градусов, и с обменом положения двух нижних блоков между собой.
Таким образом, промышленный образец по патенту № «…», ни по композиции взаимного размещения имитируемых каменных блоков, ни по характерному декоративному рельефному оформлению поверхности блоков, не является оригинальным, поскольку изделия аналогичного назначения со сходным до степени смешения характерным декоративным рельефным оформлением поверхности блоков и тождественной композицией их взаимного расположения вводились ООО «КА» в гражданский оборот задолго до даты приоритета этого промышленного образца.
«…»
Факт изготовления и поставки изделий, содержащих указанные сходные до степени смешения существенные признаки, которые определяют внешний вид изделия, подтверждаются следующими доказательствами:
1) Договор поставки № ТЗ/081-2 от 19.03.2008 г., заключенный между ООО «КА» и ООО «ЭЛ» (Приложение 1).
2) Приложение № 1 от 19.03.2008 г., к указанному договору, в котором отражены поставляемые ООО «КА» изделия, изображения которых соответствуют изображениям промышленного образца, защищенных патентом № «…» (Приложение 2).
3) Протокол согласования цены от 01.08.2008 (Приложение № 2 к договору поставки № ТЗ/081-2 от 01 августа 2008 г. между ООО «КА» и ООО «ЭЛ»), в котором содержатся изображения изделий ООО «КА» (Приложение 3).
4) Товарные накладные (Приложение 4), подтверждающие факт поставки изделий ООО «ЭЛ» в 2008 г. и фактическое исполнение указанного договора, в том числе:
№000629 от 24.04.2008 г., №000645 от 25.04.2008 г., №001098 от 23.06.2008 г., №001496 от 12.08.2008 г., №001633 от 18.09.2008 г., №001884 от 25.12.2008 г., №001891 от 29.12.2008 г.
5) Платежные поручения (Приложение 5), подтверждающие факт оплаты изделий ООО «ЭЛ» в 2008 г. и фактическое исполнение договора поставки изделий, имеющих существенные признаки, обусловленные творческим характером совпадающие с особенностями промышленного образца по патенту № «…», включая:
№1 от 25.04.2008 г., №4 от 25.04.2005 г., №22 от 16.06.2008 г., №43 от 11.08.2008г., №56 от 18.09.2008 г., №91 от 24.12.2008 г., №93 от 29.12.2008 г.
6) Счета (Приложение 6), выставленные Истцу покупателем – ООО «ЭЛ» за поставку спорных изделий, в том числе:
№001455 от 24.04.08, №001457 от 24.04.08, №001705 от 14.06.08, №001974 от 06.08.08, №002075 от 17.09.08, №002241 от 24.12.08, №002247 от 29.12.08 г.
7) Факт создания ООО «КА» указанных изделий также подтверждаются договором купли-продажи термопластавтомата № 11210 от 04.06.2008 г., заключенном между ООО «КА» и ООО «М» (Приложение 7). Согласно указанному договору ООО «КА» приобрело термопластавтомат ND-500, изготовленный компанией «ВП Ко. Лтд.» (WP Cо., Ltd,), предназначенный для выпуска изделий, содержащих художественно-конструкторское решение, характеризующееся существенными признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с аналогичной совокупностью существенных признаков оспариваемого промышленного образца.
8) 16 июня 2008 г. в рамках договора поставки были проведены приемные испытания оборудования, осуществлен выпуск контрольных образцов изделий «Сайдинг Л», которые были опломбированы надлежащим образом (Приложение 8).
«…»
Таким образом, представленными материалами доказано, что выдача патента на промышленный образец № «…» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТФ» по заявке № «…», поданной 14.11.2012 г. была произведена неправомерно, поскольку заявляемое художественно-конструкторское решение не соответствовало критерию охраноспособности промышленного образца «оригинальность», ввиду введения ООО «КА» в гражданский оборот в РФ, до даты подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец № «…», облицовочных панелей, выполненных с существенными признаками, совокупность которых сходна до степени смешения с аналогичной совокупностью существенных признаков оспариваемого промышленного образца № «…».
Просим Вас признать недействительной предоставление правовой охраны промышленному образцу № «…» в связи с допущенным при экспертизе нарушением требований законодательства.
Представитель
ООО «КА»
Куликова О.С.