В отношении полезной модели проводится только формальная экспертиза

В соответствии с определением, закрепленным в Гражданском кодексе РФ [“Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)” от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014)], полезная модель – это «техническое решение, относящееся к устройству».

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. «Новизна» полезной модели предполагает, что совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. «Промышленная применимость» полезной модели означает возможность ее использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Однако, наличия указанных признаков, самих по себе, недостаточно: для признания и охраны прав на полезную модель необходим патент. Чтобы получить патент, необходимо оформить заявку и подать ее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности – Роспатент. Далее по заявке проводится экспертиза, и уже по ее результатам выносится решение о выдаче (или невыдаче) патента. Патент на полезную модель действует десять лет.

Гражданским кодексом предъявляются некоторые общие требования к заявке на полезную модель. Так, в соответствии со ст. 1376, заявка должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению (нужно отразить в отдельности), ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

Требования к содержанию заявки на полезную модель «симметричны» требованиям к содержанию заявки на изобретение.

Конкретные требования к заявке, к прилагаемым документам, к подаче заявки установлены особым Административным регламентом [Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 326 “Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель” (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2008 N 12977)], а также Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель [Приказ Роспатента от 31.12.2009 N 196 “Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель”]

Необходимо отметить, что в положения Гражданского кодекса, касающиеся оформления и действия прав на полезные модели, в последние несколько лет были внесены существенные изменения, в первую очередь, Федеральным законом N 35-ФЗ [Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”]. В соответствии со статьей 7 Закона, он  в силу с 1 октября 2014 года, за исключением ряда других положений, вступающих в силу в более поздние сроки. Так, с 1-го января 2015 года срок действия исключительного права на полезную модель продлению не подлежит. Согласно прежней редакции кодекса, срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента мог, по заявлению патентообладателя, быть продлен Роспатентом – не более чем на три года.

Среди наиболее важных для заявителей и правообладателей изменений – нововведения, касающиеся оформления и экспертизы заявки на полезную модель.

Так, новая редакция статьи 1390 Гражданского кодекса («Экспертиза заявки на полезную модель») гласит, что по заявке на полезную модель, во-первых, проводится формальная экспертиза (в процессе которой проверяются наличие требуемых по законодательству документов и их соответствие установленным требованиям), а также, при положительном результате формальной экспертизы, экспертиза по существу, которая включает в себя: проверку соответствия требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Гражданского кодекса (не объекты патентных прав), и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 (техническое решение, относящееся к устройству), пунктами 5 и 6 статьи 1351 (исключения из правовой охраны); проверку достаточности раскрытия сущности; информационный поиск; проверку соответствия заявленной полезной модели условиям новизны и промышленной применимости. Соответственно, решение о выдаче патента на полезную модель будет принято, если в результате экспертизы заявки по существу будет установлено, что модель соответствует всем предъявляемым законодательством требованиям, сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Предыдущая редакция данной статьи ГК, действовавшая до вступления в силу изменений, гласила «…По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов,… их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели,…а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.»

Соответственно, в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель в связи с этим отмечалось: «Особенность экспертизы заявки на полезную модель состоит в том, что в отличие от экспертизы заявки на изобретения, включающей в соответствии с Кодексом два этапа – формальную экспертизу, предусмотренную статьей 1384 Кодекса, и экспертизу по существу, предусмотренную статьей 1386 Кодекса, экспертиза заявки на полезную модель проводится в один этап и не подразделяется на формальную экспертизу и экспертизу по существу. Вместе с тем экспертиза заявки на полезную модель включает как элементы формальной экспертизы заявки, … так и элементы экспертизы заявки по существу…»

Как было сказано в пояснительной записке к законопроекту [Пояснительная записка “К проекту Федерального закона “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации], «…отсутствие обязательной процедуры проверки патентоспособности полезной модели в настоящее время влечет рост числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок.»

Следовательно, как мы видим, произошел отказ от упрощенной процедуры предоставления правовой охраны для полезной модели. С уверенностью можно сказать, что до 1 октября 2014 г. получить патент на полезную модель было гораздо проще, сейчас же увеличилось количество причин, по которым патент на полезную модель может быть так и не выдан. В практическом плане это означает, что Роспатент, при рассмотрении заявки, будет тщательно проверять следующее (как было отмечено в докладе Ю.С. Зайцева, заведующего отделением физики и прикладной механики ФИПС, на тему «Практика отнесения заявленного в качестве полезной модели решения к устройству»):

–       указание назначения;

–       наличие совокупности существенных признаков, необходимых для решения указанной в описании технической проблемы и получения указанного технического результата;

–       сведения, подтверждающие получение указанного в описании технического результата при осуществлении изобретения или полезной модели, если это не очевидно;

–       примеры осуществления изобретения или полезной модели в частных случаях его выполнения или использования, показывающие возможность получения указанного технического результата, если признаки изобретения или полезной модели сформулированы с использованием общих понятий;

–       раскрытие средств и методов, использование которых позволяет осуществить изобретение или полезную модель в том виде, как оно/она охарактеризовано в формуле.

В целом, можно сказать, что очевидна тенденция к сближению правовой охраны полезной модели с правовой охраной изобретения, и сближение процессов экспертиз заявок – не единственное проявление такой тенденции. Так, положение об уровне техники было изложено Законом 2014 г. N 35-ФЗ так: уровень техники включает в себя сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а также все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. В прежней редакции части указывалось, что уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в России, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. Таким образом, ранее существовавшее ограничение включения в уровень техники сведений об открытом применении известного технического средства только на территории Российской Федерации отменено, и в 2014 г. в РФ введена так называемая «абсолютная мировая новизна» для модели, тогда как ранее действовала «относительная мировая новизна». 

Кроме того, Законом 2014 г. введен новый пункт 5 ст. 1351, который отсылает к перечню объектов, которые нельзя отнести к полезным моделям (и которые нельзя отнести к изобретениям), но только  если заявка на выдачу патента на полезную модель касается указанных объектов, как таковых.  Следовательно, исключение правовой охраны некоторых результатов интеллектуальной деятельности ограничено: оно не действует, если неохраноспособное решение сочетается с охраноспособным.

Статья 1351 также дополнена новым пунктом 6, согласно которому не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели «сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, т.е. способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.»

Наконец, в соответствии с пунктом 1 ст. 1376 ГК РФ,  заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели. Следовательно, исключена возможность патентования группы полезной модели в одной заявке.

Как мы видим, нововведения 2014 года – такие как введение экспертизы полезной модели по существу, «абсолютная мировая новизна», запрет на регистрацию группы полезных моделей, невозможность продления срока правовой охраны – ужесточают требования к оформлению и действию прав на полезную модель, сближая правовой режим ее охраны с режимом охраны изобретений. Это позволяет сократить случаи злоупотребления правом на получение патента, однако, с другой стороны, для добросовестных заявителей получить патент также стало гораздо сложнее.

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает:

информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;

проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 настоящего Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.

Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

3. При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2 – 5 статьи 1384, пунктом 6 статьи 1386, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

4. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.