В отношении полезной модели проводится формальная экспертиза

В соответствии с определением, закрепленным в Гражданском кодексе РФ [“Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)” от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014)], полезная модель – это «техническое решение, относящееся к устройству».

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. «Новизна» полезной модели предполагает, что совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. «Промышленная применимость» полезной модели означает возможность ее использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Однако, наличия указанных признаков, самих по себе, недостаточно: для признания и охраны прав на полезную модель необходим патент. Чтобы получить патент, необходимо оформить заявку и подать ее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности – Роспатент. Далее по заявке проводится экспертиза, и уже по ее результатам выносится решение о выдаче (или невыдаче) патента. Патент на полезную модель действует десять лет.

Гражданским кодексом предъявляются некоторые общие требования к заявке на полезную модель. Так, в соответствии со ст. 1376, заявка должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению (нужно отразить в отдельности), ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

Требования к содержанию заявки на полезную модель «симметричны» требованиям к содержанию заявки на изобретение.

Конкретные требования к заявке, к прилагаемым документам, к подаче заявки установлены особым Административным регламентом [Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 326 “Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель” (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2008 N 12977)], а также Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель [Приказ Роспатента от 31.12.2009 N 196 “Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель”]

Необходимо отметить, что в положения Гражданского кодекса, касающиеся оформления и действия прав на полезные модели, в последние несколько лет были внесены существенные изменения, в первую очередь, Федеральным законом N 35-ФЗ [Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”]. В соответствии со статьей 7 Закона, он  в силу с 1 октября 2014 года, за исключением ряда других положений, вступающих в силу в более поздние сроки. Так, с 1-го января 2015 года срок действия исключительного права на полезную модель продлению не подлежит. Согласно прежней редакции кодекса, срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента мог, по заявлению патентообладателя, быть продлен Роспатентом – не более чем на три года.

Среди наиболее важных для заявителей и правообладателей изменений – нововведения, касающиеся оформления и экспертизы заявки на полезную модель.

Так, новая редакция статьи 1390 Гражданского кодекса («Экспертиза заявки на полезную модель») гласит, что по заявке на полезную модель, во-первых, проводится формальная экспертиза (в процессе которой проверяются наличие требуемых по законодательству документов и их соответствие установленным требованиям), а также, при положительном результате формальной экспертизы, экспертиза по существу, которая включает в себя: проверку соответствия требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Гражданского кодекса (не объекты патентных прав), и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 (техническое решение, относящееся к устройству), пунктами 5 и 6 статьи 1351 (исключения из правовой охраны); проверку достаточности раскрытия сущности; информационный поиск; проверку соответствия заявленной полезной модели условиям новизны и промышленной применимости. Соответственно, решение о выдаче патента на полезную модель будет принято, если в результате экспертизы заявки по существу будет установлено, что модель соответствует всем предъявляемым законодательством требованиям, сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Предыдущая редакция данной статьи ГК, действовавшая до вступления в силу изменений, гласила «…По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов,… их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели,…а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.»

Соответственно, в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель в связи с этим отмечалось: «Особенность экспертизы заявки на полезную модель состоит в том, что в отличие от экспертизы заявки на изобретения, включающей в соответствии с Кодексом два этапа – формальную экспертизу, предусмотренную статьей 1384 Кодекса, и экспертизу по существу, предусмотренную статьей 1386 Кодекса, экспертиза заявки на полезную модель проводится в один этап и не подразделяется на формальную экспертизу и экспертизу по существу. Вместе с тем экспертиза заявки на полезную модель включает как элементы формальной экспертизы заявки, … так и элементы экспертизы заявки по существу…»

Как было сказано в пояснительной записке к законопроекту [Пояснительная записка “К проекту Федерального закона “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации], «…отсутствие обязательной процедуры проверки патентоспособности полезной модели в настоящее время влечет рост числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок.»

Следовательно, как мы видим, произошел отказ от упрощенной процедуры предоставления правовой охраны для полезной модели. С уверенностью можно сказать, что до 1 октября 2014 г. получить патент на полезную модель было гораздо проще, сейчас же увеличилось количество причин, по которым патент на полезную модель может быть так и не выдан. В практическом плане это означает, что Роспатент, при рассмотрении заявки, будет тщательно проверять следующее (как было отмечено в докладе Ю.С. Зайцева, заведующего отделением физики и прикладной механики ФИПС, на тему «Практика отнесения заявленного в качестве полезной модели решения к устройству»):

–       указание назначения;

–       наличие совокупности существенных признаков, необходимых для решения указанной в описании технической проблемы и получения указанного технического результата;

–       сведения, подтверждающие получение указанного в описании технического результата при осуществлении изобретения или полезной модели, если это не очевидно;

–       примеры осуществления изобретения или полезной модели в частных случаях его выполнения или использования, показывающие возможность получения указанного технического результата, если признаки изобретения или полезной модели сформулированы с использованием общих понятий;

–       раскрытие средств и методов, использование которых позволяет осуществить изобретение или полезную модель в том виде, как оно/она охарактеризовано в формуле.

В целом, можно сказать, что очевидна тенденция к сближению правовой охраны полезной модели с правовой охраной изобретения, и сближение процессов экспертиз заявок – не единственное проявление такой тенденции. Так, положение об уровне техники было изложено Законом 2014 г. N 35-ФЗ так: уровень техники включает в себя сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а также все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. В прежней редакции части указывалось, что уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в России, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. Таким образом, ранее существовавшее ограничение включения в уровень техники сведений об открытом применении известного технического средства только на территории Российской Федерации отменено, и в 2014 г. в РФ введена так называемая «абсолютная мировая новизна» для модели, тогда как ранее действовала «относительная мировая новизна». 

Кроме того, Законом 2014 г. введен новый пункт 5 ст. 1351, который отсылает к перечню объектов, которые нельзя отнести к полезным моделям (и которые нельзя отнести к изобретениям), но только  если заявка на выдачу патента на полезную модель касается указанных объектов, как таковых.  Следовательно, исключение правовой охраны некоторых результатов интеллектуальной деятельности ограничено: оно не действует, если неохраноспособное решение сочетается с охраноспособным.

Статья 1351 также дополнена новым пунктом 6, согласно которому не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели «сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, т.е. способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.»

Наконец, в соответствии с пунктом 1 ст. 1376 ГК РФ,  заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели. Следовательно, исключена возможность патентования группы полезной модели в одной заявке.

Как мы видим, нововведения 2014 года – такие как введение экспертизы полезной модели по существу, «абсолютная мировая новизна», запрет на регистрацию группы полезных моделей, невозможность продления срока правовой охраны – ужесточают требования к оформлению и действию прав на полезную модель, сближая правовой режим ее охраны с режимом охраны изобретений. Это позволяет сократить случаи злоупотребления правом на получение патента, однако, с другой стороны, для добросовестных заявителей получить патент также стало гораздо сложнее.

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает:

информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;

проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 настоящего Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.

Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 — 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

3. При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2 — 5 статьи 1384, пунктом 6 статьи 1386, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

4. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.

Комментарий к Ст. 1390 ГК РФ

1. Комментируемая статья содержит общие положения об экспертизе заявки на полезную модель.

При экспертизе заявки на полезную модель проверяются:

1) наличие документов заявки на полезную модель (заявление о выдаче патента; описание полезной модели; формула полезной модели; чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; реферат);

2) соответствие документов заявки установленным требованиям;

3) соблюдение требования единства полезной модели (см. комментарий к п. 1 ст. 1376 ГК); а также

4) относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

При проверке определяется, не лишено ли заявленное предложение патентной охраны. Для этого устанавливается, не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали).

Если заявленное предложение не относится к указанным объектам, проверяется, может ли оно быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели.

Кроме того, при экспертизе заявки на полезную модель проверяются:

— соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;

— соблюдение порядка подачи заявки, наличия, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;

— правильность классифицирования полезной модели по Международной патентной классификации, осуществленного заявителем (или произведено ли такое классифицирование, если этого не сделано заявителем);

— дополнительные материалы, если такие материалы представлены заявителем, в том числе не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленной полезной модели и соблюден ли установленный порядок их представления.

В процессе экспертизы не проверяется соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности (новизна и промышленная применимость). Это свидетельствует о явочной системе экспертизы заявок на полезные модели, которая проводится по формальным требованиям без анализа технической сущности полезной модели.

По этой причине в Концепции развития гражданского законодательства РФ отмечено следующее. Отсутствие обязательной процедуры проверки патентоспособности полезной модели на практике влечет значительное число споров между обладателями прав на тождественные модели. Заметна также тенденция роста числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок. В целях предупреждения подобного поведения предлагается ввести правило о том, что защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя).

———————————
Утверждена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные п. 2, 4 и 5 ст. 1384, п. 2 и 3 ст. 1387, ст. 1388 и 1389 ГК РФ (см. комментарии к указанным статьям).

2. Целью информационного поиска является определение уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность заявленной полезной модели. Информационный поиск проводится по ходатайству заявителей и третьих лиц при условии соответствующей оплаты.

Заявитель уведомляется о поступлении ходатайства третьего лица, в соответствии с которым проводится информационный поиск.

Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая отозвана, или признана отозванной, или по которой вынесено решение об отказе в выдаче патента, то лицу, подавшему ходатайство, сообщается о невозможности его удовлетворения.

По завершении информационного поиска отчет о нем направляется заявителю, подавшему ходатайство.

По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству третьего лица, отчет о нем направляется третьему лицу, подавшему ходатайство, не ранее публикации сведений о выдаче патента.

Для характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.

Роспатент проводит информационный поиск не менее чем в объеме следующих документов с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.:

— официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР;

— описания к охранным документам СССР и Российской Федерации;

— описания к евразийским патентам;

— заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;

— опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

— патентная документация США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

— издания непатентной литературы по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска. В объем информационного поиска могут быть также включены сведения о применении в Российской Федерации средств того же назначения, что и полезная модель.

В отчете об информационном поиске указываются:

— номер заявки, по которой проведен информационный поиск;

— дата подачи заявки в Роспатент;

— индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленной полезной модели;

— название полезной модели, в отношении которой проведен информационный поиск;

— индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;

— приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, с указанием их релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы, с указанием релевантных частей, к которым относится ссылка;

— категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ST.14 ВОИС. Один и тот же документ может быть указан с различными категориями релевантности по отношению к разным пунктам формулы;

— дата завершения информационного поиска.

Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются Минобрнауки России.

3. Пункт 3 комментируемой статьи содержит положения о правовых последствиях отсутствия в формуле полезной модели, предложенной заявителем, признаков, отсутствовавших:

— на дату подачи заявки в описании полезной модели;

— в формуле полезной модели, если заявка на полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу.

При наступлении одного из указанных обстоятельств Роспатент направляет заявителю запрос с предложением исключить указанные признаки из формулы.

В этом случае применяется общее правило о том, что дополнительные материалы к заявке не должны изменять сущность заявленного решения.

4. В п. 4 комментируемой статьи содержатся общие положения о решениях Роспатента о выдаче патента и об отказе в выдаче патента.

4.1. Если в результате экспертизы установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, содержит все необходимые документы и эти документы оформлены с соблюдением требований к ним, принимается решение о выдаче патента на полезную модель с формулой, предложенной заявителем, с указанием даты подачи и установленного приоритета полезной модели, если испрашивался более ранний приоритет.

В решении о выдаче патента указывается, что патент выдается без проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности.

4.2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявляемое решение не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, принимается решение об отказе в выдаче патента.

К таким решениям относятся:

— технические решения, не относящиеся к устройству;

— решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

— топологии интегральных микросхем.

В случае когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели, либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт.

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении может быть отмечена принципиальная охраноспособность предложений, охарактеризованных в других пунктах формулы, если это установлено в процессе экспертизы.

Кроме того, решение об отказе в выдаче патента на полезную модель принимается, если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на объект, который исключен из объектов патентных прав (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали).

5. Заявка на полезную модель может содержать сведения, составляющие государственную тайну. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, а также положения о засекречивании таких сведений содержатся в ст. 5 Закона о государственной тайне.

Если в процессе рассмотрения заявки будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном порядке.

При этом заявителю сообщается о невозможности получения по такой заявке патента на полезную модель.

Правовые последствия засекречивания документов заявки заключаются в том, что заявитель может:

— отозвать заявку на полезную модель;

— преобразовать заявку на полезную модель в заявку на секретное изобретение.

Роспатент приостанавливает рассмотрение такой заявки до получения от заявителя одного из вышеуказанных решений или до рассекречивания заявки.

Вышеуказанные правовые последствия наступают вследствие того, что полезным моделям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана не предоставляется (п. 3 ст. 1349 ГК).