Судебная практика патент на полезную модель
Законы и кодексы » Гражданский кодекс Российской Федерации — часть четвертая » Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации » Глава 72. Патентное право » § 2. Патентные права » Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец » Дело NС01-810/2015 по делу N А40-175814/2013. О защите исключительных прав на полезную модель и взыскании компенсации за незаконное использование патента РФ.
СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. по делу N А40-175814/2013
История рассмотрения дела
Резолютивная часть постановления оглашена 22 сентября 2015 года
Решение в полном объеме изготовлено 28 сентября 2015 года
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего Васильевой Т.В.,
судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
индивидуального предпринимателя Екимова Станислава Владимировича (Москва, ОГРН 308770000270542)
на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2015 по делу N А40-175814/2013 (судья Хатыпова Р.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2015 (судьи Расторгуев Е.Б., Валиев В.Р., Трубицын А.И.) по тому же делу
по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Екимова Станислава Владимировича
к индивидуальному предпринимателю Кошкину Сергею Сергеевичу (Москва, ОГРН 305770002846902)
о защите исключительных прав на полезную модель и взыскании компенсации,
при участии в судебном заседании:
от истца: Филиппова И.А. (по доверенности от 25.03.2014),
от ответчика: Чейшвили М.З. (по доверенности от 20.05.2015)
установил:
индивидуальный предприниматель Екимов Станислав Владимирович (далее – ИП Екимов С.В.) обратился в Арбитражный суд города Москвы с требованиями:
– о запрете изготовления, применения, предложения к продаже, в том числе на интернет-сайте www.inoinoi.ru, администратором которого является ИП Кошкин С.С., продажи и иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта – инфракрасного нагревателя, в котором использована полезная модель по патенту N 113625 “Керамический инфракрасный нагреватель для инфракрасной кабины (сауны)”,
– об изъятии из оборота контрафактной продукции;
– о взыскании с ИП Кошкина С.С. в пользу ИП Екимова С.В. компенсации за незаконное использование патента Российской Федерации N 113625 в размере 120 000 руб., а также о взыскании судебных расходов.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2015 решение суда оставлено без изменения.
Не согласившись с принятыми судебными актами, ИП Екимов С.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит принятые судебные акты отменить и передать дело на новое рассмотрение.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы.
Представитель ответчика просил оставить оспариваемые судебные акты без изменения, считая их обоснованными и соответствующими закону, изложив свою правовую позицию в отзыве.
Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 , 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения и постановления , а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно них, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и установлено судами, ИП Екимов С.В. является правообладателем полезной модели по патенту Российской Федерации N 113625 “Керамический нагреватель для инфракрасных кабин (саун)” с датой приоритета от 03.11.2011, со следующей формулой – керамический инфракрасный нагреватель для инфракрасной кабины (сауны), состоящий из корпуса, нагревательного элемента и защитной сетки, отличающийся тем, что корпус нагревателя выполнен совместно с отражателем в виде единой конструкции, и химически обработанный для получения матовой поверхности, с защитной сеткой и декоративными пластинами, закрывающими изоляторы нагревательного элемента.
По утверждению истца ответчик без его согласия рекламирует, изготавливает, предлагает к продаже и продает оборудование для инфракрасной сауны, включающее керамические инфракрасные нагреватели, изготовленные по патенту на полезную модель N 113625.
Истцом в материалы дела представлена товарная накладная N 697 от 15.07.2013, которой подтверждается факт приобретения истцом у ответчика комплекта оборудования, включающего 6 нагревателей.
ИП Кошкин С.С. также является правообладателем полезной модели по патенту Российской Федерации N 132291 “Инфракрасный нагреватель” с датой приоритета от 14.01.2013 со следующей формулой: инфракрасный нагреватель, состоящий из отражателя, нагревательного элемента, защитной сетки и защитных пластин, отличающийся тем, что отражатель выполнен керамикоподобным покрытием и имеет трапециевидный профиль.
С целью установления факта использования принадлежащей истцу полезной модели N 113625 в нагревателях, производимых и реализуемых ответчиком, судом первой инстанции определением от 04.04.2014 назначена комплексная судебная экспертиза.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции правомерно руководствовался положениями статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 “Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности”, согласно которым при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.
Если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции палаты по патентным спорам.
При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.
Как верно указано судами при рассмотрении настоящего дела, истцом не представлено доказательств зависимости патента ответчика от патента истца. Выводы экспертов также не свидетельствуют об этом. Соответствующего решения Роспатента о зависимости патента ответчика от патента истца не имеется.
Суд кассационной инстанции считает, что судами верно были установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела, правильно определены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, представленные сторонами доказательства полно и всесторонне исследованы и оценены в соответствии с требованиями статей 71 , 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Доводы, изложенные в кассационной жалобе, в том числе относительно процессуальных нарушений, имевших место по мнению представителя истца при оценке заключения экспертизы и отклонении ходатайства о проведении дополнительной экспертизы, повторяют доводы апелляционной жалобы, которым судом апелляционной инстанции дана надлежащая правовая оценка. Несогласие заявителя с этой правовой оценкой не свидетельствует о нарушениях, допущенных судами.
Доводы кассационной жалобы о неприменении судами норм материального права – статьи 1362 ГК РФ, на необходимость применения которых указывают судебные эксперты в своем заключении, также несостоятельны, так как во-первых, в заключении экспертизы не содержится таких указаний, а во-вторых, нормы права, подлежащие применению при рассмотрении дела, в соответствии с частью 1 статьи 133 , частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливаются судом, а не экспертом. Кроме того, заключение экспертизы является лишь одним из доказательств по делу, которое в соответствии с частями 4 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивается наряду и в совокупности с другими доказательствами, при этом никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
Оценка заключению экспертизы дана судами в соответствии с положениями главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для переоценки выводов судов у суда кассационной инстанции не имеется.
Оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не усматривается.
С учетом изложенного кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
Судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 286 , 287 , 288 , 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2015 по делу N А40-175814/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий
Т.В.ВАСИЛЬЕВА
Судьи
Д.А.БУЛГАКОВ
В.В.ГОЛОФАЕВ
История рассмотрения дела
Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. При этом имеет место ряд ключевых моментов, которые объединяют такого рода судебные процессы.
В принципе в существующем законодательстве имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В частности, в этот перечень включены следующие требования:
- запрет предлагать к продаже, продавать и осуществлять иные действия, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;
- уничтожение спорных изделий за счет ответчика;
- взыскание убытков или компенсации.
При выборе между убытками и компенсацией необходимо определить наиболее эффективную меру гражданско-правовой ответственности.
В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) статья 1406.1, нормы которой регулируют порядок взыскания компенсации за нарушение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, была включена относительно недавно. Положения указанной статьи действуют с 1 января 2015 года . Тем не менее до указанной даты рассматриваемый правовой институт действовал в отношении нарушения прав на товарный знак, поэтому к настоящему времени судебная практика сформировалась в достаточном объеме, чтобы с определенной степенью вероятности можно было прогнозировать результаты рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение патентных прав.
Для выяснения вопроса эффективности соответствующей меры необходимо отметить, что положения статьи 1406.1 ГК РФ допускают два варианта расчета компенсации:
1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, что определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
Из текста нормы следует одно очевидное преимущество компенсации перед убытками. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара). Этот вопрос неоднократно обсуждался в научном сообществе. Например, до вступления в силу нормы статьи 1406.1 ГК РФ состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, на котором было высказано суждение о праве суда просить у истца предоставить «какое-либо «обоснование» того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца «расчетов» или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых» . Тем не менее такое преимущество компенсации не означает, что ее размер может быть произвольным.
Так, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 января 2014 года по делу № А57-9777/2012, указал на то, что «размер компенсации не может быть указан безотносительно к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий правонарушения. Указанная санкция носит компенсационный характер и с очевидностью направлена на восстановление имущественных интересов пострадавшего от правонарушения лица, не может иметь целью обогащение последнего».
Вместе с тем на практике подобные высказывания вышестоящих судов приводят к значительному судейскому усмотрению в отношении размера присуждаемой суммы в обозначенном законом диапазоне. Как правило, сумма удовлетворенной компенсации не превышает 300–500 тысяч рублей .
Учитывая столь существенную неопределенность в установлении размера компенсации, ее преимущества по сравнению с убытками становятся не столь очевидным. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ убытки включают реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).
В отличие от компенсации при рассмотрении исковых требований об убытках истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения, в частности:
- противоправное поведение (нарушение обязательства);
- наличие убытков (их размер);
- наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;
- наличие вины причинителя вреда (убытков).
Вместе с тем суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению. Как правило, правообладатели предъявляют к нарушителям требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды исходя из суммы неполученного лицензионного вознаграждения по аналогичным договорам .
Следующий ключевой вопрос для любого судебного процесса по защите патентных прав связан со сбором доказательств. Учитывая особенности споров о защите объектов исключительных прав, значительное внимание необходимо уделить фиксации факта приобретения изделия, при изготовлении которого, по мнению истца, использованы все признаки независимой формулы патента. Товар будет необходим для передачи его на последующую экспертизу. Следовательно, ни у суда, ни у эксперта не должно возникнуть сомнений в том, что спорное изделие приобретено именно у истца или им произведено.
В существующем законодательстве отсутствуют какие-либо требования к порядку оформления закупки спорного изделия. Вместе с тем в судебной практике сформировался подход, при котором товар для экспертизы приобретается с фиксацией этого обстоятельства нотариусом или представителем территориальной торгово-промышленной палаты. Однако в некоторых случаях приобретение изделия невозможно в силу разных причин, например в связи с высокой стоимостью оборудования как в случае с элементами заводских поточных линий, оборудования связи и т. д. В такой ситуации проведение экспертизы возможно по документам (технические паспорта, схемы, чертежи). В тех случаях когда ответчик отказывается предоставить соответствующие материалы для проведения экспертизы, они могут быть получены с помощью судебного запроса. Но истребование документов в судебном порядке возможно не только у ответчика. Как правило, сложное оборудование проходит систему сертификации, то есть документы могут быть получены из соответствующих сертификационных центров.
Помимо указанных организаций, доказательственная база может быть сформирована в том числе посредством направления судебного запроса в территориальные органы Федеральной таможенной службы и другие организации, в чьи полномочия входят надзор и контроль за соответствующей отраслью экономики.
Помимо указанных способов получения материалов, интересным является способ, обозначенный в статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (обеспечение доказательств судом). Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.
Так, в 2014 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело № А45-7805/2013, при разрешении которого суды нижестоящих инстанций не применили указанную статью, несмотря на заявление со стороны истца . Суть дела заключалась в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд в связи с нарушением его прав использованием в изделиях ответчика (деревянные кии) патента истца. В целях фиксации факта реализации соответствующего товара ответчиком истец обратился в суд с заявлением об осмотре сайта. В удовлетворении заявления истцу было отказано. По мнению суда первой инстанции, истец фактически просил суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований, что к обязанностям суда не относится. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассматривая дело, Арбитражный суд Новосибирской области провел осмотр сайта, на котором были размещены фотографии соответствующей продукции и удовлетворил требования истца в полном объеме.
Однако в некоторых случаях даже помощь суда не позволяет компенсировать недостаток документов для судебной экспертизы. Например, ответчик отказывается даже по запросу суда представить необходимый документ, и у истца нет возможности получить его от иного лица. В этом случае для защиты прав истца можно использовать позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженную в деле № А56-1486/2010 . В этом процессе суд сделал вывод о том, что нежелание ответчика представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Но такая точка зрения встречается не только в арбитражных судах согласна с исправлениями, суды общей юрисдикции также применяют такую позицию.
Например, Московский городской суд при рассмотрении требований в деле № 33-104 назначил судебную экспертизу . Эксперт должен был ответить на вопросы об использовании при изготовлении изделия патента, принадлежащего истцу. Для выяснения этого вопроса эксперту необходимо определить наличие или отсутствие каждого признака независимой формулы патента в спорном изделии. Однако в рассматриваемом деле эксперту не хватило материалов для вывода о наличии или отсутствии ряда признаков в спорном изделии. Ответчик отказался представить необходимые документы. Суд истолковал возникшие сомнения в пользу истца и удовлетворил иск. Таким образом, и в судах общей юрисдикции поддерживается соответствующая позиция о том, что отказ или уклонение стороны процесса от участия в установлении фактов, необходимых для разрешения спора, приводит к негативным для нее последствиям. представления документов, необходимых для установления фактов.
Следующим важным вопросом, часто возникающим в судебной практике, является интерпретация судом противоположных выводов судебной экспертизы. Проблема актуальна для случаев, когда суд решил назначить одновременно две судебные экспертизы. Как правило, в подобной ситуации назначается повторная экспертиза . Однако встречаются и судебные акты, в которых суды оценивают выводы (вариант: Однако в некоторые суды оценивают выводы) согласна с вариантом экспертизы с применением законов формальной логики. Например, в деле № А40-156272/2013 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2014 г. эксперты разошлись во мнении относительно наличия в спорном изделии (лекарстве) такого признака независимой формулы патента, как «оптическая чистота». Не имея соответствующие специальные знания, суд тем не менее сделал вывод об отсутствии соответствующего признака формулы и в удовлетворении иска отказал. Рассуждения суда сводились к тому, что признак «уровень оптической чистоты» более 99,8 процента соответствует признаку новизны и изобретательскому уровню, поскольку на изобретение выдан патент.
В спорном изделии уровень оптической чистоты соответствует 99,46–99,58 процента. Если бы технический результат был равен в обоих случаях, то решение не было бы запатентовано в качестве изобретения, так как в нем не достигался бы изобретательский уровень.
Безусловно, стратегия по делу не исчерпывается применением перечисленных приемов. Но, несмотря на неопределенность некоторых аспектов доказывания факта нарушения патентных прав, можно сделать однозначный вывод о том, что в судебной практике выработано достаточно подходов для формирования успешной стратегии ведения споров о защите патентных прав.
Обращайтесь
к профессионалам!
Другие материалы автора
21.12.2018
Юристам: использование общеизвестных товарных знаков. Проблемные вопросы
Производители товаров, завоевавшие доверие потребителей благодаря высокому качеству предлагаемых продуктов и зарекомендовавшие себя в качестве надежных участников рыночных отношений, вынуждены вести постоянную борьбу с так называемыми подражателями, стремящимися заработать на имидже известных компаний.
Товарный знак
для вашего бизнеса
Краткое руководство по товарному знаку как основному элементу брендинга вашей компании