Срок проведения экспертизы по существу на полезную модель
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 п. 1 ст. 1390 излагается в новой редакции (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).
1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.
При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает:
информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;
проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.
Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 настоящего Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.
Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.
4. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.
Открыть полный текст документа
Экспертиза заявки на изобретение и полезную модель
Формальная экспертиза
На этапе формальной экспертизы проверяется наличие всех документов, а также правильность их оформления. В случае, если документы оформлены неверно, формальная экспертиза направляет заявителю запрос с требованием исправить материалы заявки. Срок формальной экспертизы от подачи заявки до направления запроса или уведомления о положительном результате проверки не превышает 2 месяцев.
Экспертиза по существу
На этапе экспертизы по существу проводится:
– информационный поиск по заявкам, т.е. выявление аналогов (патентных и непатентных документов), сведения о которых опубликованы до даты приоритета (подачи) заявки,
– проверка с учетом выявленных аналогов соответствия изобретения (полезной модели) условиям патентоспособности,
– проверка единства изобретения,
– выявление дополнительных недостатков, связанных с составлением заявки и не выявленных формальной экспертизой
Срок экспертизы по существу от ее начала до направления первого запроса или решения о выдаче на изобретение не превышает 12 месяцев, на полезную модель – ориентировочно 6 месяцев (в данный момент в связи с изменением законодательства сроки экспертизы утверждаются). При этом количество запросов экспертизы формально неограниченно и соответственно неограниченно общее время рассмотрения заявки. Однако, как правило, после 2-3 запросов экспертиза выносит решение о выдаче или об отказе в выдаче патента.
Запрос экспертизы
В случае обнаружения каких-либо недостатков заявки, связанных с отсутствием патентоспособности или с оформлением заявки экспертиза направляет заявителю запрос, в котором излагаются причины, препятствующие выдаче патента с предложением внести корректировку в заявку.
В ответ на запрос заявитель должен предоставить свои доводы и, если необходимо, исправленные материалы.
При ответе на запрос очень важны следующие моменты:
1. Если вносятся какие-либо дополнения (новые признаки) в пункты формулы изобретения (полезной модели) необходимо убедиться содержались ли эти новые признаки в первоначальной формуле или описании заявки. Если нет – такие изменения вносить нельзя (в законодательстве это называется «изменение сущности изобретения (полезной модели)»). При этом также нельзя включать в формулу признаки из реферата или чертежей.
2. Если экспертиза выдвигает ряд замечаний нельзя отвечать только на часть из них, а остальные игнорировать. В этом случае у эксперт вправе основания признать заявку отозванной (т.е. прекратить ее расмотрение), т.к. заявитель не представил запрошенные материалы.
3. Если заявитель не согласен с мнением экспертизы, он должен представить аргументированный ответ приведением доводов технического характера, с отсылками на техническую литературу, если они необходимы. Часто бывает так, что замечания эксперта связаны с непониманием каких-либо сложных технических аспектов изобретения (полезной модели), которые кажутся абсолютно очевидными для заявителя. Так происходит, например, когда заявитель является высококвалифицированным специалистом в определенной узкой области техники, а эксперт не обладает такими специальными знаниями. В этом случае заявителю целесообразно подробно разъяснить эксперту все технические аспекты, даже те, которые кажутся ему простыми.
4. Иногда эксперт для ускорения процесса рассмотрения сам предлагает варианты корректировки формулы и других материалов. С одной стороны, это является положительным моментом, поскольку заявитель знает, что если он согласится с предложениями, эксперт, вероятно, всего вынесет положительное решение . Однако с другой стороны, не стоит принимать все предложения эксперта по изменению формулы, поскольку такие изменения часто сужают объем охраны изобретения или полезной модели. Сначала следует оценить насколько то или иное предложение эксперта правомерно и не вредит будущему патенту.
Выдача патента
Если изобретение (полезная модель) соответствует всем требованиям, эксперт выносит решение о выдаче патента. После чего при оплате заявителем всех пошлин материалы заявки передаются на публикацию. Затем через некоторое время (обычно 2-3 месяца) патент направляется заявителю и одновременно с этим публикуются материалы.
В результате процесс получения патента на изобретение в среднем занимает от 1 до 1,5 лет, на полезную модель – от 8 до 12 месяцев.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 п. 1 ст. 1386 излагается в новой редакции (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).
1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.
Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.
Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 п. 2 ст. 1386 излагается в новой редакции (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).
2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:
информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;
проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.
Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 п. 3 ст. 1386 утрачивает силу (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).
3. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки и по заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.
Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа исполнительной власти, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 п. 4 ст. 1386 утрачивает силу (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).
4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 в абз. 1 п. 5 ст. 1386 вносятся изменения (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).
5. По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном статьей 1385 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует отчет об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 и 4 настоящей статьи.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 в абз. 2 п. 5 ст. 1386 вносятся изменения (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).
После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 настоящего Кодекса. Такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном статьей 1387 настоящего Кодекса.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 абз. 3 п. 5 ст. 1386 излагается в новой редакции (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).
Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска и публикации отчета о таком поиске устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
6. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.
Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения, применяются положения пункта 4 статьи 1384 настоящего Кодекса.
В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.
Для получения патента на полезную модель необходимо оформить заявку в соответствии с нормативными требованиями, подать заявку в Роспатент (ФИПС), пройти процедуру экспертизы и регистрации.
- Определение полезной модели
- Подача заявки на выдачу патента на полезную модель
- Процедура экспертизы и регистрация
- Экспертиза по существу
- Основные свойства и особенности полезной модели
Определение полезной модели
Полезная модель как объект патентного права введена в гражданский оборот с сентября 1992 г. В обществе существуют различные мнения по поводу полезной модели. Одни считают её “маленьким изобретением”. Другие относятся к ней свысока, не считают серьёзным техническим решением и думают, что иметь патент на полезную модель не очень престижно. Однако в большинстве случаев дело не в престижности, а в возможности защиты и осуществлении своих прав на результаты интеллектуальной деятельности, в данном случае патентных прав. Большинство специалистов патентного права, считают полезную модель эффективным и удобным инструментом защиты этих прав. В этом уже убедились многие авторы новых технических решений.
«Полезная модель» это юридическое понятие, а патент на полезную модель это юридический документ, подтверждающий Ваши интеллектуальные права. Эти права охраняются государством. Не имеет смысла выяснять интеллектуальную глубину технических решений, защищаемых в качестве полезной модели. Задачей является эффективная защита интеллектуальных прав правообладателя. Очень часто бывает, что осуществить эту защиту наиболее целесообразно с помощью патента на полезную модель.
Согласно закону (ст. 1351 ГК РФ) полезная модель это техническое решение задачи в любой сфере деятельности, относящееся к устройству, которое обладает новизной и промышленно применимо. В качестве технического решения следует принимать решение, которое относится к технике, а именно, к области человеческой деятельности, заключающейся в изготовлении материальных ценностей с помощью средств труда. Под устройством понимают конструкцию или изделие. Под новизной следует понимать отсутствие сведений о таком решении во всех мировых опубликованных научно-технических источниках. Промышленной применимостью считается возможность использования полезной модели в отраслях экономики или социальной сфере.
Техническое решение признаётся полезной моделью и получает государственную охрану только после государственной регистрации. Регистрации предшествует специальная процедура проверки технического решения на соответствие требованиям, предъявляемым к полезным моделям (ст. 1390 ГК РФ). Эта процедура называется экспертизой полезной модели и осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), которое является подразделением Роспатента. Экспертиза начинается с подачи заявки на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) в ФИПС. Правила оформления заявки и осуществления процедуру экспертизы регламентированы «Административным регламентом по организации приема заявок на полезную модель» (Министерство образования и науки РФ от 29 октября 2008 года № 326).
Подача заявки на выдачу патента на полезную модель.
Заявка на полезную модель подаётся в ФИПС и должна содержать следующие документы (ст. 1375 ГК РФ):
– заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также место жительства или место нахождения каждого из них;
– описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
– формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;
– чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
реферат (как правило, чертежи необходимы).
При подаче заявки желательно сразу приложить к ней документ об оплате патентной пошлины за «регистрацию заявки на выдачу патента РФ на полезную модель». В большинстве случаев желательно также оплатить пошлину за проведение экспертизы по существу и приложить соответствующую квитанцию. По факту принятия материалов заявки ФИПС выдает уведомление о её получении, в котором фиксируется дата получения. Иногда этот документ называют приоритетной справкой.
Заявка на полезную модель подаётся непосредственно в ФИПС. Подать заявку имеет право заявитель, патентный поверенный или доверенное лицо заявителя. Формы подачи: явочная, почтовое отправление, по электронной почте с предварительной регистрацией.
Процедура экспертизы и регистрация полезной модели
На основании указанных выше материалов заявки эксперты ФИПС проводят экспертизу полезной модели (ст.1390 ГК РФ). Начиная с 01.10.2014, экспертиза проводится в два этапа: формальная экспертиза и экспертиза по существу. В ходе формальной экспертизы проверяют наличие всех необходимых документов заявки (заявление, формула, описание, чертежи, реферат), а также соответствие их оформления требованиям закона и Регламента. Эта экспертиза в частности включает (может включать) проверку следующих требований:
– правильность составления пунктов формулы,
-наличие причинно-следственных связей между существенными признаками и техническим результатом,
-соблюдение структуры описания,
-наличие необходимых обоснований,
-требование единства изобретения и др.
На этом этапе, в основном, проверяются формальные стороны требований Гражданского кодекса и Регламента. Срок проведения формальной экспертизы 2-3 месяца. Если в процессе формальной экспертизы установлены несоответствия упомянутым выше требованиям, то заявителю направляется запрос. В случае положительного результата формальной экспертизы полезной модели осуществляется её экспертиза по существу.
Экспертиза по существу включает следующие этапы:
1. Информационный поиск для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности полезной модели. Информационный поиск проводится с учётом всех доступных в мире информационных источников.
2. Проверку отсутствия признаков способов клонирования человека, способов модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека и проверку отсутствия использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.
Проверяется также, является ли заявляемое решение техническим и относится ли оно к устройствам (изделиям, конструкциям).
Также осуществляется проверка, не относится ли заявляемое техническое решение к открытиям, научным теориям, математическим методам; решениям, относящимся к дизайну; к правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; к программам ЭВМ; решениям, заключающимся только в предоставлении информации.
Аналогично проверяется, не представляет ли собой заявляемое техническое решение сорт растений, породу животных или биологический способ их получения, а также, не представляет ли собой топологию интегральных схем, поскольку этим объектам также не может представляться правовая охрана в виде полезной модели.
3. Проверку достаточности раскрытия сущности заявляемой полезной модели в материалах заявки – формуле, описании, чертежах.
4. Проверку соответствия условиям патентоспособности полезной модели «новизна» и «промышленная применимость».
Экспертиза по существу является самым ответственным и серьёзным этапом проверки соответствия условиям патентоспособности патента. Поэтому при составлении заявки следует уделить особое внимание обоснованию соответствия всем указанным выше требованиям, особенно соответствию условию патентоспособности «новизна». В ходе экспертизы заявителю могут направляться запросы, в которых экспертиза задаёт вопросы и высказывает своё мнение. После выяснения всех вопросов по результатам экспертизы выносится решение о выдаче патента или об отказе в выдаче. Отказ в выдаче патента может быть обжалован в палате по патентным спорам или суде по интеллектуальным правам.
Если в процессе экспертизы по существу установлено соответствие заявленной полезной модели всем указанным требованиям, то выносится решение о выдаче патента на полезную модель, о чём письменно информируется заявитель. После этого осуществляется государственная регистрация и выдаётся патент. Государственная регистрация заключается во внесении полезной модели в Государственный реестрполезных моделей Российской Федерации. Сведения о регистрации полезной модели публикуются в официальном бюллетене Роспатента.
Основные свойства и особенности полезной модели
Для отражения особенностей полезной модели мы опишем её свойства сравнительно со свойствами изобретения. Это покажет некоторые её преимущества как объекта патентного права. Нормативные требования к полезной модели отличаются от требования к изобретению только отсутствием требования соответствия изобретательскому уровню, т.е. неочевидности решения для рядового специалиста соответствующей области народного хозяйства. При этом объем правоохраны полезной модели определяется, как и в случае изобретения формулой. Ответственность в случае нарушения прав правообладателя в случае патента на полезную модель и патента на изобретение также одинакова. Отличием является срок действия патентов: на полезную модель – 10 лет, а на изобретение – 20 лет. В большинстве случаев правообладателю для охраны своих исключительных прав достаточно этих 10 лет. Следует также учесть, что патенты на полезную модель не выдаются на технические решения, относящиеся к способу или веществу. Конечно, это резко снижает возможности патентования технических разработок в качестве полезной модели.
Отдельно следует сказать о формуле. Юридическое назначение формулы полезной модели аналогично формуле изобретения. Также аналогичны и требования к её составлению и структуре. Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Отсюда следует, что к ее составлению надо отнестись с большим вниманием. При составлении формулы надо иметь ввиду возможности расширения и создания дополнительного объема правовой охраны полезной модели.
У полезной модели есть ещё одна особенность. Это более широкая возможность, чем у изобретения использования её в качестве инструмента для защиты или блокирования сегмента рынка, что даёт значительные конкурентные преимущества.
В заключении следует рекомендовать составление заявки на полезную модель поручать опытным специалистамили, по крайней мере, консультироваться с ними по составлению формулы и наиболее важных разделов описания. Конечно, эта рекомендация важна в случае необходимости надёжной защиты Вашего технического решения.
Дополнительно рекомендуем посмотреть статью “Полезная модель“
Наши предложения
Оформление заявки на получение патента на полезную модель