Рекомендации по экспертизе заявок на полезные модели

1.5.8.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации (далее – Закон) изобретение считается новым, если оно не известно из уровня техники.

Ниже рассматриваются ситуации, в которых заявленное изобретение формально представляется новым, поскольку не выявлен источник информации, в котором изобретение было бы раскрыто с приведением всех признаков, включенных в независимый пункт формулы, однако характер признаков, отсутствующих в источнике, специфичен.

В этих ситуациях для получения правильного вывода относительно новизны изобретения необходимо особо внимательное применение нормы подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Правила):

“Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения”.

Несомненно, что для отрицания новизны с учетом приведенной формулировки нормы Правил достаточно наличия в выявленном источнике характеристики средства, включающей все признаки заявленного. В большинстве случаев, когда отрицается новизна, имеет место именно такая ситуация. Однако это не означает, что для отрицания новизны необходимо во всех случаях выявить источник, в котором раскрыто средство, охарактеризованное именно в этом источнике всеми признаками, включенными в независимый пункт формулы.

Приведенная формулировка не требует именно такого ее понимания. Она требует лишь известности средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения (включая характеристику назначения), но не наличия в источнике, из которого известно средство, всех без исключения признаков в том виде, как они включены заявителем в формулу изобретения. Поэтому, если в конкретном случае можно доказать, что все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения присущи известному средству, описанному в выявленном источнике, то независимо от полноты его характеристики непосредственно в этом источнике применение нормы подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил для отрицания новизны изобретения не будет ошибкой.

1.5.8.2. В первой группе ситуаций отличия заявленного средства от известного в том виде, как оно описано в выявленном источнике, исчерпываются признаками, которые при осуществлении известного средства реализуются “автоматически”.

Пример 1.

Носитель рекламы, состоящий из отдельных рекламных листов, образованных подложкой и прямоугольными рекламными вставками, отличающийся тем, что каждая рекламная вставка выполнена съемной на самоклеящейся основе и имеет длину 10 см, ширину 4 см и площадь 40 см2.

Выявлен источник информации, в котором описан носитель рекламы, совпадающий с предложенным по всем признакам, включая форму и линейные геометрические размеры рекламных вставок, но без признака, характеризующего их площадь.

В этом случае можно сделать вывод, что последний признак является следствием формы и линейных размеров рекламных вставок. Они одинаковы для известного и заявленного устройств. Следовательно, указанный признак объективно присущ как известному, так и заявленному устройствам. Несмотря на то, что этот признак не включен в характеристику известного объекта, этот объект и заявленный объект тождественны.

Поэтому можно констатировать, что выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения, и отрицать на этом основании новизну заявленного изобретения со ссылкой на подпункт (3) пункта 19.5.2. Правил.

Другими словами, понятия, являющиеся логическими определениями этих объектов в формуле изобретения и выявленном источнике, несмотря на имеющиеся отличия в их словесных формулировках, равнозначны (как, например, равнозначны понятия “великий русский писатель Лев Толстой” и “великий русский писатель Лев Толстой, живший в Ясной поляне”).

Следует учесть, что если бы в источнике информации была приведена площадь рекламных вставок 40 см2, но не было бы сведений об их форме, то вывод об отсутствии новизны нельзя было бы признать обоснованным, так как такую же площадь могут иметь прямоугольные вставки размером 5х8 см2 или 2х20 см2, круглые вставки диаметром примерно 7,15 см, и т.д.

Пример 2.

Предложен жаропрочный сплав, содержащий элементы А, Б, В, Г и Д, отличающийся тем, что он дополнительно содержит элементы Е и Ж при следующем содержании % (масс.):

А – 0,30-0,38
Б – 5,60-5,98
В – 23,0-25,8
Г – 26,0-26,8
Е – не более 0.03
Ж – не более 0.05
Д – остальное,

причем соотношение содержаний элементов (А+Б):В должно быть не более 0,277.

В процессе проведения экспертизы по существу обнаружен источник информации, в котором описан жаропрочный сплав, полностью совпадающий с предложенным сплавом по признакам, характеризующим его качественный и количественный состав. Однако указанный признак, характеризующий соотношение ингредиентов (А+Б):В не более 0,277, в этом источнике отсутствует.

Анализ материалов заявки и обнаруженного источника информации, содержащего сведения об известном сплаве, позволяет сделать вывод, что данный признак является следствием одинаковых для известного и заявленного сплавов признаков, характеризующих количественное содержание в них элементов А, Б и В (при максимальном содержании А и Б и минимальном содержании В отношение суммы А и Б к В равно именно 0,277). Поэтому данный признак объективно присущ как известному, так и заявленному сплавам. Несмотря на отсутствие его в характеристике известного сплава, он реализуется в этом сплаве “автоматически”, без необходимости выполнения каких-либо условий дополнительно к тем, которые определяют общий для обоих сплавов качественный и количественный состав.

Приведенное простейшее соотношение (А+Б):В <= 0,277 легко могло быть заменено любой другой (произвольной) функциональной зависимостью, содержащей предельные значения содержаний некоторых ингредиентов и константу, вычисляемую исходя из вида этой произвольно выбранной зависимости и предельных значений содержания ингредиентов в известном сплаве (например, Е(2) + Ж(2) <= 0,0034 или Е(2) + Ж(2) – 0,0034 <=0).

Не следует смешивать описанный выше, пример со случаем, когда при исследовании уровня техники выявлено известное решение, с которым заявленное изобретение соотносится по принципу “уже – шире”.

Если бы был предложен, например, сплав с признаком 0,20 <= (А + Б) : В <= 0,25, то указанный при этом численный диапазон был бы более узким, чем это возможно при произвольном сочетании А, Б и В в указанных выше пределах. Если бы при этом в заявке было указано также, что данный сплав предназначен, например, для изготовления лопаток турбин авиационных двигателей, то формула заявленного изобретения могла бы быть уточнена путем соответствующей конкретизации формулировки назначения жаропрочного сплава, и изобретение могло бы быть признано новым (при условии, что уровень техники не содержит информации о такой области использования известного жаропрочного сплава).

В этом случае обсуждаемый признак означал бы наличие дополнительного ограничения на выбор соотношения компонентов А, Б и В: каждый из них по-прежнему выбирается в указанных пределах, но сочетание их должно быть не любым, а удовлетворяющим приведенному выше дополнительному условию.

Пример 3.

Данный пример относится к случаю, когда в формулу изобретения введена “лишняя” характеристика элемента (узла устройства, материала, из которого изготавливается деталь, операции или режима способа, состава вещества и т.п.) в дополнение к исчерпывающей характеристике этого элемента через один или несколько других признаков, содержащихся в формуле.

В электрической схеме проводник выполнен из сплава, содержащего медь, никель и марганец при их следующем содержании в % (масс):

Медь 58-60
Никель 32-40
Марганец 1-2,

при этом его прочность на растяжение находится в пределах (40-72) х 10(5) Н/м2.

В условиях данного примера предполагается, что прочность на растяжение полностью определяется качественным и количественным составом сплава и известна для этого сплава из уровня техники (может быть определена по соответствующим справочникам). Поэтому в случае, если будет обнаружен источник информации, в котором описана идентичная электрическая схема и указано, что проводник выполнен из сплава идентичного количественного и качественного состава, отсутствие в этом источнике информации о прочности на растяжение проводника из такого сплава не должно являться препятствием для вывода о несоответствии заявленного устройства условию патентоспособности “новизна”. Независимо от наличия в этом источнике такой информации, все признаки заявленного устройства объективно присущи известному средству.

Пример 4.

Аналогичный изложенному выше подход может быть применен и в случае, когда в формулу включена некоторая характеристика элемента заявляемого средства, относящаяся к какому-либо свойству или качеству этого элемента, обычно не применяемому для характеристики этого элемента или вообще ранее не известному свойству, но объективно ему присущая в силу его определенной конструкции, состава или известных физико-химических свойств. Это не будет противоречить требованию Патентного закона об известности изобретения из уровня техники как условии отсутствия новизны, поскольку не известным в данном случае является не объект, а одно из его свойств.

Например, предложен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий нанесение электроизоляционной слоистой композиции, содержащей полимерный материал основы и наполнитель, на подложку, отличающийся тем, что указанная композиция содержит жидкий каучук типа СКТН-3 в количестве Х масс.ч., жидкость типа ГКЖ-94 с кинематической вязкостью, составляющей 600 – 1000 мм2/сек при температуре 250-420°С, в количестве Y масс.ч., порошок для прессования в количестве Z масс.ч. и отвердитель.

Установлено, что известен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий все признаки заявленного способа, за исключением кинематической вязкости ингредиента “жидкость типа ГКЖ-4” при определенной температуре. Можно предположить, что приведенные значения кинематической вязкости в указанном интервале температур являются физическим свойством конкретного вещества – жидкости типа ГКЖ-94, и для реализации рассматриваемого признака при осуществлении способа не требуется ничего иного, кроме использования в способе именно этого вещества.

Если это действительно так, то несмотря на то, что рассматриваемая характеристика не описана в имеющемся источнике информации (а может быть и вообще никогда не определялась), она объективно присуща указанному веществу. В таком случае нельзя признать заявленное изобретение новым.

Но для того, чтобы сделать такой вывод, необходимо убедиться в справедливости сделанного предположения на основании материалов заявки или ответов заявителя на поставленные экспертизой вопросы.

Например, в заявке могут содержаться пояснения заявителя к механизму достижения желаемого технического результата, для которого важно наличие указанной кинематической вязкости в названном диапазоне температур, и сведения о том, что жидкость ГКЖ-94, как установлено заявителем, обладает именно такой кинематической вязкостью. Аналогичные данные могут быть приведены заявителем в дополнительных материалах в ответ на просьбу экспертизы пояснить связь технического результата с признаками изобретения.

Пример 5.

Возможен также случай, когда в формуле изобретения присутствует признак, охарактеризованный через терминологическое название средства и одновременно – через его качество или свойство, имеющее неразрывную связь с функцией этого средства.

Например, в формулу изобретения включен признак “вал для передачи крутящего момента”, а в источнике информации описана вся совокупность признаков устройства, включая вал, но без указания на то, что вал предназначен для передачи крутящего момента. Однако известно, что вал согласно его определению предназначен именно для передачи крутящего момента. Указание на это в формуле изобретения является “лишним”, и присутствие такого указания в источнике информации, содержащем все остальные признаки формулы изобретения, для вывода об отсутствии новизны у предлагаемого изобретения не требуется.

Таким образом, общим для всех рассматриваемых примеров, относящихся к первой группе ситуаций, является равнозначность понятий, которыми охарактеризованы рассматриваемый и известный объекты, что и позволяет отрицать новизну рассматриваемого объекта.

1.5.8.3. В ситуациях второй группы характеристика заявленного средства в формуле изобретения совпадает с характеристикой его в выявленном источнике, за исключением одного или нескольких признаков, по-разному выражающих одни и те же особенности средства.

Так, в формуле изобретения может присутствовать признак, относящийся к значению какой-либо физической величине, а в имеющемся источнике информации приведена та же совокупность признаков с единственным отличием: использовано значение иной физической величины; при этом обе физические величины связаны друг с другом известными зависимостями и их значения соответствуют друг другу.

Пример 6.

Предложено оборудование летательного аппарата, содержащее источник света и связанный с ним оптически прозрачный элемент, отличающееся тем, что оно снабжено светофильтром, участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630 – 950 нм, составляющим 30 – 80%.

В известном источнике информации описана та же совокупность признаков, что и в заявленном устройстве, кроме того, что признак, относящийся к выполнению участка светофильтра, изложен иначе, а именно: “участок светофильтра выполнен из материала с коэффициентом пропускания излучения в диапазоне длин волн 630 – 950 нм, составляющим 20 – 70%”.

Если рассматривать приведенный источник информации с позиций подпункта (1) пункта 19.5.2 Правил, то этот источник не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения. Признак “участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630 – 950 нм; составляющим 30 – 80%” отсутствует.

Однако вместо него имеется признак, выраженный через величину коэффициента пропускания, составляющего, как известно из уровня техники, 100% в сумме с коэффициентом поглощения. Поэтому признак “коэффициент поглощения 30 – 80%”, хотя и отсутствует в обнаруженном источнике, присущ известному устройству, и, следовательно, заявленное устройство не ново.

Другим примером может быть использование в источнике информации физической характеристики, обратной той, которая упомянута в формуле изобретения (период колебаний и частота; электрическое сопротивление и проводимость, и т.п.) при соответствующих друг другу численных значениях этих величин.

Поскольку заявленному средству в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, присущи только признаки, известного средства, описанного в обнаруженном источнике информации, не может идти речь о новизне заявленного средства, хотя признаки в формуле изобретения и источнике информации выражены по-разному.

Во всех рассмотренных случаях, относящихся ко второй группе ситуаций, как и в случаях первой группы, имеет место равнозначность понятий, которыми характеризуются известное и рассматриваемое средства, что и дает основание для отрицания новизны последнего.

Следует обратить внимание на то, что в ситуациях второй группы было бы нетрудно доказать непатентоспособность заявленного изобретения, прибегнув к использованию условия “изобретательский уровень”. Однако с точки зрения возможных отдаленных последствий признание заявленного изобретения не имеющим изобретательского уровня не эквивалентно правильной квалификации изобретения как непатентоспособного ввиду несоответствия его условию “новизна”.

Так, например, если вывод экспертизы о непатентоспособности изобретения ввиду несоответствия условию “изобретательский уровень” стал известен заявителю до публикации сведений о заявке, он может воспользоваться правом, предоставляемым ему статьей 28 Закона, и преобразовать заявку в заявку на полезную модель в надежде на то, что заявленное предложение ново; при соблюдении условий п.п.4 или 5 статьи 19 Закона он может также подать новую заявку на полезную модель с испрашиванием приоритета по дате поступления заявки на изобретение, признанное непатентоспособным. Однако, так как на самом деле новизна отсутствует, выданное свидетельство может быть оспорено и признано недействительным, и это окажется следствием того, что заявитель был введен в заблуждение выводом экспертизы о причине непатентоспособности изобретения.