Рекомендации экспертиза полезная модель приказ роспатента 196

Требования к разделу “Уровень техники” изложены в пункте 9.7.4.2 Регламента ПМ.

В соответствии с указанными требованиями устанавливается, могут ли быть признаны аналогами полезные модели, указанные в разделе “уровень техники”. Для этого в отношении каждого аналога проверяется, является ли аналог средством того же назначения, известным из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Проверяется также, приведены ли при описании каждого из аналогов непосредственно в тексте библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт.

Проверяется, приведены ли сведения о признаках аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели.

Проверяется, указаны ли заявителем известные ему причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается заявленной полезной моделью.

В случае группы полезных моделей проверяется наличие указанных выше сведений об аналогах для каждой полезной модели.

Проверяется также, чтобы в качестве наиболее близкого аналога полезной модели из числа указанных был выбран тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков заявленной полезной модели, т.е. совпадающая по большему числу признаков с заявленной полезной моделью.

В некоторых случаях заявителем в качестве наиболее близкого аналога указывается не действительно ближайший, являющийся широко известным и широко используемым хозяйствующими субъектами рынка аналог, а иной – отдаленный аналог, совпадающий с заявленной полезной моделью в отношении значительно меньшей части признаков, чем действительно ближайший аналог.

Как правило, специалисту – гипотетическому лицу, обладающему общими знаниями в данной области техники, имеющему доступ ко всему уровню техники, опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники (абзац шестой пункта 9.7.4.3 (1.1) Регламента ПМ), аналоги, широко известные и широко используемые хозяйствующими субъектами рынка, известны. Для их обнаружения специалисту не требуется проведение информационного поиска в соответствии с требованиями, установленными для проведения информационного поиска по заявкам на изобретения.

Общие знания специалиста в данной области – это знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. Такими знаниями обычно обладает неограниченный круг лиц, в том числе лиц, являющихся пользователями устройства, в котором воплощена полезная модель. Эти знания, как правило, не требуют документального подтверждения. Однако при необходимости их широкая известность может быть подтверждена как ссылками на справочники, монографии и учебники, так и ссылками на словари, неспециальную литературу, в частности, фрагменты рекламных проспектов супермаркетов, на иную рекламу поставляемой на рынок продукции; на сведения, представленные на сайтах Интернет и т.п.

Например, при широкой известности и востребованности на рынке товаров и услуг пластиковых карт заявлена пластиковая карта для оплаты услуг с машиночитаемой информацией, записанной на ней, а в качестве наиболее близкого аналога (прототипа) заявителем выбрана картонная карта. В другом случае, при широком применении для различных хозяйственных нужд бутылей и другой стеклянной тары, снабженных аэрозольными распылителями жидкостей, заявлена бутыль для жидкости с аэрозольным распылителем, а в качестве прототипа выбрана обычная бутыль (без распылителя).

В связи с тем, что заявителем в качестве ближайшего аналога выбирается отдаленный аналог, а эксперту – специалисту в данной области без проведения информационного поиска известно, что ближайшим аналогом является полезная модель, воплощенная в широко известном и широко используемом хозяйствующими субъектами рынка устройстве, могут складываться разные ситуации.

Если в ходе экспертизы эксперт “узнает” (идентифицирует) заявленную полезную модель без проведения информационного поиска в связи с тем, что она широко представлена на рынке, у него появляются основания с учетом общих знаний специалиста для вывода о полном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. Как следствие появляются основания и для вывода о том, что заявлена неновая полезная модель. В этом случае заявленной полезной модели не может быть предоставлена правовая охрана, т.к. абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса установлено, что полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой.

Однако в этом случае не может быть вынесено решение и об отказе в выдаче патента, поскольку Кодексом (пунктом 1 статьи 1390) не предусмотрена проверка новизны полезных моделей при проведении экспертизы заявки на полезную модель и, соответственно, пунктом 4 статьи 1390 Кодекса не предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия условию “новизна”.

В таких случаях имеются основания для запроса, содержащего предложения по корректировке разделов описания “уровень техники” и “раскрытие полезной модели” в части указания технического результата, сущности полезной модели, отличительных от прототипа признаков, а также формулы полезной модели. В запросе целесообразно предложить заявителю выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, определить с учетом выявленного результата сущность полезной модели и ее отличительные от уточненного прототипа признаки.

Если в ходе экспертизы эксперт приходит к выводу о неполном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, необходимо установить, достигается ли совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат.

Если совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат достигается, имеются основания для вывода о несущественности отличительных от прототипа признаков полезной модели, включенных в формулу полезной модели. В этом случае также целесообразно направить заявителю запрос с предложением скорректировать описание и, соответственно, формулу полезной модели, отметив в запросе, что необходимо выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. При этом с учетом выявленного результата следует определить сущность полезной модели и ее отличительные от прототипа признаки.

В тех же случаях, когда совокупность признаков, обеспечивающих достижение заявленного технического результата, не будет вся известна из прототипа, и, соответственно, замена аналога, выбранного заявителем, на широко известный аналог не может повлечь за собой корректировку раздела “раскрытие полезной модели” в части указания технического результата и сущности полезной модели, оснований для направления запроса не имеется.

При приведении сведений о широко известном аналоге целесообразно указывать в запросе его библиографические данные. При этом следует соблюдать установленные для указания библиографических данных источников требования, в частности, следует указывать дату, с которой сведения стали общедоступными. Для сведений, полученных в электронном виде, в частности, через Интернет, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Допустима ситуация, при которой указание на известность для специалиста на основе общих знаний без проведения информационного поиска более близкого аналога, чем аналог, указанный заявителем, подтверждается ссылками на источники информации, в которых не указана дата, с которой сведения стали общедоступными. В этом случае, если заявитель в ответе на запрос выражает сомнение в том, что дата, с которой информация об известном эксперту аналоге стала общедоступной, является более ранней, чем дата приоритета полезной модели, либо утверждает, что им не обнаружена информация о приведенном экспертизой аналоге, содержащая дату, с которой источник информации стал общедоступным, целесообразно подтвердить ссылкой, что дата, на которую ближайший аналог был известен, является более ранней, чем дата приоритета заявленной полезной модели.

Понятие “правила и методы игр” является собирательным. Словарная литература относит к играм деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора). Одновременно словарная литература относит к играм устройства, применяемые при реализации игры. Так, в словарной литературе можно найти следующие определения понятий:

“Игра – 1. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. Шахматная и. Спортивные игры. Азартные игры. 2. Комплект предметов для такого занятия. Продажа детских настольных игр. Карточные игры. 3. мн. Спортивные соревнования. Олимпийские игры. 4. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений. Деловая и. (моделирование производственной ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений). Управленческие игры. Военная и. (решение тактических задач на местности и по топографическим картам)”. (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Москва, Оникс)

“Игра – 1. Занятие для развлечения, отдыха, укрепления здоровья и т.п.; тот или иной вид, способ такого занятия, основанного на известных условиях, подчиненного определенным правилам. Подвижные игры. Игры на воздухе. Игра в футбол, в теннис. Спортивные игры. 2. Набор предметов, необходимых для такого занятия. Настольные игры. Коробка с военно-морской игрой. 3. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений”. (см. Большой Академический Словарь Русского Языка, Москва, Санкт-Петербург, “Наука”, 2007, т. 7).

“Игра – вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате ее, а в самом процессе”. (Большая Советская Энциклопедия, Москва, издательство “СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. 1972, т. 10, третье издание).

“Игра – деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора)” (Большая Российская Энциклопедия, Москва, Научное издательство “БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”, 2008, т. 10)

Таким образом, понятие “игра” многозначно и может относиться как к последовательности действий, осуществляемых над материальными объектами с помощью материальных средств, так и к самим материальным средствам.

Большинству игр присущи следующие черты:

свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая лишь по желанию, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата,

творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность,

эмоционально напряженная, приподнятая, состязательная, конкурентная деятельность,

деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры,

деятельность, имеющая имитационный характер.

Игра не есть “обыденная” жизнь и жизнь как таковая. Она скорее является выходом из рамок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющую свою собственную направленность. Это деятельность, обособленная от “обыденной” жизни местом действия – игровой зоной и продолжительностью. Она “разыгрывается” в определенных рамках пространства и времени. Внутри игрового пространства царит собственный безусловный порядок (https://ru.wikipedia.org).

К правилам отнесены предписания, устанавливающие порядок чего-нибудь, а к методам – совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

Таким образом, к правилам игр можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок игры, а к методам игр – объекты, характеризующиеся совокупностью действий (приемов и операций), осуществляемых игроками в соответствии с правилами игры.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и/или методы игр, заявители используют признаки, относящиеся к объекту “способ”, которыми описывают последовательность действий игрока(ов), но иногда термин “игра” применяется заявителями для характеристики объекта, являющегося устройством.

Поскольку при реализации правил и методов осуществляются действия над материальными объектами с помощью материальных средств, формула, характеризующая такой объект, может содержать признаки самых разнообразных средств, применяемых в игровом процессе. При этом основным и, по существу, единственным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта “правила и методы игр”, является характер получаемого результата. Правила и методы игр нацелены на непродуктивную условную (игровую) деятельность. В частности, если заявленный объект содержит характеристику процесса игры, включающего действия над материальными объектами с помощью материальных средств, но этот процесс не приводит к результату, причинно обусловленному техническим результатом, такой объект можно рассматривать как правила и/или методы игры.

Характерными для правил игры признаками являются такие, как:

– название и функциональное назначение (“роль”) игровых элементов;

– расстановка игровых элементов;

– траектория перемещения (ход) игровых элементов;

– зависимость игровой ситуации от игровых элементов;

– материальные средства, применяемые при реализации игры: игровое поле, игровые элементы (форма, цвет, разметка и метки, условные обозначения);

– количество ячеек игрового поля и количество игровых элементов.

Характеристика такого объекта включает описание заранее выработанных предписаний в отношении действий над материальными объектами (осуществление выбора набора задействованных в каждой шахматной партии игровых элементов и их первоначальной расстановки на шахматной доске, исходя из собственного плана, уведомление друг друга о своих стратегических планах документально) и описание применяемых материальных средств (доска, наборы игровых элементов), которые определены правилами игры. Анализ последовательности действий над материальными объектами с помощью материальных средств показывает, что эта последовательность действий является непродуктивной деятельностью и не обеспечивает достижение технического результата в смысле положений п. 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Поэтому способ как совокупность действий не может быть признан техническим решением. Взаимодействие конструктивных элементов, предложенных к применению при осуществлении действий, также не обеспечивает достижения технического результата в смысле п. 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ и, соответственно, их совокупность не может быть признана техническим решением. Например:

“Игра в шахматы, включающая шахматную доску различной конфигурации и с различным количеством прямоугольных игровых полей, равноценную для каждого из противников материальную базу в виде набора задействованных игровых элементов и их изначальное (первоначальное) положение на шахматной доске, при этом набор задействованных в каждой шахматной партии игровых элементов и их изначальную расстановку на шахматной доске каждый из противников осуществляет исходя из собственного стратегического плана, причем уведомляют друг друга о своих стратегических планах документально, например, диаграммой изначального положения, одновременно и непосредственно перед игрой”.

Вместе с тем иногда применяемые при реализации игры материальные средства могут обеспечивать достижение технического результата, обусловленного особенностями их конструктивного выполнения. В этом случае указанное материальное средство может быть рассмотрено в качестве средства, воплощающего полезную модель.

Таковым является, например, “Игра, содержащая доску с игровыми полями, источник питания, игральные элементы, лампы индикации и контакты, отличающаяся тем, что она снабжена узлом сравнения, выполненным на основе двух игровых полей с расположенными на них и укрепленными на основании доски диэлектрическими стойками, на которых с помощью прижимных диэлектрических планок закреплены контакты, указанные два игровых поля снабжены по всему периметру углублениями в виде замкнутых канавок и двумя рядами расположенных в шахматном порядке отверстий с каждой из противоположенных сторон каждого выделенного игрового поля с размещенными вблизи них индикационными ячейками, а игральные элементы выполнены в виде фишек, снабженных с одной стороны буртиком с соответствующими глубине и ширине замкнутой канавки игрового поля высотой и толщиной и выступами, установленными в порядке, соответствующем расположению отверстий выделенного игрового поля”.

Объект охарактеризован только конструктивными признаками, обеспечивающими достижение технического результата – повышения безопасности игроков, и поэтому может быть признан техническим решением, относящимся к устройству, – полезной моделью.

Важно подчеркнуть, что характеристика объекта “игра” только конструктивными признаками не всегда является подтверждением того, что этот объект может быть признан техническим решением. Нередко такое решение не создает никакого технического результата, касается только внешнего вида изделия и обеспечивает удовлетворение эстетических потребностей, что подтверждает его нетехнический характер.

Чаще всего в характеристике объекта наряду с признаками, раскрывающими правила и методы игр, имеются признаки, касающиеся описания внешнего вида игрового поля и/или игровых элементов. В случае наличия в формуле таких признаков следует проанализировать результат, на достижение которого эти признаки направлены. В том случае, если эти признаки направлены только на удовлетворение эстетических потребностей, занимательности или зрелищности, заявленное решение может быть отнесено к объектам, которые не являются техническими решениями в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 5 статьи 1350 ГК РФ, а именно к правилам и методам игр, а также к решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Например, заявлена настольная игра, содержащая игровое поле с ячейками и два комплекта игровых фигур, отличающаяся тем, что часть ячеек игрового поля имеют форму звезды, окрашенной в синий цвет, а часть ячеек игрового поля имеют форму трапеций, окрашенных в красный цвет, при этом ячейки соединены линиями и формируют две группы концентричных окружностей, расстояние между которыми в разных группах разное, причем каждый комплект содержит восемь “Стражников”, выполненных в виде рыцарей и перемещающихся только по ячейкам-звездам, пять “Хранителей”, выполненных в виде жрецов и перемещающихся только по ячейкам-трапециям, одного “Мудреца”, выполненного в виде оракула и перемещающегося по любым ячейкам, трех “Визирей”, выполненных в виде гномов и перемещающихся только рядом с “Мудрецом”, и двенадцать “Солдат”, которые всю игру остаются на первоначально заданной позиции и выполнены в виде фигурок в униформе, при этом сначала на игровом поле расставляют “Мудреца” и “Визирей”, которые его окружают, а затем все остальные фигуры, настольная игра также снабжена средством имитации жизненной силы игровых фигур в виде карточек для записи или зачеркивания уровня жизненной силы, представляющего последовательно расположенные обозначения шахматных фигур, а именно: для “Визирей” – последовательность изображений слонов, для “Мудреца” – последовательность изображений солнца, для “Хранителей” и “Стражников” – последовательность изображений птиц – орлов и ястребов соответственно, для “солдат” – последовательность изображений лошадей.

Могут иметь место также ситуации, когда формула, относящаяся к игре, содержит характеристику двух объектов – технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристику полезной модели, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, – правила (методы) игры.

При возникновении такой ситуации заявителю может быть направлен запрос с результатами анализа сущности заявленного объекта и с соответствующими доказательствами того, что объект включает как характеристику технического решения, так и характеристику нетехнического решения, и с конкретными рекомендациями по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу (подпункт 5 пункта 20.4.2 Регламента ПМ).

Следует, однако, иметь в виду, что если скорректированная формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к правилам и методам игр, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением абзаца пятого пункта 20.3 Регламента ПМ, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт 3.3.7 настоящих Рекомендаций).

В случае, когда установлено, что техническое решение, характеристика которого содержится в формуле наряду с признаками, характеризующими объект, не являющийся патентоспособным, относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели, и отсутствуют иные нарушения требований к документам заявки, имеются основания для принятия решения о выдаче патента на полезную модель.