Регистрация договора об отчуждении исключительного права на полезную модель
Договор об отчуждении исключительного права
Подписка на информационную рассылку
По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему право на результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу ЭВМ, произведение и другое) или на средство индивидуализации (товарные знаки, знак обслуживания, коммерческое обозначение) в полном объеме третьей стороне. Такие сделки также называют продажей патентов или товарных знаков.
Обратите внимание, что не допускается отчуждение исключительного права на фирменное наименование и на наименование места происхождения товаров. К тому же, ограничения установлены в отношении возможности отчуждения права на товарный знак и на коммерческое обозначение. Так, отчуждение не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Отчуждение же коммерческого обозначения возможно только в случае, если новому правообладателю переходит предприятие, для индивидуализации которого такое обозначение используется.
Предварительная проверка объекта отчуждения и полномочий правообладателя
В определенных ситуациях на объект интеллектуальной собственности, также как и любое имущество, могут быть наложены обременения. Так, например, все большее распространение приобретает залог исключительных прав на патенты и товарные знаки. Наложенное обременение может значительно ограничить или вовсе блокировать возможность использования приобретенного объекта.
Также на практике встречаются случаи, когда соглашения подписывают лица, обладающие ограниченными полномочиями, не включающими возможность единоличного согласования сделки. Так, например, важно знать, что если правообладателями патента является несколько лиц и между группой правообладателей не заключено соглашение о передаче права одному из правообладателей, подписание соглашения о переходе прав должны заверить все правообладатели. В этой ситуации, даже если сделка пройдет регистрацию, впоследствии она может быть оспорена теми правообладателями, права которых были нарушены.
Для того чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций после приобретения права по договору отчуждения, нужно заранее проверить как наличие обременений, наложенных на передаваемый объект, так и полномочия лица или лиц, которые будут визировать сделку.
Наше патентное бюро проводит тщательную проверку чистоты передаваемого объекта, а также широты прав лица, которое отчуждает имущество. Специалисты бюро будут рады помочь вам в подготовке к сделке.
Особенности отчуждения права на объекты интеллектуальной собственности
Обязательна государственная регистрация для договоров по которым происходит отчуждение зарегистрированных в ФИПС объектов
Для регистрации соглашения об уступке исключительных прав необходимо оплатить государственную пошлину, размер которой будет зависеть от вида объекта, а также количества отчуждаемых объектов. Узнать подробнее о пошлинах
Помните, что приобретение права на объект по договору отчуждения не обеспечивает возможность «монопольного» распоряжения, так как первоначальный правообладатель мог заключить договоры франшизы и лицензионные договоры, действие которых до окончания предусмотренного срока, перейдет к новому правообладателю.
Права приобретателя исключительного права
После надлежащего оформления договора отчуждения и начала его действия, новый правообладатель получает возможность полноценно использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им, в том числе:
- использовать объект незапрещенным способом;
- заключать лицензионные договоры и договоры франчайзинга;
- отчуждать объект;
- передавать имущественные права в качестве залога;
- передавать права на объект с помощью правопреемства или по наследству (в зависимости от вида объекта и правообладателя).
Отчуждение товарного знака
Право на товарный знак может быть уступлено правообладателем третьему лицу. Уступка товарного знака (или торговой марки, а также знака обслуживания) осуществляется по соглашению о передаче исключительного права. Так как владельцем товарного знака может выступать только юридическое лицо или предприниматель, соответственно, сторонами могут выступать только организации или индивидуальные предприниматели.
Права на товарный знак могут быть отчуждены как полностью, так и по некоторым зарегистрированным классам МКТУ. Также права на один товарный знак по разным классам МКТУ могут быть переданы нескольким лицам.
Право на товарный знак может быть передано новому правообладателю по всем зарегистрированным классам (МКТУ) или только по части из них. Во втором случае первоначальный правообладатель сохраняет за собой право использовать товарный знак для маркировки и обозначения товаров и услуг тех классов, по которым не произошла передача прав.
Также договор отчуждения одного товарного знака может быть заключены сразу с несколькими лицами: возможность использования знака по части классов может быть передана одному лицу, а по части классов — другому.
Важно помнить, что договор отчуждения товарного знака должен быть возмездным!
Договор об отчуждении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец
В отличие от договора отчуждения исключительных прав на товарный знак, в котором права на объект можно отчуждать частями, при отчуждении прав на патент, права на изобретение, полезную модель и промышленный образец переходят приобретателю полностью. В случае если необходимо передать только часть прав, рекомендуем Вам заключить договор лицензирования
Обратите внимание на широту полномочий лица, которое подписывает договор со стороны правообладателя, а также на обязательства первоначального правообладателя перед авторами патента.
Особенностью договора отчуждения права на изобретение является то, что автор может заключить подобное соглашение еще до получения патента. Публичное предложение об отчуждении патента на изобретение подается для того, чтобы получить патент на изобретение без уплаты государственных пошлин. Пошлины в этом случае будет уплачивать то лицо, которое заключит договор.
Особое внимание стоит обратить на обязательства, предусмотренные у первоначального обладателя права на патент перед авторами разработки, на которые данный патент получен. Условия, которые были оговорены с авторами ранее распространяют свое действие на нового патентообладателя.
Помните, что договор уступки патента должен быть завизирован надлежащим образом: если между правообладателями патента есть соглашение, заключение должно проходить по правилам, предусмотренным в таком соглашении. Так, в соглашении может быть предусмотрено, что право подписи для документов такого рода имеет одно определенное лицо из числа правообладателей, либо, что согласие на заключение должен выразить каждый правообладатель индивидуально.
Договор об отчуждении авторских прав
При отчуждении объектов авторских прав государственная регистрация договоров не требуется. Исключение составляют соглашения об отчуждении программ ЭВМ и баз данных, которые прошли регистрацию в ФИПС.
Особенность договора отчуждения авторских прав на произведение является то, что не требуется его государственная регистрация. Единственным исключением является соглашение об отчуждении отчуждения программ ЭВМ и баз данных, которые прошли государственную регистрацию.
Договор отчуждение авторских прав на произведение может быть как возмездным, так и безвозмездным. Однако во втором случае в соглашении обязательно должна быть указана соответствующая информация, иначе сделка будет признана недействительной.
Особенностью отчуждения авторских прав является то, что еще до создания объекта права можно заключить договор авторского заказа, в который будет включен пункт о принадлежности прав на созданное произведение заказчику. Узнать подробнее о договоре авторского заказа
Причины отказа регистрации договоров отчуждения
В регламенте по регистрации договоров отчуждения нет исчерпывающего перечня причин, по которому может быть произведен отказ в регистрации. Приведем несколько распространенных причин отказа:
- Возможность введения в заблуждение потребителей. Отчуждение права на товарный знак может рассматриваться как вводящее потребителя в заблуждение, если первоначальный правообладатель сохраняет за собой исключительное право на сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные для однородных товаров или на аналогичное фирменное наименование.
- В возмездном договоре о передаче прав не определен размер вознаграждения, выплачиваемого первоначальному правообладателю, или порядок его формирования. Вместе с этим отсутствует условие о его безвозмездности, а также условие о безвозмездности применяется там, где безвозмездность запрещена законом.
- Права, передаваемые по договору отчуждения, выходят за границу прав, которые существуют у правообладателя.
Важно знать!
В соответствии с изменениями в Положение о патентных и иных пошлинах, в случае отказа в регистрации отчуждения прав государственная пошлина, уплаченная ФИПС, не возвращается!
Государственная пошлина, при отказе в регистрации договора отчуждения, не возвращается!
Специалисты, представляющие наше Патентное бюро, провели более двухсот регистраций договоров распоряжения исключительным правом различной сложности. Мы знаем как правильно оформить соглашение, которое будет отвечать вашим потребностям и без рисков пройдет государственную регистрацию. Налаженное взаимодействие с ФИПС обеспечивает скорейшее оформление всех документов.
Признаваемые и охраняемые в Российской Федерации объекты интеллектуальной собственности, перечень которых содержится в статье 1225 ГК РФ, условно могут быть классифицированы на несколько групп:
- Объекты авторских и смежных прав (произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), содержание баз данных, права публикаторов)
- Объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)
- Средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения)
- «Нетрадиционные» объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем).
На изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также селекционные достижения, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров — исключительное право возникает после прохождения государственной регистрации в Роспатенте.
Исключительное право на эти объекты удостоверяется соответствующим документом — патентом или свидетельством. И, если исключительное право на объект интеллектуальной собственности возникает в силу его признания государством, то и все, что происходит дальше с этим правом (отчуждение, предоставление права использования объекта, залог), также должно подлежать государственной регистрации.
Таким образом, регистрация обязательна, если предметом лицензионного договора или договора отчуждения исключительных прав выступают:
- Запатентованное изобретение, полезная модель, промышленный образец
- Зарегистрированный товарный знак и знак обслуживания
- Зарегистрированная топология интегральной микросхемы
- Зарегистрированные селекционные достижения
- Зарегистрированная программа для ЭВМ, базы данных
Какие объекты исключительных прав не могут быть предметом договора отчуждения и лицензионного договора?
В соответствии с Гражданским Кодексом не предусмотрена возможность передавать права или отчуждать следующие объекты интеллектуальной собственности:
- Фирменные наименования
- Наименования мест происхождения товаров
- Коммерческие обозначения (например, вывеска с названием компании)
- Топологии интегральных микросхем
Интеллектуальная собственность, представленная коммерческим обозначением (например, вывеска с названием компании), то право ее использования регламентируется договором аренды предприятия либо договором франчайзинга.
Если интегральная микросхема составляет гостайну, то она также не подлежит государственной регистрации.
Объекты интеллектуальной собственности, не нуждающиеся в государственной регистрации
Для объектов авторских и смежных прав регистрация не требуется. Это означает, что сегодня в России не существует, к примеру, реестров произведений науки, литературы или искусства.
Почему закон не предусматривает регистрацию указанных объектов? Дело в том, что произведения, относимые к авторским и смежным правам, считаются и так принадлежащими исключительно автору с момента их создания.
Однако авторское право можно дополнительно «зарегистрировать» (осуществить депонирование, «передать на хранение»), например в Российское авторское общество. Депонирование применяется для письменной и устной формы произведений, изображений и объемно-пространственной формы произведения. Также ряд объектов можно добровольно зарегистрировать в Роспатенте. К таким объектам относятся программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем.
Ноу-хау и секретные разработки не подлежат регистрации в силу своей природы.
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА И РЕГИСТРАЦИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
Наши специалисты помогут подготовить договор отчуждения (уступки) права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, объекты авторского права, а также на товарные знаки и коммерческие обозначения, отвечающий Вашим интересам.
Договор отчуждения – это один из договоров о распоряжении исключительным правом, по которому, согласно п. 1 ст. 1234 Гражданского Кодекса РФ, одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на указанные объекты в полном объеме другой стороне (приобретателю).
КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА?
В качестве предмета договора отчуждения исключительных прав могут выступать права на:
- изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- товарный знак, знак обслуживания;
- программы ЭВМ, базу данных;
- секрет производства (ноу-хау)
- топологию интегральной микросхемы
- права на объекты авторского права
КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА?
- фирменные наименования
- наименования мест происхождения товаров
- коммерческие обозначения (могут перейти к другому лицу только в составе предприятия)
- коллективные товарные знаки
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ФОРМЕ И УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА?
Договор заключается в письменной форме;
Содержит:
– четкое указание на предмет договора (объект исключительных прав, номер государственной регистрации – если есть);
– указание на безвозмездность договора или в случае, если он возмездный: размер вознаграждения и порядок его определения.
При этом необходимо учитывать, что безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями не допускается (п.4 ст.1434 ГК РФ).
Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то наши специалисты подготовят все необходимые документы для регистрации и осуществят ее сопровождение в Роспатенте.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ?
Обязательная регистрация требуется, если предметом договора выступают:
- запатентованное изобретение, полезная модель, промышленный образец;
- зарегистрированный товарный знак;
- зарегистрированная топология интегральной микросхемы;
- зарегистрированная программа для ЭВМ, база данных.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ?
Действующими нормативными документами, которые определяют порядок регистрации, являются:
- Гражданский кодекс РФ, ст. 1232
- Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных
- Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора
Государственная регистрация осуществляется по заявлению сторон договора или одной из сторон.
В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
– подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
– удостоверенная нотариусом выписка из договора;
– сам договор.
Регистрирующий орган (Роспатент) осуществляет проверку соответствия Государственным реестрам следующих сведений, указанных в поступивших документах:
– сведения о сторонах договора;
– сведения о предмете договора.
Таким образом, если у правообладателя изменился адрес или наименование, необходимо вначале внести изменения в Государственные реестры.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ РОСПАТЕНТ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ В РЕГИСТРАЦИИ?
– неуплата пошлин;
– непредставление в установленный срок ответа на уведомление Роспатента;
– несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 Правил Роспатента.
В КАКОЙ СРОК РЕГИСТРИРУЕТСЯ ПЕРЕХОД ПРАВА ПО ДОГОВОРУ?
Административным регламентом предусмотрен срок регистрации 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент.
На практике в настоящее время срок регистрации составляет 2-3 месяца.
С КАКОГО МОМЕНТА ДОГОВОР ВСТУПАЕТ В СИЛУ?
В том случае, если переход исключительных прав по договору отчуждения не подлежит обязательной государственной регистрации (например, по договору отчуждения авторских прав), договор вступает в силу с момента его заключения.
Если же переход исключительных прав по договору отчуждения подлежит государственной регистрации (например, по договору отчуждения прав на товарный знак), то исключительное право к приобретателю переходит в момент государственной регистрации перехода исключительных прав по договору отчуждения.
МОЖНО ЛИ ОТЧУЖДАТЬ ОБЪЕКТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ, ЕСЛИ ОН ОБРЕМЕНЕН ЛИЦЕНЗИЕЙ ИЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА?
Правообладатель вправе заключить договор об отчуждении исключительного права на объект, обремененный лицензионным договором. При переходе права по договору об отчуждении исключительного права лицензионные договоры сохраняют силу (п. 7 ст. 1235).
При этом в случае заключения договора об отчуждении исключительного права, обремененного лицензионным договором, согласия лицензиата не требуется. В соответствии с п. 7 ст. 1235 переход исключительного права не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Однако обладатель должен уведомить лицензиата об отчуждении права.
Если же правообладатель заключает договор отчуждения на объект, обремененный залогом исключительного права без согласия залогодержателя, то договор об отчуждении на основании ст. 168 ГК РФ должен быть признан недействительным, и к нему применимы последствия недействительности договора.