Проведение экспертизы по существу на полезную модель

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.08.2021 п. 1 ст. 1390 излагается в новой редакции (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ).

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает:

информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 настоящего Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.

Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

4. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.

Открыть полный текст документа

Источник

Экспертиза заявки на изобретение и полезную модель

Формальная экспертиза

На этапе формальной экспертизы проверяется наличие всех документов, а также правильность их оформления. В случае, если документы оформлены неверно, формальная экспертиза направляет заявителю запрос с требованием исправить материалы заявки. Срок формальной экспертизы от подачи заявки до направления запроса или уведомления о положительном результате проверки не превышает 2 месяцев.

Экспертиза по существу

На этапе экспертизы по существу проводится:

– информационный поиск по заявкам, т.е. выявление аналогов (патентных и непатентных документов), сведения о которых опубликованы до даты приоритета (подачи) заявки,

– проверка с учетом выявленных аналогов соответствия изобретения (полезной модели) условиям патентоспособности,

– проверка единства изобретения,

– выявление дополнительных недостатков, связанных с составлением заявки и не выявленных формальной экспертизой

Срок экспертизы по существу от ее начала до направления первого запроса или решения о выдаче на изобретение не превышает 12 месяцев, на полезную модель – ориентировочно 6 месяцев (в данный момент в связи с изменением законодательства сроки экспертизы утверждаются). При этом количество запросов экспертизы формально неограниченно и соответственно неограниченно общее время рассмотрения заявки. Однако, как правило, после 2-3 запросов экспертиза выносит решение о выдаче или об отказе в выдаче патента.

Запрос экспертизы

В случае обнаружения каких-либо недостатков заявки, связанных с отсутствием патентоспособности или с оформлением заявки экспертиза направляет заявителю запрос, в котором излагаются причины, препятствующие выдаче патента с предложением внести корректировку в заявку.

В ответ на запрос заявитель должен предоставить свои доводы и, если необходимо, исправленные материалы.

При ответе на запрос очень важны следующие моменты:

1. Если вносятся какие-либо дополнения (новые признаки) в пункты формулы изобретения (полезной модели) необходимо убедиться содержались ли эти новые признаки в первоначальной формуле или описании заявки. Если нет – такие изменения вносить нельзя (в законодательстве это называется «изменение сущности изобретения (полезной модели)»). При этом также нельзя включать в формулу признаки из реферата или чертежей.

2. Если экспертиза выдвигает ряд замечаний нельзя отвечать только на часть из них, а остальные игнорировать. В этом случае у эксперт вправе основания признать заявку отозванной (т.е. прекратить ее расмотрение), т.к. заявитель не представил запрошенные материалы.

3. Если заявитель не согласен с мнением экспертизы, он должен представить аргументированный ответ приведением доводов технического характера, с отсылками на техническую литературу, если они необходимы. Часто бывает так, что замечания эксперта связаны с непониманием каких-либо сложных технических аспектов изобретения (полезной модели), которые кажутся абсолютно очевидными для заявителя. Так происходит, например, когда заявитель является высококвалифицированным специалистом в определенной узкой области техники, а эксперт не обладает такими специальными знаниями. В этом случае заявителю целесообразно подробно разъяснить эксперту все технические аспекты, даже те, которые кажутся ему простыми.

4. Иногда эксперт для ускорения процесса рассмотрения сам предлагает варианты корректировки формулы и других материалов. С одной стороны, это является положительным моментом, поскольку заявитель знает, что если он согласится с предложениями, эксперт, вероятно, всего вынесет положительное решение . Однако с другой стороны, не стоит принимать все предложения эксперта по изменению формулы, поскольку такие изменения часто сужают объем охраны изобретения или полезной модели. Сначала следует оценить насколько то или иное предложение эксперта правомерно и не вредит будущему патенту.

Выдача патента

Если изобретение (полезная модель) соответствует всем требованиям, эксперт выносит решение о выдаче патента. После чего при оплате заявителем всех пошлин материалы заявки передаются на публикацию. Затем через некоторое время (обычно 2-3 месяца) патент направляется заявителю и одновременно с этим публикуются материалы.

В результате процесс получения патента на изобретение в среднем занимает от 1 до 1,5 лет, на полезную модель – от 8 до 12 месяцев.

Источник

Основанием для начала экспертизы заявки на полезную модель по существу является выполнение двух условий. Формальная экспертиза заявки на полезную модель должна завершиться с положительным результатом, и уплата пошлины за проведение экспертизы заявки на полезную модель по существу должна быть произведена в установленном размере.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу – это (как и в случае заявки на изобретение) проверка соблюдения требований, предъявляемых к полезной модели и к раскрытию полезной модели в описании.

Проверка начинается с исследования документов заявки на полезную модель, включает приведенные ниже этапы проверки и завершается принятием по заявке решения о выдаче патента на полезную модель, решения об отказе в выдаче патента на полезную модель или решения о признании заявки отозванной.

Как и в случае экспертизы заявки на изобретение по существу, при проведении экспертизы заявки на полезную модель по существу выявляется сущность полезной модели, т.е. совокупность существенных признаков полезной модели, обеспечивающих получение технического результата при использовании устройства, в котором воплощена полезная модель.

Для того чтобы выявить сущность полезной модели, эксперт исследует материалы заявки, знакомится с выбранным заявителем прототипом – объектом, в котором воплощено ближайшее к патентуемой полезной модели техническое решение, уясняет техническую проблему (задачу), которую решил изобретатель, и технический результат, который ожидается от использования полезной модели при ее воплощении в устройстве, после чего приступает к проверкам.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу включает:

проверку соблюдения требования единства полезной модели (п. 1 ст. 1376 ГК РФ);
проверку соответствия полезной модели требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1351 ГК РФ;
проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1351 ГК РФ;
проверку достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
проверку соответствия формулы полезной модели требованиям, предусмотренным подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ;
проверку соответствия объекта, заявленного в качестве полезной модели, выраженного формулой, предложенной заявителем, условию патентоспособности “техническое решение, относящееся к устройству” (п. 1 ст. 1351 ГК РФ);
проверку промышленной применимости (п. 4 ст. 1351 ГК РФ);
проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка ее соответствия условию новизны в соответствии с п. п. 1 – 3 ст. 1351 ГК РФ (далее – проверка новизны);
проверку новизны полезной модели.

Приведенная последовательность проверок не является обязательной при проведении экспертизы заявки на полезную модель по существу, но часто используется в практике экспертизы как наиболее рациональная. Несоответствие полезной модели хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели является препятствием для выдачи патента.

Этапы проверок по заявкам на полезные модели также совпадают с этапами проверок по заявкам на изобретения.

Первый этап – проверка соблюдения требования единства полезной модели.

На втором этапе проводятся однотипные проверки в отношении заявленного в качестве полезной модели объекта:

Не нашли что искали?

Преподаватели спешат на помощь

не относится ли этот объект к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ);
не относится ли этот объект к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей (п. 6 ст. 1351 ГК РФ);
не относится ли этот объект к объектам, которые не являются полезными моделями (п. 5 ст. 1351 ГК РФ).

Если второй этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к третьему этапу.

На третьем этапе эксперт должен убедиться в том, что:

сущность полезной модели раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи (подп. 1 – 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ), с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
формула полезной модели соответствует требованиям, предъявляемым к ней подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ;
объект, заявленный в качестве полезной модели, выраженный формулой, предложенной заявителем, соответствует условию патентоспособности “техническое решение, относящееся к устройству” (п. 1 ст. 1351 ГК РФ);
– полезная модель соответствует условию “промышленная применимость”.

Если третий этап завершается с положительным результатом, эксперт переходит к проведению информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники (четвертый этап), после чего осуществляется проверка новизны полезной модели (пятый этап).

Если все этапы завершены с положительным результатом, Роспатент принимает по заявке решение о выдаче патента (п. 2 ст. 1390 ГК РФ) и выдает патент на полезную модель (п. 1 ст. 1393 ГК РФ).

Если в ходе экспертизы по существу будет установлено, что необходимо запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых невозможно дальнейшее проведение экспертизы по существу, заявителю направляется запрос, ответ на который должен быть представлен заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Срок представления ответа на запрос может быть продлен или восстановлен в том же порядке, как и по заявке на изобретение.

Несоответствие полезной модели хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели является препятствием для выдачи патента.

Однако, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель такое препятствие выявлено, по заявке на полезную модель заявителю не направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности полезной модели. Направление такого уведомления по заявке на полезную модель ГК РФ не предусмотрено. По заявке сразу направляется решение об отказе в выдаче патента на полезную модель (п. 2 ст. 1390 ГК РФ).

Решение Роспатента о выдаче патента на полезную модель, об отказе в выдаче патента на полезную модель или о признании заявки на полезную модель отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент в том же порядке, в котором подается возражение на решение, принятое по заявке на изобретение (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 3 ст. 1387 ГК РФ).

Содержание проверок, предусмотренных п. п. 2, 3, 4, 8 по заявкам на полезные модели, полностью совпадает с содержанием проверок, проводимых по тем же основаниям по заявкам на изобретения. Содержание остальных проверок по заявкам на полезные модели существенно отличается от содержания аналогичных проверок, проводимых по заявкам на изобретения. Ниже рассмотрены отличительные черты этих проверок.

Источник

Под экспертизой полезной модели (ПМ) понимается формальная экспертиза заявки на ПМ, которую проводят сотрудники Роспатента.

Цели экспертизы полезной модели

Целью экспертизы является сверить наличие необходимой документации для официальной регистрации модели.

Экспертиза полезной модели также проводится и с целью установления единства ПМ, так как правоустанавливающий документ (патент) можно выдавать только на одну модель. На несколько моделей правоустанавливающий документ может быть получен только в тех случаях, когда технические решения образуют единый комплекс и не могут полностью соответствовать своему предназначению, если их использовать раздельно.

Порядок проведения экспертизы полезной модели

Порядок и подробное описание условий проведения экспертизы ПМ содержатся в Приказе Минобрнауки за номером 326 от 29.10.2008.

Экспертиза заявки на соответствие требованиям
После того как заявка поступает в Роспатент, ей присваивается соответствующий номер, расшифровка которого дает информацию о годе, порядковом номере, и код, обозначающий принадлежность заявки к полезным моделям.
Экспертиза заявки определяет:
- все ли документы и прилагаемые материалы поданы на экспертизу и верно ли они оформлены;
- уплачена ли госпошлина в соответствующем размере;
- имеет ли лицо, подавшее заявку, полномочия на ее подачу, верно ли оформлена доверенность;
- соответствует ли техническое решение, претендующее на получение правовой охраны, требованиям единства ПМ;
- необходимо ли проведение классификации по МПК, и проводилась ли она заявителем;
- наличие дополнительных материалов, необходимых для официальной регистрации технического решения, и проверка их соответствия;
- выполнены ли условия статей 1381 и 1382 ГК РФ (речь идет о приоритете и конвенционном приоритете ПМ).
Если проверяемая сотрудниками Роспатента заявка не устраивает их по своему содержанию, они отправляют заявителю запрос о разъяснении тех или иных положений.
Следует отметить, что, кроме проверки документации заявки на соответствие требованиям, экспертиза полезной модели не включает в себя проверку на строгое соответствие всем критериям патентоспособности. Экспертиза ПМ носит сугубо формальный характер. Поэтому, еще до обращения в Роспатент, имеет смысл проведения
патентно-информационного поиска
в целях экономии средств и времени в процессе регистрации технического решения. Патентно-информационный поиск позволяет выявить уже зарегистрированные схожие технические решения на момент подачи заявления на регистрацию ПМ. В процессе проведения патентно-информационного поиска специалисты устанавливают уровень техники рассматриваемого технического решения, которое должно соответствовать необходимому техническому уровню, исходя из общих знаний о развитии техники на момент проведения поиска.
Проверка описания и формулы полезной модели
При проверке описания полезной модели каждый раздел внимательно изучается и проверяется соблюдение минимальных требований к количеству разделов.
Что касается проверки формулы ПМ, то специалисты проверяют ту формулу, которая подана заявителем последней. К формуле предъявляется такое требование как ясность, то есть понятность изложения. Язык изложения должен быть строго научным. Ненаучные высказывания и ссылки на ненаучные источники не допускаются. Признаки технического решения должны характеризоваться без ссылки на внешние источники.
При изучении формулы ПМ формула, которую предлагает заявитель, сравнивается с формулой полезной модели. В случае если формулы не идентичны, и в одной из них усматриваются признаки, которых нет в другой формуле, Роспатент просит заявителя привести формулы в соответствие.
Решение по итогам экспертизы
В результате проведения экспертизы выносится либо согласие Роспатента на придание техническому решению статуса ПМ, либо отказ в регистрации технического решения как ПМ.
Согласие дается в случае, когда у экспертов не возникает вопросов и сомнений по поводу логичности и точности всей документации и сомнений в принадлежности технического решения к ПМ.
Отказ заявитель может получить в том случае, если техническое решение не соответствует признакам ПМ. Кроме того, согласно законодательству, ряд технических решений не может получить в России правовую охрану в качестве ПМ, несмотря на то что они также имеют техническую природу. К таким решениям относятся топологии интегральных микросхем и
промобразцы (художественно-конструкторские решения, основная задача которых сводится к определению внешнего вида изделия).
В ходе проведения экспертизы может быть выявлено, что в заявке на регистрацию ПМ имеется информация, относимая к государственной тайне. Тогда материалы заявки засекречиваются в соответствии с положениями закона о гостайне. В таком случае заявку можно либо отозвать, либо переоформить ее в соответствующем порядке. Выбор остается за заявителем.

Источник