Признаки исключительного права на полезную модель

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ

Арбитражные споры:

– Правообладатель изобретения хочет запретить его использование

– Правообладатель полезной модели хочет запретить ее использование

– Правообладатель промышленного образца хочет запретить его использование

– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него

– Правообладатель полезной модели хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее

См. все ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ

Споры в суде общей юрисдикции:

– Правообладатель полезной модели (промышленного образца) хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее

– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

Открыть полный текст документа

Источник

Опубликовано 2016.03.12

Обновлено 2016.03.12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

Полезная модель является результатом интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.
Статья 1351 Гражданского Кодекса РФ определяет, что:
«В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству». Таким образом, заявленный в качестве полезной модели объект должен являться техническим решением, относящимся к устройству.
Полезные модели иногда называют малыми изобретениями или изобретениями второго уровня.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если устройство соответствует двум критериям:

Является новым.
Промышленно применимо.

Новизна и промышленная применимость полезной модели

Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники. При этом в уровень техники включаются все опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в России, в том случае, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.
Кроме того, в уровень техники включаются все запатентованные в РФ изобретения и полезные модели, а также поданные в РФ заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, имеющие ранний приоритет.
Если вы раскрыли информацию о своем устройстве ранее, чем подали заявку на получение патента и сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, то вам следует не позднее, чем через 6 месяцев с даты раскрытия информации подать заявку на получение патента. Если же установленный льготный период на подачу заявки в шесть месяцев с даты раскрытия информации пропущен, то это обстоятельство препятствует признанию патентоспособности полезной модели.

Полезная модель признается промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности или в любых отраслях экономики или социальной сфере.

Автор полезной модели

Автором полезной модели может быть только физическое лицо, гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий объект патентного права.
Лицо, указанное в качестве автора в заявке на получение патента на полезную модель считается автором полезной модели, если не доказано иное.
Автору полезной модели принадлежит исключительное право на полезную модель и право авторства полезной модели. А также право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебной полезной модели ( в соответствующих Закону случаях).
Право на получение патента на полезную модель первоначально принадлежит автору полезной модели. Однако оно может перейти к другому лицу в случаях и по основаниям, которые установлены законом.

Заявка на полезную модель. Экспертиза заявки на полезную модель

Заявка на получение патента на полезную модель подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в Федеральный Институт Промышленной Собственности – ФИПС, Роспатент).
По заявке на полезную модель, поступившей в ФИПС проводится экспертиза, в ходе которой проверяется:
– наличие документов, предусмотренных статьей 1376 гражданского Кодекса РФ;
– соответствие этих документов установленным требованиям;
– соблюдение требования единства полезной модели;
– относится ли заявленное в качестве полезной модели решение к техническим решениям.
В процессе экспертизы заявки на полезную модель не проверяется соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности – новизна и промышленная применимость.
По заявке на полезную модель не проводится информационный поиск для определения уровня техники, в соответствие с которым оценивается патентоспособность полезной модели.
Основные отличия экспертизы заявки на полезную модель от экспертизы заявки на изобретение заключаются в том, что:
– экспертиза заявки на полезную модель проводится в один этап, и этот этап включает как элементы формальной экспертизы, так и элементы экспертизы по существу;
– экспертиза заявки на полезную модель проводится без информационного поиска;
– экспертиза заявки на полезную модель проводится без проверки новизны и промышленной применимости.
В ходе проверки соответствия заявленного в качестве полезной модели объекта требованиям законодательства, экспертизе необходимо убедиться в том, что заявленный объект является техническим решением, и это решение относится к устройству.
Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании заявленного решения. Заявленный объект признается техническим решением, если признаки этого объекта обеспечивают достижение технического результата.
Заявленный объект признается полезной моделью (техническим решением, относящимся к устройству), если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, обеспечивающих достижение технического результата. К таким признакам относятся, в том числе, признаки, характеризующие родовое понятие и признаки, отличающие заявленное решение от прототипа.

Признаки устройства, использующиеся для характеристики полезной модели:

– наличие конструктивного элемента;
– наличие связи между элементами;
– взаимное расположение элементов;
– форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
-форма выполнения связи между элементами;
– параметры и другие характеристики элементов, и их взаимосвязь;
– материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющегося устройством;
– среда, выполняющая функцию элемента;
– другие признаки устройства.

Сущность полезной модели; формула полезной модели; технический результат; существенные признаки

Сущность полезной модели как технического решения (то есть решения, имеющего технический характер), выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.
Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели – содержать совокупность её существенных признаков, достаточную для достижения заявленного технического результата.
Техническим результатом является эффект, явление, свойство, объективно проявляющиеся при изготовлении или использовании устройства, в котором воплощена полезная модель.
Существенные признаки – признаки, влияющие на возможность получения технического результата, то есть находящиеся в причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом.

Объекты, не являющиеся полезными моделями

В соответствие с пунктом 5 статьи 1350 не являются изобретениями:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
4)правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
Перечисленные выше объекты относятся как к объектам, исключенным из охраны в качестве изобретений, также они не охраняются и в качестве полезных моделей. Данный вывод обусловлен тем, что и изобретение и полезная модель как объекты патентного права имеют одинаковую природу (сущность), проявляющуюся в том, что оба объекта являются техническим решениями.
Следует отметить, что не могут быть объектами патентных прав полезные модели, противоречащие общественным интересам (например, относящиеся к устройствам, предназначенным для осуществления способов клонирования человека, способов модификации генетической ценности человека для использования человеческих эмбрионов в промышленных и/или коммерческих целях). А также в качестве полезной модели не могут получить правовую охрану решения, касающиеся только внешнего вида изделия, направленные на удовлетворение эстетических потребностей и топологии интегральных микросхем.
В том случае, если экспертизой установлено, что заявленному в качестве полезной модели объекту не может быть предоставлена патентная охрана, то есть имеются основания для отказа в выдаче патента на полезную модель, до принятия решения об отказе в выдаче патента, заявителю может быть направлен запрос с результатами проверки патентоспособности.

Патент на полезную модель

Исключительное право на полезную модель признается и охраняется при условии государственной регистрации полезной модели, на основании которой Роспатент выдает патент на полезную модель.
Патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель.
Охрана прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулы полезной модели. Для толкования формулы полезной модели используются также описание и чертежи.
Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи заявки на выдачу патента в ФИПС и составляет 10 лет. Срок действия исключительного права на полезную модель и патента можно продлить на 3 года. Для этого по истечении десятилетнего срока следует подать заявление с просьбой о продлении срока действия патента на полезную модель. Общий срок правовой охраны полезной модели не превышает 13 лет, считая от даты подачи заявки в Роспатент.
Патент на полезную модель действует в случае уплаты ежегодной установленной Правительством РФ пошлины за поддержание патента на полезную модель в силе.
В случае неуплаты в установленный срок патентной пошлины со дня истечения установленного срока для её уплаты патент на полезную модель досрочно прекращает свое действие.
В соответствие с Гражданским Кодексом РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели любым непротиворечащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

Комментарий к статье 1358 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье определено содержание исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее соответствующая регламентация устанавливалась положениями п. п. 1 и 2 ст. 10 Патентного закона 1992 г. Комментируемая статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но изменения коснулись не всех ее положений. Об изменениях сказано ниже.

Пункт 1 комментируемой статьи предусматривает, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 комментируемой части любым не противоречащим закону способом (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение “исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец”), в том числе способами, указанными в п. 2 комментируемой статьи. В прежней (первоначальной) редакции рассматриваемого пункта отсылка была сделана не только к п. 2, но и к п. 3 комментируемой статьи. Однако п. 3 статьи не определял самостоятельные способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в связи с чем Законом 2014 г. N 35-ФЗ отсылка к этому пункту исключена. Указанная ст. 1229 содержит общие положения об исключительном праве, в ч. 1 ее п. 1 указано, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В пункте 1 комментируемой статьи также предусмотрено, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Общие положения о распоряжении исключительным правом закреплены в ст. 1233 комментируемой части, в соответствии с п. 1 которой правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор); заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. Распоряжению исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец посвящены положения § 3 комментируемой главы (ст. ст. 1365 – 1369).

Положениями п. 2 комментируемой статьи определен перечень действий, совершение которых считается использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца. В прежней (первоначальной) редакции данного пункта содержался такой же перечень, но Законом 2014 г. N 35-ФЗ введена новая позиция – это подп. 4 пункта в новой редакции (соответственно, положения подп. 4 пункта в прежней редакции вошли в подп. 5 пункта в новой редакции), указывающий на совершение действий, предусмотренных подп. 1 данного пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению. Помимо этого, в подп. 3 данного пункта отсылка к подп. 2 этого пункта заменена отсылкой к подп. 1 пункта.

Ранее в рамках соответствующей регламентации в п. 1 ст. 10 Патентного закона 1992 г. (здесь и далее – в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) устанавливалось, что патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с данным Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя:
ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;
совершение действий, указанных в абз. 2 данного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного;
совершение действий, указанных в абз. 2 данного пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Положения п. п. 3 и 4 комментируемой статьи определяют условия, при выполнении которых изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, а промышленный образец признается использованным в изделии. Подобные положения содержались в прежней (первоначальной) редакции п. 3 данной статьи, в которой, в свою очередь, были воспроизведены с терминологическими изменениями положения п. 2 ст. 10 Патентного закона 1992 г.

Однако с принятием Закона 2014 г. N 35-ФЗ положения п. 3 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции претерпели существенные изменения. Так, часть 1 данного пункта определяла, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 данной статьи.

Вместо данных положений в ч. ч. 1 и 2 п. 3 комментируемой статьи в новой редакции предусмотрены следующие правила, дифференцированные в отношении изобретения и полезной модели:
изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Часть 3 п. 3 комментируемой статьи в новой редакции в отношении толкования формулы изобретения или полезной модели при установлении использования изобретения или полезной модели отсылает к следующим правилам п. 2 ст. 1354 комментируемой главы: охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели; для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376).

В части 2 п. 3 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции было определено, что промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377). Воспроизводя и уточняя эти положения, часть 4 данного пункта в новой редакции предусматривает, что промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Часть 3 п. 3 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции на случай, когда при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца – все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, предусматривалось, что другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Данные положения вошли в п. 4 комментируемой статьи в новой редакции, но с измененными формулировками: если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно сохраняющим свою практическую значимость разъяснениям, данным в п. 9 информационного письма Президиума ВАС России от 13 декабря 2007 г. N 122 “Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности” , при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Эти разъяснения использованы в Постановлении Президиума ВАС России от 6 декабря 2011 г. N 9916/11 по делу N А28-2070/2010 .

——————————–
ВВАС РФ. 2008. N 2.

ВВАС РФ. 2012. N 5.

В пункте 5 комментируемой статьи, в точности воспроизводящем положения п. 4 в прежней (первоначальной) редакции, определены особенности осуществления исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае, когда обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица: в этом случае к отношениям между такими лицами подлежат применению правила п. п. 2 и 3 ст. 1348 комментируемой главы. Речь идет о правилах, регулирующих отношения между соавторами изобретения, полезной модели или промышленного образца, но в случае, предусмотренном в п. 5 комментируемой статьи, эти правила в силу прямого указания в данном пункте применяются независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

В указанных п. п. 2 и 3 ст. 1348 комментируемой главы предусмотрены наряду с прочим следующие правила: каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное; к отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила п. 3 ст. 1229 комментируемой части.

Ранее в п. 1 ст. 10 Патентного закона 1992 г. устанавливалось, что порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит нескольким лицам, определяется договором между ними. При этом предусматривалось, что при отсутствии такого договора каждый из патентообладателей может использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу без согласия остальных патентообладателей.

Источник