Перевод заявки на полезную модель в изобретение
Процесс патентования научно-технических разработок представляет собой сложную процедуру, поскольку рассмотрение документов заявки происходит в течение длительного времени и не всегда возможно сразу определиться с вопросом о том, в полной ли мере научно-техническая разработка удовлетворяет критериям патентоспособности, установленным действующим гражданским законодательством. Особенно сложно сразу определить изобретательский уровень разработки.
В этой связи, нередко в процессе госрегистрации, заявители хотят преобразовать свою заявку на изобретение в заявку на полезную модель или, наоборот, в зависимости от конкретных обстоятельств.
В чем заключается смысл преобразования заявки?
Преобразование заявки позволяет решить ряд проблем, стоящих перед заявителем, в случаях, когда патентуемая им научно-техническая разработка:
- Либо не имеет достаточного изобретательского уровня, но при этом заявлена на госрегистрацию в качестве изобретения;
- Либо имеет достаточный изобретательский уровень, но при этом заявлена на госрегистрацию только в качестве полезной модели.
И в том и в другом случае, преобразование заявки может оказаться эффективным решением в данной правовой ситуации.
Так, в первом случае, если не осуществить преобразование заявки, научно-техническая разработка не пройдет экспертизу по существу и на этом основании в ее госрегистрации сотрудниками фед. института промсобственности будет отказано. Иными словами патента такая разработка не получит, и правовую охрану тоже. Преобразование заявки здесь позволяет заявить такую разработку в качестве полезной модели, поскольку данный объект промсобственности не требует изобретательского уровня и получить на нее правовую охрану, хотя и на меньший срок по сравнению с изобретением, но все таки получить.
Во втором случае, имеет место ситуация при которой в ходе патентно-информационного поиска выяснилось, что научно-техническая разработка обладает изобретательским уровнем и может быть запатентована в качестве изобретения. Однако заявка на госрегистрацию такой разработки была подана в качестве полезной модели, в результате чего, разработка конечно же успешно пройдет процесс госрегистрации, но получит правовую охрану на значительно меньший срок (вместо двадцати лет правовой охраны – только десять лет).
Поскольку такие проблемы обнаруживаются уже в процессе госрегистрации, необходимо их решать путем обращения в фед. институт промсобственности с соответствующим заявлением о преобразовании заявки, с указанием причин такого преобразования.
Почему необходимо именно преобразование, а не отзыв заявки?
Некоторые заявители не видят разницы между преобразованием и отзывом заявки на госрегистрацию изобретения или полезной модели. Тем не менее, такая разница существует и каждое из указанных действий заявителя имеет свое правовое значение.
Так, в случае отзыва заявки, необходимо понимать, что научно-техническая разработка утрачивает временную правовую охрану, которая ей предоставлялась на период патентования с момента даты подачи заявки (даты приоритета). Это означает, что формулы такой заявки, могут быть свободно использованы с момента отзыва заявки любым заинтересованным в этом лицом.
Если же имеет место преобразование заявки, то временная правовая охрана такой разработки не прекращается, что исключает возможность использования формулы разработки другими изобретателями.
Процедура преобразования заявки
Согласно действующему гражданскому законодательству, преобразование заявки является неотъемлемым правом заявителя, однако данное право может быть реализовано только при строгом соблюдении следующих условий:
- Необходимо обратиться в фед. институт промсобственности с соответствующим заявлением;
- Заявление о преобразовании заявки может быть подано только до момента принятия сотрудниками фед. института промсобственности решения по заявке (таких решений может быть два : либо о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента) и до момента публикации сведений о научно-технической разработке в официальном бюллетене Роспатента.
- В пакет документов заявки не должно входить заявление о предложении заключения сделки отчуждения патента (в случае, если заявление с предложением о заключении такого договора прилагалось к первоначальной заявке, законодатель не предоставляет заявителю право на преобразование заявки).
Здесь также следует отметить, что в случае, если решение по заявке было уже принято и это было отрицательным решением (отказ в госрегистрации и выдаче патента), то законодатель допускает возможность для заявителя подать заявление на преобразование заявки в пределах срока, установленного законодателем на подачу возражений против решения регистрирующего органа.
Источник
Согласно действующему гражданскому законодательству, преобразование правоустанавливающего документа (патента) на полезную модель в правоустанавливающий документ на изобретение, равно как и обратное преобразование (трансформация) изобретения в полезную модель не предусматривается.
Законодатель в статье 1398 Гражданского Кодекса в этой связи устанавливает следующие правила:
- В случае если правоустанавливающий документ на рассматриваемые объекты промсобственности будет оспорен в полном объеме в судебном порядке, то, он аннулируется на основании судебного решения.
- В случае если правоустанавливающий документ на рассматриваемые объекты промсобственности будет оспорен частично, то на уникальные технические решения, его составляющие, которые не были оспорены и в полной мере соответствуют критериям патентоспособности, установленным законом, выдаются новые правоустанавливающие документы (патенты).
Это означает что в России на настоящий момент преобразование патентов в «чистом виде» невозможно. Так как в обоих приведенных выше случаях, оспоренный правоустанавливающий документ (патент) на объект промсобственности аннулируется.
В первом случае, когда правоустанавливающий документ оспаривается в полном объеме, оспоренный объект промсобственности полностью утрачивает правовую охрану, а во втором случае, составные технические решения, которые не были оспорены, получают новый правовой статус полезной модели, изобретения или промобразца, и, соответственно, новый правоустанавливающий документ.
Таким образом, в случае признания судом какого-либо патента недействительным частично, имеет место замена первоначального патента на новый правоустанавливающий документ в другом, как правило, уменьшенном объеме, а не преобразование одного патента в другой с сохранением основного объема его формулы.
Однако третьего апреля 2012 года в Госдуму Дмитрием Медведевым был внесен проект закона, в котором предусматриваются поправки в Гражданский Кодекс, в том числе в интеллектуальное право.
В случае принятия указанного законопроекта, в статью 1398 Гражданского Кодекса будут внесены изменения, согласно которым при оспаривании патентов на изобретения в полном объеме, будет возможно их трансформировать (преобразовывать) в правоустанавливающие документы на полезные модели, с сохранением основного объема формулы технического решения.
Преобразование правоустанавливающих документов, планируется осуществлять во всех случаях, когда его Правообладатель обратится с соответствующим заявлением, содержащим просьбу о преобразовании правоустанавливающего документа, но при обязательном соблюдении четырех следующих условий:
- Оспоренное техническое решение, ранее имевшее правовой статус изобретения, должно в полной мере отвечать критериям патентоспособности, предусмотренным законодателем для полезных моделей;
- Срок действия оспариваемого правоустанавливающего документа на изобретение не превысил максимально-возможный срок действия правоустанавливающего документа на полезную модель. Иными словами, с момента подачи первоначальной заявки на оригинальное техническое решение для получения им статуса изобретения, должно пройти не более десяти лет. Поскольку срок действия правоустанавливающего документа, то есть начало правовой охраны объекта промсобственности, исчисляется не с момента получения правоустанавливающего документа (патента) на него, а с даты подачи заявки, так называемой даты приоритета;
- Оспариваемый правоустанавливающий документ не должен был выдаваться по заявке, одновременно с которой подавалось заявление о заключении публичного договора в порядке пункта третьего статьи 1366 ГК (публичное предложение об отчуждении патента на объект промсобственности), или же такое заявление должно быть отозвано до подачи заявления с просьбой о преобразовании правоустанавливающего документа;
- Подавать заявление с просьбой о преобразовании необходимо в период оспаривания, то есть еще до момента принятия решения по данному патентному спору судом.
Особо следует отметить, что в рассмотренном законопроекте, преобразование правоустанавливающего документа на полезную модель в патент на изобретение не предусматривается. Речь идет только о преобразовании правоустанавливающего документа на изобретение.
Таким образом, ни в современном законе, ни в случае внесения в него рассмотренных поправок, преобразовать (трансформировать) полезную модель в изобретение невозможно.
Согласно действующему законодательству, преобразование полезной модели в изобретение возможно только в отношении заявки на полезную модель, то есть на стадии ее госрегистрации, в порядке части второй статьи 1379 Гражданского Кодекса.
Источник
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений Роспатента и (или) его должностных лиц,
федеральных государственных служащих.
Решение Роспатента о
выдаче патента на полезную модель, об отказе в выдаче патента на полезную модель или о признании заявки на полезную модель отозванной может быть
оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент в течение семи
месяцев со дня направления заявителю соответствующего решения или
запрошенных копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны
в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель
запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления
решения, принятого по заявке на полезную модель. Пропущенный заявителем
срок подачи возражения может быть восстановлен в установленном порядке
при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не
был соблюден срок. Порядок обжалования указанных решений путем подачи
возражений и их рассмотрения, включающий сроки рассмотрения возражений,
установлен Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в
Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от
22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Минюсте России 08.05.2003, рег. №
4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164,
зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2003 № 5339.
Предметом жалобы могут являться действие (бездействие) и (или) решения,
принятые (осуществляемые) должностным лицом Роспатента при
предоставлении государственной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной
услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены Регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
7) отказ Роспатента в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного законодательством Российской
Федерации срока таких исправлений.
Жалоба может быть подана в:
1) Роспатент, в том числе на имя руководителя Роспатента, заместителя руководителя Роспатента;
2) Минэкономразвития России, в том числе на имя Министра, его заместителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием интернет-сайта
Роспатента, Единого портала государственных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Роспатента, решение и действие (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии),
сведения о месте жительства заявителя − физического лица, либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя − юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Роспатента, его должностного лица либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Роспатента, его должностного лица либо
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Регистрация поступившей в Роспатент жалобы является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Жалоба,
поступившая в Роспатент, подлежит рассмотрению должностным лицом,
уполномоченным в установленном законодательством Российской Федерации
порядке на рассмотрение таких жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Роспатента, его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений − в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
По результатам рассмотрения жалобы Роспатент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе путем исправления допущенных
Роспатентом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, принятого по
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и
электронной форме (при наличии соответствующего указания в жалобе)
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Решения
по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц
Роспатента, федеральных государственных служащих могут быть обжалованы
заявителем подачей жалобы руководителю Роспатента.
Действия
(бездействие) и решения руководителя Роспатента могут быть обжалованы
заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.
Источник
Глава 7. Рассмотрение заявления о преобразовании заявки в заявку на изобретение, в заявку на промышленный образец | |
Заявитель вправе подать в Роспатент заявление о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение, в заявку на промышленный образец (далее – заявление о преобразовании заявки). | ст. 1379 Кодекса, п. 3(14) Правил |
Срок рассмотрения заявления составляет: – два месяца с даты его поступления в Роспатент, если за преобразование заявки не предусмотрена уплата патентной пошлины (преобразование заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец); – два месяца и две недели с даты его поступления в Роспатент, если за преобразование заявки предусмотрена уплата патентной пошлины (преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение). | п. 91 Регламента |
Рассмотрение заявления о преобразовании заявки включает проверку: – уплаты пошлины за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение; – соблюдения срока подачи заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец; – возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец; – наличия заявления о выдаче патента на изобретение или заявления о выдаче патента на промышленный образец; – соответствия заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец требованиям законодательства Российской Федерации. Административные действия, предусмотренные Регламентом, не связанные с рассмотрением заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец, в период с даты поступления указанного заявления до даты принятия решения по заявлению о преобразовании заявки не осуществляются. | п. 89 Регламента |
При рассмотрении заявления сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи заявления. | п. 89 Правил |
Заявление о преобразовании заявки может быть подано заявителем до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения против этого решения. | п. 2 ст. 1379 Кодекса, п. 9 Правил |
Заявитель вправе подать возражение против решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной в течение семи месяцев со дня направления Роспатентом заявителю соответствующего решения или запрошенных в Роспатенте копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на полезную модель. | п. 3 ст. 1387 Кодекса |
Если в результате проверки установлено, что срок подачи заявления нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления. Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления. | п. 96 Регламента, п. 90 Правил |
При нарушении установленного законодательством срока подачи заявления о преобразовании заявки отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а, следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины. В этом случае, если за преобразование заявки предусмотрена уплата патентной пошлины, проверка уплаты пошлины должна быть осуществлена с целью информирования заявителя о возможности возврата или зачета средств, поступивших в уплату пошлины. В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины, или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины. | п. 6 Положения о пошлинах, п. 3(16), 3(17), 10 Правил |
При соблюдении установленного законодательством срока подачи заявления в случае необходимости уплаты пошлины за преобразование заявки осуществляется проверка уплаты пошлины. | |
Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели с даты поступления заявления в Роспатент. | |
Если пошлина за преобразование заявки в заявку на изобретение не уплачена в установленном размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины. Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления заявления в Роспатент. По истечении срока, установленного для уплаты пошлины осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины. Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и/или копии документа, подтверждающего уплату пошлины. Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления. Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления. | п.п. 66-72, 89, 96 Регламента |
При соблюдении установленного срока подачи заявления и, при необходимости, уплате пошлины в установленных размере и порядке осуществляется проверка возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец. | п. 89 Регламента |
Если в результате проверки установлено, что возможность сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец отсутствует, заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления. | |
При соблюдении установленного срока подачи заявления, уплате пошлины в установленных размере и порядке (при необходимости), установлении возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец осуществляется проверка: – наличия заявления о выдаче патента на изобретение или заявления о выдаче патента на промышленный образец, оформленного по установленной форме; – соответствия заявления о преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец требованиям законодательства Российской Федерации. | п. 89 Регламента |
Требования к заявлению о преобразовании заявки: – заявление должно быть составлено по форме, представленной в приложении N 13 к Правилам. Документы, необходимые для удовлетворения заявления о преобразовании заявки: к заявлению о преобразовании заявки должно быть приложено заявление о выдаче патента на изобретение либо заявление о выдаче патента на промышленный образец, оформленное по установленной форме. | п. 3(14) Правил |
Если в результате проверки установлено, что: – заявление о преобразовании заявки представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований; – отсутствует заявление о выдаче патента на изобретение либо заявление о выдаче патента на промышленный образец; заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы. | п. 90 Регламента |
При поступлении в ответ на уведомление исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок заявление рассматривается повторно в двухмесячный срок с даты их поступления в Роспатент. | п. 91 Регламента, п. 94 Правил |
Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления. Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления. | п. 96 Регламента |
Если по заявлению о преобразовании заявки принято решение об отказе в удовлетворении заявления, по заявке осуществляются административные действия в предусмотренном Регламентом порядке. | п. 89 Регламента |
Решение об удовлетворении заявления принимается при соблюдении следующих условий: – заявление подано в установленный законодательством срок; – пошлина уплачена в установленных размере и порядке (при необходимости); – установлена возможность сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец; – заявление о выдаче патента на изобретение или заявление о выдаче патента на промышленный образец представлено; – заявление о преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Заявителю направляется решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки. | п. 96, 97(4) Регламента, п. 95 Правил |
Уведомление об отказе в удовлетворении заявления и решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления, решения. | п. 137 Регламента |
Источник