Передача права использования патента на полезную модель
Передача права на использование выданного патента от правообладателя третьим лицам возможно в рамках нескольких договоров. В зависимости от полноты передаваемых прав, а также сопровождающейся передачи прав на иные объекты интеллектуальной собственности, предусмотрено заключение сделок по полному отчуждению всех прав на передаваемый патент, передача патента во временное пользование в рамках лицензионного договора, а также передача патента вместе с товарным знаком при заключении договора коммерческой концессии (франчайзинга). Обратите внимание, что уступка права на получение патента производится без договора, но только до вынесения решения о выдаче патента.
Отчуждение или продажа патента
Очень часто правообладатели патента хотят продать патент, передав полный спектр прав на его использование без сохранения возможности использовать такой патент в собственных целях.
Как продать патент на изобретение?
Продажа патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец осуществляется путем заключения договора отчуждения патента. Договор по которому происходит уступка патента обязательно должен пройти государственную регистрацию в Роспатенте. Продолжительность такой регистрации составляет от 2 месяцев. Пошлина за регистрацию договора отчуждения патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец составляет 1650 руб. (НДС не облагается). Дополнительно оплачивается по 850 руб. за каждый патент, передаваемый по договору, свыше одного.
Договор отчуждения патента имеет множество особенностей, с которыми Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе
Использование патента в рамках лицензионного договора
Лицензию на использование патента может получить любое лицо, заключившее соответствующий договор с правообладателем. В рамках данного договора правообладатель предоставляет пользователю разрешение на использование патента в оговоренных рамках. Условия, предусмотренные в договоре могут ограничивать территориальное или функциональное использование патента.
Срок действия лицензионного договора, помимо самого договора, ограничивается сроком действия самого патента. Помните, что после прекращения правовой охраны патента, все права, переданные по лицензионному договору, также перестают действовать.
Лицензия на использование патента может быть как исключительной, так и неисключительной.
Правовая помощь в разработке и заключении договоров
Специалисты Патентно-адвокатского бюро «Гардиум» имеют большой опыт в области разработки, сопровождении заключения договоров по передаче прав на патенты, а также в их государственной регистрации. В зависимости от Ваших потребностей мы можем предложить различные варианты пакетов услуг: начиная от регистрации готовых лицензионных договоров и договоров отчуждения, заканчивая разработкой договоров с нуля, с последующей регистрацией права, переходящего по договору, в Роспатенте.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите заказать услугу по сопровождению передачи прав на патент, свяжитесь с нашими специалистами по телефонам офисов или заполните форму обратной связи на сайте.
Патентообладатель имеет исключительное право на использование и распоряжение патентом на полезную модель.
Под распоряжением правами на полезную модель подразумевается право патентообладателя отчуждать эти права или передавать в полном или частичном объеме во временное пользование третьим лицам по лицензии.
Патентообладатель выдает лицензии на право использовать полезную модель, когда предоставляет возможность временного использования данной модели определенным лицом или группой лиц. Происходит передача исключительных прав во временное пользование на основании заключаемого между правообладателем и временным пользователем лицензионного договора.
По лицензионному договору, обладатель патента на полезную модель (лицензиар) передает во временное и платное пользование определенный объем прав на эту полезную модель.
При этом, речь здесь идет только о праве пользования полезной моделью и определенными правами на нее. Лицензиат не имеет права распоряжаться моделью путем ее продажи или иным образом отчуждения.
Особые условия лицензионного договора могут быть выражены сторонами в договоре по их усмотрению. Однако же, существенные условия, которые законодателем признаны необходимыми, должны быть сторонами обозначены в любом случае. В зависимости от особенностей возникших между лицензиатом и лицензиаром правоотношений, на полезную модель может быть выдана простая, исключительная или открытая лицензия.
Под открытой лицензией законодатель подразумевает правовую возможность патентообладателя подать в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявление, по установленной законом форме, в соответствии с которым, он предлагает любому заинтересованному лицу право использовать полезную модель.
Предоставление открытой лицензии влечет для обладателя патентных прав на полезную модель определенные материальные «поблажки». Так, в соответствии со ст. 1368 ГК РФ, размер патентной пошлины, которая оплачивается за поддержание патента в актуальном состоянии, уменьшается на половину, начиная со следующего года, после объявления об открытой лицензии. Эту информацию размещает патентный орган в своем специализированном издании.
Следует отметить, что существуют определенные особенности заключения договоров по открытой лицензии. По своей правовой сути они могут быть только простыми или неисключительными. То есть, простая (неисключительная) лицензия предоставляется на условиях, которые объявил патентообладатель через уполномоченный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, с любым лицом, которое изъявило желание согласиться с указанными условиями.
Что касается права отчуждения исключительных прав на полезную модель, то собственник патента при реализации данной законом возможности, должен этот договор заключить в установленной законодателем форме. То есть, письменно и обязательно его следует зарегистрировать в патентном ведомстве, в котором ему и выдавался патент изначально.
В соответствии с нормами ГК, при заключении договора об отчуждении патентных прав на полезную модель, патентообладатель обязуется передать в собственность другому лицу безвозвратно и на оплатной основе весь комплекс принадлежащих ему исключительных прав приобретателю полезной модели.
Особое внимание законодатель уделил форме договора. Для отчуждения патентных прав на полезную модель предусмотрено обязательное государственное регистрирование. Таким образом, в патентном ведомстве регистрируется сама сделка, на основании чего, происходит и регистрация изменений патентообладателя (то есть, переход исключительных прав по сделке).
Исходя из изложенного, можно прийти к выводу о своеобразном неограниченном списке правоотношений, которые может патентообладатель совершить по отношению к полезной модели, патентом на которую он владеет. Это и предоставление различного вида лицензий, включая открытую, и право продать этот патент другому лицу. К праву отчуждения также законодатель относит и право передать патентные права в залог по договору. Исходя из разъяснений судебной практики следует определенная особенность таких сделок. Они могут заключаться только на оплатной основе. Все договора в отношении патентных прав на полезную модель должны пройти обязательную процедуру государственной регистрации. Без нее же, договор будет считаться ничтожным либо же, недействительным в силу закона.
Тем не менее, в выборе контрагента, в указании условий договоров, обладатель исключительных прав на полезную модель, должен руководствоваться принципами и условиями законодательства, не нарушая прав и законных интересов третьих лиц. Как и каждый договор, договор об отчуждении прав и лицензионный договор влечет взаимные права и обязанности для сторон.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ |
Арбитражные споры:
– Правообладатель изобретения хочет запретить его использование
– Правообладатель полезной модели хочет запретить ее использование
– Правообладатель промышленного образца хочет запретить его использование
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
– Правообладатель полезной модели хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
См. все ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
– Правообладатель полезной модели (промышленного образца) хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
Открыть полный текст документа
Если я заключаю лицензионный договор на передачу неисключительных прав на производство и продажу полезной модели по патенту – обязательно ли регистрировать этот договор в Роспатенте?
23 Июня 2016, 08:46, вопрос №1292860
Мария, г. Москва
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Выбрать услугу
Ответы юристов (2)
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Добрый день! Лицензионный договор на полезную модель необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Процедура регистрации договора ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Без ее прохождения любой из документов не будет иметь никакой юридической силы.
Порядок прохождения регистрации договора описан в отдельном приказе
Роспатента. Документ регламентирует необходимые требования и правила.
Подать заявление на регистрацию договора может любая из сторон — как
правообладатель, так и правопреемник. Для того чтобы сотрудники
Роспатента приняли такое заявление, вместе с ним необходимо предоставить
следующие бумаги:
документ, подтверждающий оплату пошлины, взимаемой в счет государства;
нотариально заверенную доверенность, подтверждающую права поверенного лица;
свидетельство, удостоверяющее регистрацию товарного знака, о передаче прав на который составлен регистрируемый договор;
сам договор в 3-х экземплярах, который должен быть соответствующим образом подшит и пронумерован.
Существуют определенные нюансы, которые следует учитывать при
составлении договора. К ним относятся такие детали, как указание суммы,
которую получает правообладатель от лицензиата на период действия
договора, порядок ее начисления, ограничения действия договора (на все
товары товарного знака он распространяется или на их часть). Грамотное
составление договора позволит избежать возможных неприятностей
впоследствии.
www.znaktm.ru/registraciya-licenzionnogo-dogovora-v-rospatente.html
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Санкт-Петербург
Договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование полезной модели подлежит регистрации (ст. 1232 и 1369 ГК РФ). В последнее время ведутся разговоры о смещении практики, но эти статьи пока никто не отменил и не изменил. Поэтому лицензионный договор без регистрации, скорее всего, не признает налоговая инспекция.
При составлении лицензионного договора стоит помнить, что Роспатент своебразно трактует п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ и обычно отказывается регистрировать любые безвозмездные лицензионные договоры между коммерческими организациями. Поэтому есть смысл установить в лицензионном договоре некое вознаграждение.
Все услуги юристов в Иркутске
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.
1. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату; при неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Исключен. – Федеральный закон от 07.02.2003 N 22-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом случае на 50 процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о таком заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет публикацию сведений об отзыве заявления.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, – гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Законом, в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует сведения об указанном заявлении. Патентообладатель обязан заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) с лицом, изъявившим такое желание.
Лицо, заключившее с патентообладателем договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.
Для регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности договора о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).
В случае, если в течение двух лет с даты публикации сведений о выдаче такого патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило уведомление в письменной форме о желании заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), по истечении двух лет патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентные пошлины, которые предусмотрены настоящим Законом и от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет публикацию в официальном бюллетене сведений об отзыве указанного заявления.
(п. 3 введен Федеральным законом от 07.02.2003 N 22-ФЗ)
4. В интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Абзац исключен. – Федеральный закон от 07.02.2003 N 22-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.
(п. 5 введен Федеральным законом от 07.02.2003 N 22-ФЗ)
Открыть полный текст документа