Передача исключительных прав на полезную модель
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ |
Арбитражные споры:
– Правообладатель изобретения хочет запретить его использование
– Правообладатель полезной модели хочет запретить ее использование
– Правообладатель промышленного образца хочет запретить его использование
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
– Правообладатель полезной модели хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
См. все ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
– Правообладатель полезной модели (промышленного образца) хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
Открыть полный текст документа
Существует два вида распоряжения правами на интеллектуальную собственность, которые могут принести прибыль их правообладателям или авторам:
- Первый способ является самым распространенным: объект используется самостоятельно в производстве конечного продукта или услуги, либо, если это средство индивидуализации, для продвижения компании.
- Второй вариант предполагает передачу таких прав третьим лицам за фиксированное или периодическое вознаграждение.
Распоряжение исключительными правами на патенты и товарные знаки
Процедура распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки, знаки обслуживания и т. д.) несколько отличается от процедуры распоряжения правами на объекты авторского права (произведения). Правообладатель может распоряжаться своим исключительными правами двумя способами: передавая права использования или отчуждая данный объект.
Передача права использования
В этом случае правообладатель сохраняет за собой исключительное право на объект интеллектуальной собственности, например товарного знака, но использовать данный объект могут и другие лица. Такое распоряжение может быть оформлено лицензионным договором, а также договором коммерческой концессии или, как его еще называют договором франшизы.
В рамках лицензионного договора передаются права на один вид объектов, в рамках договора коммерческой концессии передаются права на комплекс исключительных прав, включающий товарный знак или знак обслуживания, а также патенты, ноу-хау и другие объекты.
Узнать подробнее об особенностях лицензионного договора или договора коммерческой концессии (франшизы)
Обычно, договоры на использование исключительного права имеют ограничения: по времени действия (устанавливается срок действия договора), территориально (право на использование объекта распространяется только на конкретный регион), также ограничение может касаться способов использования переданного объекта.
Также правообладатель может передавать право использования одной и той же интеллектуальной собственности нескольким лицам, если в договоре не определена исключительность такой передачи.
Отчуждение (передача) прав на объекты интеллектуальной собственности
В этом случае первоначальный собственник объекта полностью передает все без исключения свои права приобретателю. Наряду с правами на приобретателя переходят и обязанности, связанные с объектом.
К таким обязанностям относится обязанность соблюдения договоров, в которых третьим лицам предоставлено право использования приобретенного объекта интеллектуальной собственности (договоры коммерческой концессии или франчайзинга, а также лицензионные договоры).
Также отчуждение исключительных прав называется уступкой исключительных прав. Внимание! Не стоит путать данное определение с уступкой права на получение патента или свидетельства на средство индивидуализации, которая может быть произведена еще до регистрации объекта интеллектуальной собственности.
Узнать подробнее о договоре отчуждения исключительного права.
Стоит помнить, что сторонами в ряде договоров, связанных с передачей исключительных прав на патенты и средства индивидуализации, могут быть только юридические лица и предприниматели (договор коммерческой концессии, лицензионный договор и договор отчуждения, по которым передаются товарные знаки или иные средства индивидуализации). Обратите внимание: договоры, в которых сторонами являются юридические, лица могут быть только возмездными.
Еще одной отличительной чертой передачи прав на интеллектуальную собственность становится их обязательная государственная регистрация в Федеральном институте промышленной собственности.
Передача прав на товарный знак
Передача прав на товарный знак может быть осуществлена с помощью оформления нескольких видов договоров:
- Лицензионного договора, по которому товарный знак передается во временное пользование. В случае, когда происходит передача прав на торговую марку по лицензионном договору, владелец знака может предоставить возможность использовать свой зарегистрированный бренд только в части защищенных классов МКТУ или же на ограниченной территории. Также правообладатель может предоставить возможность использовать свой товарный знак сразу нескольким компаниям.
- Договор коммерческой концессии (франчайзинга). В рамках одного договора франшизы правообладатель может передать в пользование не только товарные знаки, но и патенты, ноу-хау, коммерческое обозначение, а также иные объекты интеллектуальной собственности.
- Договор отчуждения товарного знака. Производится передача всех прав на товарный знак без исключения. В этом случае первоначальный правообладатель утрачивает любые права на товарный знак. Также договор отчуждения называют договором купли-продажи товарного знака.;
- Договор залога товарного знака. Товарный знак передается в залог как обеспечение займа денежных средств.
Договор на передачу авторских прав на произведения
Договорные отношения в сфере авторских прав регулируются несколькими видами договоров. В связи с тем, что право на произведение возникает с момента его создания, а не с момента его государственной регистрации, обязательная регистрация договоров по передаче объектов авторских прав отсутствует. Исключением является договор отчуждения исключительных прав на программу ЭВМ, который все же должен пройти государственную регистрацию, если сама программа ЭВМ зарегистрирована в Роспатенте.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение
Договор предусматривает передачу авторских прав на произведение к приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования на территории мира. Приобретатель получает право распоряжаться приобретенным имуществом, не ограничиваясь какими-либо рамками.
Узнать подробнее об особенностях договора отчуждения или заказать услуги.
Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
Правообладатель или автор произведения может предоставить приобретателю исключительную или неисключительную лицензию. Согласно общему правилу, лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, однако, для передачи произведений предусмотрены исключения. В устной форме может заключаться лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, а также в форме оберточной лицензии может заключаться договор о предоставлении права использования программы ЭВМ и базы данных.
Издательский лицензионный договор
Данный вид договора заключается между автором и лицом, которое будет производить издание произведения. Издание произведения должно произойти в установленный в договоре срок. В случае, если произведение не опубликовано в срок, автор может расторгнуть с издателем договор без возмещения причиненных убытков.
Договор авторского заказа
Договор авторского заказа произведения отличается от всех остальных договоров тем, что автор произведения и будущий его правообладатель могут заключить договор о передаче прав на произведение еще до создания такого произведения. Договором авторского заказ определяется результата, который должен быть получен по итогам исполнения, а также срок исполнения такого договора. За ненадлежащее исполнение договора заказчик может привлечь автора к ответственности, предусмотренной в договоре.
Подробнее о договоре авторского заказа вам расскажет наш специалист – оставьте заявку на бесплатную консультацию ▶▶▶
Также вам может быть полезно:
Патентообладатель имеет исключительное право на использование и распоряжение патентом на полезную модель.
Под распоряжением правами на полезную модель подразумевается право патентообладателя отчуждать эти права или передавать в полном или частичном объеме во временное пользование третьим лицам по лицензии.
Патентообладатель выдает лицензии на право использовать полезную модель, когда предоставляет возможность временного использования данной модели определенным лицом или группой лиц. Происходит передача исключительных прав во временное пользование на основании заключаемого между правообладателем и временным пользователем лицензионного договора.
По лицензионному договору, обладатель патента на полезную модель (лицензиар) передает во временное и платное пользование определенный объем прав на эту полезную модель.
При этом, речь здесь идет только о праве пользования полезной моделью и определенными правами на нее. Лицензиат не имеет права распоряжаться моделью путем ее продажи или иным образом отчуждения.
Особые условия лицензионного договора могут быть выражены сторонами в договоре по их усмотрению. Однако же, существенные условия, которые законодателем признаны необходимыми, должны быть сторонами обозначены в любом случае. В зависимости от особенностей возникших между лицензиатом и лицензиаром правоотношений, на полезную модель может быть выдана простая, исключительная или открытая лицензия.
Под открытой лицензией законодатель подразумевает правовую возможность патентообладателя подать в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявление, по установленной законом форме, в соответствии с которым, он предлагает любому заинтересованному лицу право использовать полезную модель.
Предоставление открытой лицензии влечет для обладателя патентных прав на полезную модель определенные материальные «поблажки». Так, в соответствии со ст. 1368 ГК РФ, размер патентной пошлины, которая оплачивается за поддержание патента в актуальном состоянии, уменьшается на половину, начиная со следующего года, после объявления об открытой лицензии. Эту информацию размещает патентный орган в своем специализированном издании.
Следует отметить, что существуют определенные особенности заключения договоров по открытой лицензии. По своей правовой сути они могут быть только простыми или неисключительными. То есть, простая (неисключительная) лицензия предоставляется на условиях, которые объявил патентообладатель через уполномоченный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, с любым лицом, которое изъявило желание согласиться с указанными условиями.
Что касается права отчуждения исключительных прав на полезную модель, то собственник патента при реализации данной законом возможности, должен этот договор заключить в установленной законодателем форме. То есть, письменно и обязательно его следует зарегистрировать в патентном ведомстве, в котором ему и выдавался патент изначально.
В соответствии с нормами ГК, при заключении договора об отчуждении патентных прав на полезную модель, патентообладатель обязуется передать в собственность другому лицу безвозвратно и на оплатной основе весь комплекс принадлежащих ему исключительных прав приобретателю полезной модели.
Особое внимание законодатель уделил форме договора. Для отчуждения патентных прав на полезную модель предусмотрено обязательное государственное регистрирование. Таким образом, в патентном ведомстве регистрируется сама сделка, на основании чего, происходит и регистрация изменений патентообладателя (то есть, переход исключительных прав по сделке).
Исходя из изложенного, можно прийти к выводу о своеобразном неограниченном списке правоотношений, которые может патентообладатель совершить по отношению к полезной модели, патентом на которую он владеет. Это и предоставление различного вида лицензий, включая открытую, и право продать этот патент другому лицу. К праву отчуждения также законодатель относит и право передать патентные права в залог по договору. Исходя из разъяснений судебной практики следует определенная особенность таких сделок. Они могут заключаться только на оплатной основе. Все договора в отношении патентных прав на полезную модель должны пройти обязательную процедуру государственной регистрации. Без нее же, договор будет считаться ничтожным либо же, недействительным в силу закона.
Тем не менее, в выборе контрагента, в указании условий договоров, обладатель исключительных прав на полезную модель, должен руководствоваться принципами и условиями законодательства, не нарушая прав и законных интересов третьих лиц. Как и каждый договор, договор об отчуждении прав и лицензионный договор влечет взаимные права и обязанности для сторон.
Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В поисках лучшей модели.
Вопрос о выборе наиболее эффективной договорной модели для передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации между двумя коммерческими организациями всегда актуален, особенно если речь идет о передаче прав на комплекс объектов. Каким договором оформить передачу исключительных прав? Как минимизировать риски?
Способ передачи прав напрямую зависит от объекта интеллектуальной собственности. Рассмотрим такие виды интеллектуальной собственности, как программное обеспечение, товарный знак, а также вариант их комплексной передачи.
Программное обеспечение (программа для ЭВМ)
Говоря о способах передачи исключительных прав на ПО, можно отметить три наиболее оптимальных варианта:
1. Передача прав по лицензионному договору (Ст. 1286 ГК РФ).
По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет (обязуется предоставить) другой стороне (лицензиату) право использования ПО в установленных договором пределах.
Договор заключается в письменной форме и не подлежит обязательной государственной регистрации, что существенно облегчает его оформление.
Напомним, что существует два основных вида лицензионных договоров (ст. 1236 ГК РФ):
А) простая (неисключительная) лицензия, в результате чего за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам;
Б) исключительная лицензия, при которой лицензиар теряет право выдачи лицензий другим лицам.
2. «Упаковочная» лицензия (п. 5 ст. 1286 ГК РФ).
В отношении ПО законодателем предусмотрен особый порядок заключения лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии в упрощенном порядке или так называемой «упаковочной» («коробочной», «оберточной») лицензии.
Данный способ предполагает заключение каждым пользователем с правообладателем договора, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре ПО, его упаковке или в электронном виде. Говоря юридическим языком, указанный договор является договором присоединения, условия которого определены правообладателем, а пользователь может лишь согласиться и начать пользование; менять условия соглашения последний не вправе.
Начало использования программы означает согласие пользователя на заключение договора (фактически – подписание договора об использовании ПО с его правообладателем).
3. Открытая лицензия (Ст. 1286.1 ГК РФ).
Открытая лицензия также является договором присоединения. Особенностью открытой лицензии является порядок ее заключения. Правообладатель размещает условия договора так, чтобы любой мог ознакомиться с ними до начала использования ПО. Например, путем опубликования условий на сайте или путем ссылки на типовые формы открытых лицензий.
Публикация текста лицензии является офертой (предложением) правообладателя заключить договор на определенных в нем условиях. Предоставление открытой лицензии происходит в момент согласия пользователя с указанными правообладателем условиями (в момент принятия оферты).
4. SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга).
Подобная модель обслуживания является особенно актуальной в зарубежных странах и активно приходит на российский рынок. SaaS предполагает предоставление пользователям готового ПО, полностью обслуживаемого провайдером-поставщиком.
Поставщик самостоятельно управляет ПО, предоставляя заказчикам доступ к функциям с собственных устройств, как правило через мобильное приложение или Интернет-браузер.
Преимущества SaaS:
· отсутствие затрат для потребителя, связанных с установкой, обновлением и поддержкой программного обеспечения;
· ПО приспособлено для удаленного использования;
· одним ПО пользуется несколько клиентов (его можно использовать на нескольких компьютерах);
· техническая поддержка ПО обычно включена в оплату;
· обслуживание и обновление ПО осуществляется централизованно и прозрачно для клиентов поставщиком приложения (как услуга).
Фактически, заказчики платят не за владение ПО как таковым, а за его аренду (то есть за его использование через мобильное приложение или Интернет-браузер). Таким образом, в отличие от классической схемы лицензионных договоров, заказчику не требуется тратить средства на приобретение прикладной программы, необходимых технических средств для «развёртывания» ПО, а затем поддерживать его работоспособность.
Товарный знак
Передача прав на товарный знак может быть осуществлена путем заключения лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ), по которому правообладатель товарного знака передает его лицензиату во временное пользование. После передачи исключительного права на товарный знак у лицензиата возникает право размещать товарный знак различными способами (Ст. 1484 ГК РФ):
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени.
В лицензионном договоре необходимо указать:
· пределы использования товарного знака. При этом нельзя ограничиваться общими фразами по типу «Разрешается использование товарного знака любыми возможными способами». Рекомендуем максимально конкретизировать, какие именно правомочия правообладатель передает лицензиату, например, «Разрешается использование товарного знака путем его размещения в левом правом углу упаковки товаров, указанных в приложении к договору. Размер товарного знака – 5 на 6 см»;
· территорию, на которой допускается использование товарного знака. Правообладатель может разрешить лицензиату использовать товарный знак на всей территории России или же ограничиться территорией отдельного населенного пункта (например, г. Москвы). В таком случае, обратите особое внимание на определение границ. Наиболее правильный вариант – использовать описание границ, установленное актами субъектов Российской Федерации;
· перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака. Как и в случаях выше, рекомендуем руководствоваться правилом «чем точнее, тем лучше» и подробно описывать товары, например, «зубные щетки автоматические с перекрестными щетинками; зубные щетки с жесткой щетиной; зубные щетки с мягкой щетиной»;
Еще один нюанс, который следует учитывать, – это обязанность лицензиата обеспечить соответствие качества товаров, на которых он помещает товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым правообладателем. Требования могут быть оформлены в виде отдельного приложения к договору с указанием необходимых технических характеристик, технологий упаковки или производства и т.д.
Договор заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте (Ст. 1490 ГК РФ).
Объекты патентных прав
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы)
Существует два основных способа передачи исключительных прав на объекты патентных прав:
1. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (Ст. 1367 ГК РФ).
2. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец (Статья 1368 ГК РФ).
Для оформления открытой лицензии, правообладателю необходимо подать заявление о возможности предоставления любому лицу права использования объекта патентных прав в Роспатент, который в дальнейшем публикует предоставленные правообладателем сведения в открытых реестрах. Впоследствии патентообладатель обязан заключить с любым лицом, изъявившим желание использовать объект патентных прав, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1369 ГК РФ).
Комплексное решение –
Договор коммерческой концессии (франчайзинга)
Если Вы планируете передавать комплекс интеллектуальной собственности, например, товарный знак, ПО и изобретение, рекомендуем Вам использовать модель договора коммерческой концессии. По данному договору правообладатель (франчайзер) обязуется предоставить другой стороне (пользователю, франчайзи) право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав.
В комплекс исключительных прав включатся:
1) Право на товарный знак (знак обслуживания) – включается в обязательном порядке.
Важно! Если в числе передаваемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации нет товарного знака, договор не будет признан договором коммерческой концессии.
2) Права на другие объекты исключительных прав (Ст. 1027 ГК РФ).
Законодатель не установил исчерпывающего перечня результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на использование которых могут предоставляться по договору коммерческой концессии. Поэтому Вы можете предоставить права на любые из них, включая права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, являющиеся объектами патентных прав, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, коммерческие обозначения, секреты производства (ноу – хау) и другие объекты.
Исключение составляют наименования мест происхождения товаров и фирменные наименования – распоряжение правами на них запрещено законом.
3) Договор также предусматривает использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме.
Важно! Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Договор заключается в письменной форме подлежит государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1028 ГК РФ).
Расчеты по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии
Вознаграждение по лицензионному договору, как и по договору коммерческой концессии (ст. 1030, 1235 ГК РФ), может быть предусмотрено в форме:
1. фиксированных разовых платежей (так называемый паушальный платеж), который вносится единоразово. В случае с договором коммерческой концессии, покупается сама франшиза, поэтому, фактически, это плата за вступление в ряды франчайзи. Его величина может определяться затратами на создание эффективной бизнес-системы, известностью торговой марки, количеством услуг, которые будут оказаны новому партнеру.
2. периодических фиксированных или процентных платежей (роялти), которые, как правило, представляют собой ежемесячные взносы в виде фиксированной суммы или, например, процента от выручки. Говоря о договоре коммерческой концессии, чаще всего роялти служит платой за помощь франчайзера в налаживании бизнеса, например, маркетинговые и дизайнерские услуги, инструктаж персонала, создание рекламной продукции, распространение информации о франчайзи в Интернете.
Наши рекомендации
Если Вы планируете передавать права на использование целого комплекса результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая товарный знак, рекомендуем оформить данную передачу договором коммерческой концессии.
Все договоры, связанные с передачей объектов интеллектуальной собственности, относятся к наиболее сложным в гражданском обороте, поскольку требуют точного соответствия действующему законодательству и, нередко, подлежат государственной регистрации в Роспатенте.
Напишите нам, чтобы получить индивидуальное предложение на разработку любых сделок с результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации и защитить свою интеллектуальную собственность!