Открытая лицензия на изобретение полезную модель

1. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии). В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии. Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.
2. Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Указанный федеральный орган публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления.

Комментарий к статье 1368 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье предусмотрена и регламентирована открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Понятие “открытая лицензия” в юридико-технических целях введено в ч. 1 п. 1 данной статьи для обозначения правового режима, возникающего при подаче патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Ранее подобное регулирование устанавливалось положениями п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г., но это регулирование претерпело некоторые изменения, о которых сказано ниже.

Часть 1 п. 1 комментируемой статьи предусматривает право патентообладателя подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент заявления об открытой лицензии. Образец заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытая лицензия) приведен в приложении N 10 к Регламенту Минобрнауки России по регистрации договоров (2008 г.). В пункте 3.8 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), установлено, что за регистрацию заявления и публикацию сведений об открытой лицензии уплачивается пошлина, размер которой составляет 400 руб.

В соответствии с ч. 2 п. 1 комментируемой статьи в случае регистрации заявления об открытой лицензии размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации Роспатентом сведений об открытой лицензии. В случае отзыва в установленном в п. 2 данной статьи порядке заявления об открытой лицензии согласно этому пункту патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере.

Часть 3 п. 1 комментируемой статьи содержит нововведения (в Патентном законе 1992 г. соответствующие положения не содержались) о необходимости сообщения патентообладателем в Роспатент условий лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, а также о необходимости публикации Роспатентом за счет патентообладателя соответствующих сведений об открытой лицензии.

Как установлено в п. 10.2 Регламента Минобрнауки России по регистрации договоров (2008 г.), в случае удовлетворения заявления о регистрации открытой лицензии Роспатент осуществляет следующие действия: вносит в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ, Государственный реестр промышленных образцов РФ сведения о регистрации; готовит уведомление о регистрации; типографским способом изготавливает приложение к патенту или свидетельству, отражающее сведения о регистрации; направляет по адресу для переписки, указанному в заявлении о регистрации, уведомление о регистрации и приложение к патенту или свидетельству; публикует сведения о регистрации открытой лицензии в следующих официальных изданиях Роспатента: бюллетенях “Изобретения. Полезные модели”, “Промышленные образцы”.

Следует также упомянуть, что до настоящего времени действуют Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении <1>, утв. Роспатентом 30 ноября 1994 г.

——————————–
<1> Российские вести. 1995. 2 марта. N 40.

В части 3 п. 1 комментируемой статьи также закреплена обязанность патентообладателя заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии. Ранее же в п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г. (здесь и далее – в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) устанавливалось, что лицо, изъявившее желание использовать соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. Упоминаемые условия простой (неисключительной) лицензии согласно подп. 1 п. 1 ст. 1236 комментируемой части означают, что лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности предоставляются с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (см. комментарий к указанной статье).

Пункт 2 комментируемой статьи, воспроизводя соответствующие положения п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г., предусматривает и регламентирует возможность отзыва патентообладателем своего заявления об открытой лицензии:

такая возможность возникает в случае, когда патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении. Ранее п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г. не уточнял, что речь идет о предложениях заключить договор (тогда он именовался “договор о платежах”) именно на условиях, содержащихся в заявлении патентообладателя;

для реализации рассматриваемой возможности патентообладателю по истечении двух лет предоставляется право подать в Роспатент ходатайство об отзыве такого заявления. Образец ходатайства об отзыве заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытой лицензии) приведен в приложении N 11 к Регламенту Минобрнауки России по регистрации договоров (2008 г.). В соответствии с п. 3.9 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за регистрацию ходатайства об отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии уплачивается пошлина, размер которой составляет 400 руб.;

в случае подачи ходатайства об отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Соответственно, подп. 9.11.3 Регламента Минобрнауки России по регистрации договоров (2008 г.) предусматривает, что для регистрации ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии в Роспатент подлежит представлению документ, подтверждающий доплату патентной пошлины за поддержание патента в силе за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии;

на Роспатент возлагается публикация в официальном бюллетене сведений об отзыве заявления. Как говорилось выше, соответствующими изданиями являются бюллетени Роспатента “Изобретения. Полезные модели” и “Промышленные образцы”.

Другой комментарий к статье 1368 ГК РФ

1. Комментируемая статья представляет собой один из двух случаев так называемого самоограничения прав патентообладателя путем добровольно принятых на себя обязательств, которой ранее соответствовал п. 2 ст. 13 Патентного закона РФ.

Институт открытой лицензии широко известен в мировой патентной практике, хотя в разных правовых системах он имеет свои особенности.

Целесообразность института открытой лицензии заключается в стремлении государства ускорить оборот исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Для достижения указанной цели государство идет на предоставление патентообладателю льготы по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.

2. Содержание открытой лицензии заключается в публичном предложении, обращенном к неопределенному кругу лиц, которое осуществляется путем подачи патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (абз. первый п. 1 комментируемой статьи).

Взамен патентообладатель получает уменьшение размера патентной пошлины за поддержание патента в силе на 50% начиная с года, следующего за годом публикации указанным федеральным органом сведений об открытой лицензии (абз. второй п. 1 комментируемой статьи).

При этом следует учитывать то обстоятельство, что по смыслу комментируемой нормы “год публикации” и “год, следующий за годом публикации” – это не календарные годы, а годы действия соответствующего патента, отсчитываемые от даты подачи соответствующей заявки.

3. Положения абз. третьего п. 1 комментируемой статьи являются новеллами в ГК РФ.

Если ранее сведения о заявлении об открытой лицензии публиковались федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности безвозмездно для патентообладателя, то в настоящее время сведения об открытой лицензии публикуются указанным федеральным органом за счет патентообладателя.

В комментируемом абзаце также установлено, что патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Комментируемая норма вносит больше ясности в правоотношения по предоставлению открытой лицензии по сравнению с ранее действующим патентным законодательством, поскольку прежде обязанным к заключению договора было лицо, изъявившее желание заключить договор о платежах, который не подлежал государственной регистрации, если только он не входил составной частью в лицензионный договор.

В настоящее время обязанным к заключению лицензионного договора является патентообладатель, что логично вытекает из его положения – лица, сделавшего публичное предложение об открытой лицензии.

В связи с вышеизложенным логично предположить, что отношения сторон лицензионного договора, заключаемого на основании публично предложенной открытой лицензии, могут быть дополнительно урегулированы положениями ст. 445 ГК РФ (“Заключение договора в обязательном порядке”), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

Указание в комментируемом абзаце на простую (неисключительную) лицензию дает основание утверждать, что патентообладатель имеет право подавать заявление о предоставлении открытой лицензии в том случае, если он прежде никому не предоставлял исключительную лицензию в отношении того же изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Вполне очевидно, что заключенный на основе открытой лицензии лицензионный договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

4. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрена возможность отзыва патентообладателем своего заявления о предоставлении открытой лицензии, если он в течение двух лет не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора. В этих целях он может по истечении двух лет подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления.

Это решение означает для патентообладателя обязанность доплатить все суммы пошлин за поддержание патента в силе за период времени, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии. Вполне естественно, что в дальнейшем патентные пошлины за поддержание патента в силе уплачиваются патентообладателем в полном размере.

На практике к ходатайству об отзыве заявления об открытой лицензии прилагается документ, подтверждающий доплату всех требуемых пошлин. В противном случае указанный федеральный орган не удовлетворяет указанное ходатайство и не публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве такого заявления.

Поскольку предложения о заключении лицензионного договора на основе открытой лицензии могут поступать только в адрес патентообладателя, указанный федеральный орган не может проверить достоверность утверждения патентообладателя, содержащегося в его ходатайстве, о непоступлении таких предложений.

Следовательно, удовлетворение указанного ходатайства происходит в случае доплаты требуемых пошлин автоматически, что в принципе может затронуть экономические интересы лиц, которые ранее не смогли достичь соглашения с патентообладателем в связи с заключением лицензионного соглашения на основе открытой лицензии.

5. Следует особо отметить, что в комментируемой статье не установлены правовые последствия бездействия патентообладателя по истечении двух лет с даты публикации сведений об открытой лицензии.

Патентообладатель может не подавать ходатайство об отзыве своего заявления по истечении указанного двухлетнего срока и в то же время пользоваться льготным режимом открытой лицензии по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.

Следует полагать, что патентообладатель лишен права отзыва своего заявления в указанный двухлетний срок, поскольку решение о противном нарушило бы стабильность публичного предложения об открытой лицензии, что могло бы повредить экономическим интересам неопределенного круга лиц.