Особенности охраны изобретений полезных моделей и промышленных образцов в сша
Обновлено: 07.01.21
Напомним:
Изобретение — техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
Патент — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет в отношении таких объектов интеллектуальной деятельности как изобретение, полезная модель, промышленный образец и др.
Внимание! В патентном законодательстве США полезная модель отсутствует, а потому зарегистрировать патент можно лишь на изобретение или промышленный образец.
Патентное законодательство в США
Основным нормативным актом, регламентирующим правоотношения в сфере охраны и использования изобретений в США, является принятый в 1952 г. Федеральный Патентный закон (U.S. Patent Act of 1952), который содержится в 35 Разделе Свода Законов США. Закон содержит ключевые положения патентного законодательства США и возглавляет иерархию нормативно-правовых актов США в сфере патентования. Однако, охрана изобретений в США помимо Патентного Закона происходит благодаря наличию подзаконных актов, а именно «Правила практики патентного ведомства США по патентным спорам» и «Руководство по процедуре патентной экспертизы».
Что может считаться изобретением в США
В соответствии с законодательством США (ст. 101 Патентного Закона) в качестве изобретений могут выступать следующие технические решения:
- Процесс — действие или метод, который включает в себя производственные и технологические процессы;
- Техническое устройство, промышленное изделие или его составная часть;
- Состав вещества (будь то результаты химического соединения или механические смеси, газы, жидкости, порошки или твердые частицы, искусственно созданное химическое соединение или смесь химических ингредиентов, которые наделены определенными новыми свойствами);
- Существенное улучшение уже существующего промышленного изделия, вещества, процесса.
Важно:
Объективные законы природы, физические явления, абстрактные идеи или предложения, которые не могут быть воплощены в производстве; объекты, которые противоречат публичному порядку и моральным ценностям общества, не подпадают под категорию изобретения и не могут быть запатентованы.
Условия патентоспособности изобретения в США
Для того, чтобы охрана изобретений в США работала, необходимо запатентовать изобретение. Оно должно отвечать условиям патентоспособности, перечисленным в статье (блоке) 102 и 103 Патентного Закона 1952 года:
- Новизна (изобретение не должно быть известным или использоваться ранее в США. Изобретение не может быть запатентовано, если оно было известно общественности до того, как заявитель подал заявку на получение патента);
Важно:
Поскольку в законодательстве США среди объектов промышленной собственности не выделяется полезная модель, то в качестве изобретения могут быть зарегистрированы как новые, так и улучшенные продукты, процессы или механизмы. В таком случае, улучшение должно также отвечать требованиям новизны и не встречаться ранее. - Неочевидность (патентный закон требует, чтобы изобретение было неочевидно лучше и превосходило по уровню техники по сравнению с предшествующим уровнем техники);
- Полезность (изобретение должно иметь полезную цель. В большинстве случаев требование полезности легко выполняется в отношении компьютерных и электронных технологий);
- Законность (изобретения должны соответствовать законодательству США, в особенности подпадать под п. 101 Патентного Закона, в противном случае изобретение будет признано непатентоспособным).
Патент на изобретение в США
В США правоохранный документ на изобретение обозначается специальным термином «Utility patent» или «patent for invention». Патент на изобретение дает владельцу монопольное право на то или иное техническое решение, позволяя охранять его от третьих лиц. Патент, выданный в США, наделяет изобретателя ограниченными по времени исключительными имущественными правами, а именно: дает право запрещать другим производить, реализовывать, использовать, предлагать к продаже или ограничивать импорт продукции, в которой воплощено запатентованное изобретение. Владелец патента распоряжается изобретением по своему усмотрению, а это значит, что он может использовать изобретение в собственных коммерческих целях или уступать права другим лицам, в том числе давать лицензии на право пользования изобретением.
Важно:
Если патент выдан в США, то охрана изобретений обеспечивается только на территории Соединенных Штатов.
Процедура получения патента на изобретение в США
Для начала необходимо провести предварительный патентный поиск. Поиск необходим, чтобы определить патентоспособность изобретения, а также выявить причины, по которым в выдаче патента может быть отказано. Этап поиска имеет крайне важное значение, так как именно с его помощью в заявку можно добавить информацию и внести необходимые изменения до непосредственной подачи, чтобы увеличить шансы на выдачу патента.
После того, как поиск был проведен, и все выявленные недостатки были устранены, должна быть подана соответствующая заявка. В США существует 2 вида заявок на выдачу патента на изобретение:
Предварительная заявка (так называемая «Provisional Application»).
В такой заявке не описывается формула изобретения, а квалификационная экспертиза не проводится. Это предварительный шаг, который позволяет упростить процедуру в дальнейшем.
Важно:
Заявка теряет силу после 12 месяцев со дня её получения патентным ведомством США и не принимается к рассмотрению этим учреждением после момента истечения срока ее действия.
Сведения о подаче предварительной заявки могут быть использованы в дальнейшем с целью подачи «nonprovisional application» для сохранения приоритетной даты подачи. Подобное служит для:
- установления даты приоритета относительно заявленного изобретения в пользу заявителя;
- анализа преимуществ среди конкурентов в течение действия предыдущей заявки (например, исследовать будущий экономический, социальный эффект от промышленного применения изобретения, наладить договорные отношения с потенциальными партнерами по использованию изобретения на рынке США путем заключения лицензионных договоров и т.п.);
- определения более ранней даты, с которой будет распространяться действие исключительных прав на изобретение в США.
Официальная заявка на получение патента («Nonрrovisional Application»).
Предусматривает проведение соответствующих экспертных процедур на выявление и соблюдение всех необходимых условий патентоспособности заявленного изобретения, а также выполнения всех формальных требований. Необходимо предоставить все документы для государственной регистрации.
Важно:
Заявка должна быть составлена на английском языке и соответствовать всем формальным требованиям патентного Ведомства США (USPTO).
Заявка, поданная в USPTO должна содержать:
- Заявление. Заявление содержит название заявленного изобретения, а также информацию о заявителе и иную необходимую по законодательству США информацию;
- Описание изобретения. Описание должно полностью раскрывать суть заявленного технического решения, лучший вариант его реализации, а также доводы и аргументы заявителя в подтверждение его полезности;
- Формулу изобретения. Формула определяет основной объем притязаний заявителя;
- Документ, подтверждающий уплату всех соответсвующих пошлин;
- Декларации, в которых автор удостоверяет, что является первым изобретателем заявляемого технического решения.
После получения официальной заявки на получение патента на изобретение, USPTO осуществляет формальную экспертизу с целью выявления нарушений в оформлении и иных нарушений в отношении заявки на изобретение. В случае соблюдения заявителем всех формальных требований патентного законодательства и требований процедурных регламентов США, USPTO осуществляет официальную публикацию сведений о получении заявки на изобретение.
Продолжительным этапом в США является проведение квалификационной экспертизы заявленного изобретения или так называемой экспертизы заявки по существу. В ходе данной эскпертизы происходит проверка на соответствие изобретения критериям патентоспособности. По результатам прохождения данного этапа патентным ведомством США принимается одно из двух решений: либо выдать патент на изобретение либо отклонить заявку на выдачу патента.
В случае отклонения заявки на выдачу патента, заявитель имеет право отстаивать свои права в судебном порядке. Стоит напомнить, что США относится к англо-саксонской правовой семье, т.е. в стране действует прецедентное право. Соответственно, если в ходе экспертизы заявителю было отказано в выдаче патента на изобретение, и он с этим решением не согласен, заявитель имеет возможность подать в суд возражение на действия ведомства. Особенностью прецедентной системы является то, что основанием для подачи возражения могут являться ранее вынесенные положительные решения суда США (прецеденты) в аналогичных ситуациях.
Срок действия патента в США
Срок действия патента в США исчисляется с даты подачи заявки в Патентное ведомство США и заканчивается через 20 лет. Получить патент недостаточно, требуется также его обеспечивать его поддержание. Согласно требованиям USPTO, за поддержание патента необходимо оплачивать пошлины с определенным интервалом во времени.
Если у Вас возникли сложности или Вам требуется помощь в получении патента на изобретение в США, напишите нашим специалистам GFLO Consultancy, мы ответим на любые вопросы.
В США промышленный образец представляет собой дизайнерское решение, которое заключается в визуальных декоративных характеристиках, которые воплощены или применены в продукте производства (изделии). Промышленный образец является неотъемлемой частью изделия и не может существовать отдельно от него.
В США промышленные образцы охраняются «патентами на дизайн» (design patent), и срок их действия составляет 15 лет от даты выдачи патента. Патент на промышленный образец защищает только внешний вид изделия и не распространяется на его структурные особенности или технические функции.
Для регистрации промышленного образца в США необходимо подать заявку (Design Patent Application) в Ведомство США по патентам и торговым маркам (USPTO).
Заявка на промышленный образец должна включать следующие документы:
1. Сопроводительный бланк заявки (design application transmittal form), который содержит перечень подаваемых документов.
2. Бланк оплаты пошлин (fee transmittal form) (при подаче заявки необходимо оплатить официальные пошлины за подачу, проведение поиска и экспертизу. Если Заявителем является малое предприятие или физическое лицо, то сумма официальных пошлин уменьшается вполовину).
3. Информационный бланк заявки (application data sheet).
4. Описание заявленного промышленного образца.
5. Чертежи или фотографии (изображения промышленного образца).
6. Декларация, в которой Заявитель указывает свои контактные данные, имена всех авторов заявленного промышленного образца, заявляет притязания на преимущества иностранного приоритета (если таковой имеется), а также официально подтверждает, что указанные авторы являются подлинными.
Право приоритета в отношении промышленных образцов предусмотрено Парижской конвенцией. Это право означает, что на основании правильно оформленной первой заявки, поданной в одном из Договаривающихся государств (например, в России) в течение определенного срока (6 месяцев для промышленных образцов), Заявитель может испрашивать охрану в любом из остальных Договаривающихся государств.
Описание промышленного образца включает следующие части:
1. Преамбулу, в которой указано имя заявителя, название промышленного образца (как правило, соответствует названию изделия) и краткое описание его сущности и предполагаемого использования изделия, в котором воплощен заявленный промышленный образец.
2. Перекрестные ссылки на родственные заявки (если они не указаны в бланке заявки).
3. Информация касательно финансовой поддержки в разработке заявленного объекта со стороны федеральных властей США (если таковая имеется).
4. Описание чертежей.
5. Описание признаков промышленного образца.
6. ОДИН пункт формулы.
Стоит отметить, что патентное законодательство США выдвигает довольно строгие требования к изображениям промышленных образцов.
Поскольку именно изображения промышленного образца определяют объем притязаний, материалы заявки должны содержать такое количество изображений, которое позволит в полной мере, точно и ясно определить внешний вид промышленного образца. Как правило, чертежи должны быть выполнены в черно-белом цвете и содержать 7 видов: вид спереди и сзади, вид сверху и снизу, вид сбоку (справа и слева), вид в перспективе. Также допустимо включение детализированного вида в увеличении. Изображения должны быть выполнены в надлежащем качестве, оформлены согласно установленным формальным требованиям, а контуры элементов, линии и тени должны быть выполнены согласно ряду правил и стандартов, предусмотренных патентным законодательством США.
Кроме того, вместе с материалами заявки при подаче необходимо оплатить официальные пошлины за подачу, проведение поиска и экспертизу. Если Заявителем является малое предприятие или физическое лицо, то сумма официальных пошлин уменьшается вполовину.
Процедура регистрации патента на дизайн в США занимает в среднем 2-3 года и включает следующие этапы:
1. Подача заявки
Когда USPTO получает полный комплект материалов заявки, а также оплату всех требуемых официальных пошлин, заявке присваивается номер и дата подачи.
2. Экспертиза
Помимо проверки материалов заявки на формальные требования, заявка на промышленный образец США также проходит квалификационную экспертизу по существу. На данном этапе заявленный промышленный образец проверяют на соответствие условиям патентоспособности – новизне и оригинальности декоративного дизайна для изделия. Заявленный промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки или до даты приоритета, и оригинальным, если совокупность его существенных признаков не следует очевидным образом для специалиста ввиду предшествующего уровня техники.
Экспертиза проводит поиск по уровню техники, который включает как патентную, так и непатентную литературу. Если Экспертиза находит несоответствие материалов заявки каким-либо требованиям патентного законодательства США или выявляет аналогичные решения в уровне техники, то Заявителю высылают неокончательное заключение Экспертизы (non-final action) с соответствующими замечаниями и предложениями по их устранению. Заявитель имеет право ответить на заключение Экспертизы и откорректировать материалы заявки в течении 3 месяцев. Однако, существенные изменения, например, описания или чертежей промышленного образца могут быть признаны Экспертизой выходящими за рамки первоначальных материалов и не приняты к рассмотрению, поэтому является чрезвычайно важным позаботиться о должном оформлении материалов заявки до её подачи.
Если Заявитель в ответе на неокончательное заключение не устранил все нарушения, то Экспертиза может выслать окончательное заключение (final action), которое означает окончание делопроизводства по заявке. В данном случае у Заявителя есть два варианта продолжения делопроизводства: 1) подать апелляцию, 2) подать заявку, продолжающую делопроизводство (continued prosecution application (CPA)), которая должна быть полностью основана на первоначальной заявке, а внесенные уточнения не должны выходить за рамки первоначальных материалов. В заявке CPA сохраняется право приоритета и дата подачи по первоначальной заявке, а экспертиза такой заявки проходит в более краткие сроки. Апелляция или заявка, продолжающая делопроизводство, должны быть поданы в течении 3 месяцев с даты направления окончательного заключения.
Срок подачи ответа на заключение Экспертизы может быть продлен, однако ответ на заключение должен быть подан не позже 6 месяцев после даты отправки заключения.
По результатам экспертизы USPTO присылает уведомление о выдаче патента либо об отказе о выдаче патента.
3. Выдача патента
После оплаты заявителем пошлины за выдачу патента, USPTO выдает охранный документ владельцу.
Кроме того, США является одной из стран, в которой вступили в силу положения Гаагской конвенции о международной регистрации промышленных образцов, которая позволяет заявителям зарегистрировать промышленный образец путем подачи одной заявки в Международное бюро ВОИС, что позволяет владельцам образцов обеспечивать охрану своих промышленных образцов с минимальными формальностями в многочисленных странах или регионах.
Компания «Михайлюк, Сороколат и партнёры» рада предложить Вам свои услуги по патентованию промышленных образцов в США.
Подача заявки осуществляется непосредственно в USPTO от имени заявителя, без сотрудничества с патентными поверенными США, что значительно снижает стоимость патентования. Наш многолетний опыт подачи заявок в США позволяет нам успешно представлять Ваши интересы на этой территории.
«Михайлюк, Сороколат и партнёры» гарантирует конфиденциальность всей информации, полученной в ходе делопроизводства по получению и поддержанию патента в силе.
Соединенные штаты Америки – развитая страна, политика которой направлена на стимулирование технического прогресса. Для реализации данных целей, в частности используются правовые методы регулирования, которые обеспечивают эффективную систему патентования технических решений и защиты прав на них.
Подписка на информационную рассылку
При этом граждане Российской Федерации и юридические лица, заинтересованные в правовой охране технических решений на территории США, также могут получить патент в данной стране.
Такая возможность может быть реализована путем:
- подачи заявки на выдачу патента непосредственно в патентное ведомство США;
- подачи «международной» заявки в национальное патентное ведомство или в Международное бюро ВОИС путем использования системы патентования изобретений Договора о патентной кооперации («РСТ») 1970 г., работающей по принципу «одного окна».
Правовое регулирование
Правовое регулирование США в данной сфере осуществляется Патентным актом, разделом 35 Кодекса США (далее – Патентный акт).
Прежде всего стоит отметить, что в отличие от Российского законодательства Патентный акт США предусматривает только один объект интеллектуальных прав, представляющий собой техническое решение, на которое выдается патент. Данный патент именуется «Utility patent» или «Патент на изобретение».
Патент на изобретение – это имущественное право, предоставленное изобретателю через Ведомство по патентам и товарным знакам США, на ограниченный срок в обмен на публичное раскрытие информации о изобретении при выдаче патента.
Выдача патента не позволяет иным лицам создавать, использовать предлагать к продаже, продавать изобретения на всей территории Соединенных Штатов или импортировать изобретения в Соединенные Штаты».
Как правило, срок действия нового патента составляет 20 лет с даты подачи заявки на патент в США или, в особых случаях, с даты подачи более ранней связанной заявки при условии уплаты соответствующей пошлины.
Патентоспособный объект
В качестве изобретения охраняются:
- новый и полезный процесс (действие или метод, в первую очередь включающий в себя производственные или технические процессы);
- механизм (внутреннее устройство, обеспечивающее функционирование машины, аппарата);
- изделие (промышленное);
- состав веществ (химические составы, их смеси, а также новые химические соединения);
- любое новое и полезное улучшение вышеуказанных технических решений.
Таким образом, объект правовой охраны в качестве изобретений в США идентичен техническим решениям, которые получают защиту в Российской Федерации. Первый из вышеприведенных в российском законодательстве именуется способом (процессом осуществления действий над материальным объектом с помощью определённых средств), иные технические решения объединяются понятием продукт (в частности, устройства, вещества).
В качестве изобретений также патентуются и нетрадиционные объекты, например, бизнес-методы, относящиеся к программам стимулирования; методам исследования операций; покупкам через интернет-магазин; здравоохранению; оплаты покупки на месте, описи, учету; стоимости / цене, бронирование, доставке и транспортировке; обработке деловой информации.
В качестве примеров запатентованных бизнес-методов можно привести следующие: Составление бюджета (патент № 137); трехмерное представление большого количества наборов данных в едином формате с круговыми диаграммами (патент № 5491779).
Критерии охраноспособности изобретений
Патентный акт устанавливает критерии охраноспособности изобретений, которыми являются:
1. Полезность (промышленная применимость)
Предмет должен иметь полезную цель, определённое функциональное назначение. Таким образом, изобретение должно решать поставленную техническую задачу.
Также получило закрепление правило о том, что природные или физические явления, абстрактные идеи не могут быть патентоспособными объектами.
2. Неочевидность (Изобретательский уровень)
Заявленное техническое решение должно иметь адекватное описание в заявке для возможности создания и использования изобретения. При его описании должны быть использованы четкие и определённые терминов.
При этом патентуемый объект должен быть неочевиден для специалиста в данной области техники и существенно отличаться от ранее использованных или описанных решений.
3. Новизна
Заявленное изобретение не является новым, если:
- оно было запатентовано, описано в печатной публикации или находилось в публичном пользовании, продается или иным образом стало доступно другим лицам до даты подачи заявленного изобретения (в том числе при устном выступлении, путем презентации по радио/телевещанию, путем публикации в информационно-коммуникационных сетях, в том числе на онлайн-сервисах);
- оно было описано в патенте, выданном государственными органами США, или в заявке на патент, опубликованной или признанной опубликованной государственными органами США, в которой патент или заявка, в зависимости от обстоятельств, называют другого изобретателя и были фактически поданы до даты подачи заявленного изобретения».
В качестве особенностей механизмов установления уровня техники в США существуют правила о, так называемых, защитных публикациях, которые позволяют лицу, создавшему изобретение раскрыть его существенные признаки для предотвращения подачи заявки на аналогичное изобретение и последующему отказу государственным органом в предоставлении правовой охраны в связи с несоответствием критериям патентоспособности.
Особенность данного механизма заключается в том, что изобретателю предоставляется право опубликовать заявку через Ведомство по патентам и товарным знакам США без выдачи патента, но с обязательным условием о раскрытии сущности изобретения). Таким образом, предоставляется возможность опубликования информации об изобретении в официальном источнике уполномоченного государственного органа, что исключает необходимости последующего оспаривания заявки на патент или выданный патент на аналогичное изобретение на имя другого лица.
Следующая особенность системы патентования технических решений состоит в процессе регистрации патента на изобретение.
Этапы подачи заявки на изобретение
Так, законами США предоставлена возможность подачи двух видов заявок на изобретение:
1) Предварительная заявка («provisional application»), которая не влечет выдачу патента
Подача данной заявки сопровождается уплатой более низкой патентной пошлины по сравнению с официальной заявкой и более низкими требованиями к ее оформлению. В данной заявке отсутствует заявление о выдаче патента, в связи с чем Ведомство по патентам и товарным знакам США не проводит экспертизу на заявленного объекта требованиям законодательства.
Особое внимание уделяется описанию изобретения, раскрывающему его сущность. Важно отметить, что предварительная патентная заявка должна описывать изобретение в таком виде, в котором оно будет описано в официальной заявке на патент, в связи с чем необходимо уделить внимание ее правильному составлению. В противном случае в последующем данная заявка может стать доказательством при оспаривании патента заявителя ввиду несоответствию критерию новизны, так как на дату приоритета отсутствовало полное описание изобретения.
Предварительная заявка на выдачу патента действует в течение 12 месяцев с даты подачи. В течение данного срока заявителю представляется возможность подать официальную заявку с заявлением о выдаче патента на изобретение.
Основным преимуществом предварительной заявки является закрепление даты приоритета, которая будет сохранена для официальной заявки.
При этом заявитель не ограничен в количестве предварительных заявок, которые разрешено подать в уполномоченный орган, что также позволяет фиксировать конкретный технический результат на конкретном этапе разработки и по итогам работы подать официальную заявку на выдачу патента на конечный результат.
2. Официальная заявка («non-provisional application»), в которой делается заявление о выдачи патента
Официальная заявка на изобретение должна содержать: наименование изобретения, описание изобретения, формулу (формулы) изобретения; чертежи (если это необходимо); заявление (декларацию), совершенное перед нотариусом и содержащее сведения о том, что, включая заявление о том, что заявитель считает себя первоначальным изобретателем, а также о том, что заявление было подано им (с его разрешения); и сведения об уплате установленных законом патентных пошлин.
Рассмотрение заявки в Ведомстве по патентам и товарным знакам США
На первом этапе рассмотрения заявки в Ведомство по патентам и товарным знакам США проводится формальная экспертиза, в ходе которой выявляется соответствие формальным требованиям законодательства, в частности, требований к форме заявки и уплате пошлины.
На втором этапе заявка проходит экспертизу на соответствие требованиям законодательства, в частности на соответствие критериям охраноспособности заявленного объекта.
После принятия решения о регистрации патента на изобретения, заявителю предоставляется срок (3 месяца) для уплаты пошлины за выдачу свидетельства. По истечении 10-12 недель осуществляется выдача свидетельства на патент.
Защита исключительных прав на изобретение
После получения патента на изобретение заявитель приобретает исключительные права на изобретение, заключающиеся в том числе в возможности осуществлять запрет использования данного технического решения другим лицам.
Согласно статьям 283, 284 Патентного акта для реализации данного права ему представлена возможность обращения в суд с заявлением требований о запрете использования изобретения и (или) возмещения убытков. При этом в каждом конкретном деле при принятии решения в отношении средства правовой защиты в иске, поданном за нарушение, суд должен принимать в учет сведения, свидетельствующие о добросовестности ответчика при получении запроса о раскрытии информации, добросовестности истца при получении запроса о раскрытии информации, необходимости восстановления исключительных прав, обеспеченных патентом.
Таким образом, система патентования технических решений США эффективно обеспечивает защиту прав на изобретение как на стадии подачи заявки на патент за счет защитных публикаций, которые предопределяют уровень техники изобретений, так и по окончании регистрации патента, благодаря возможности реализации правообладателем исключительного права на патент, а также использованию судом критерия добросовестности действий сторон при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав.
Читать на «Zakon.ru»
Обращайтесь
к профессионалам!
Другие материалы автора
14.06.2019
Пародия на товарный знак: удачный PR-ход или правовой случай?
Современное продвижение построено на успешном брендинге. Некоторые из существующих брендов обладают настолько яркой индивидуальностью, что в сознании потребителей они становятся именами нарицательными, как например: Apple, Facebook или Amazon. Но как быть, если кто-то захочет использовать аллюзию на известное обозначение для своих целей? Может ли легкая юмористическая переработка товарного знака нарушать права правообладателя?
Товарный знак
для вашего бизнеса
Краткое руководство по товарному знаку как основному элементу брендинга вашей компании