Оценка исключительных прав на полезную модель
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ |
Арбитражные споры:
– Правообладатель изобретения хочет запретить его использование
– Правообладатель полезной модели хочет запретить ее использование
– Правообладатель промышленного образца хочет запретить его использование
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
– Правообладатель полезной модели хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
См. все ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
– Правообладатель полезной модели (промышленного образца) хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
Открыть полный текст документа
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.08.2021 п. 1 ст. 1390 излагается в новой редакции (ФЗ от 31.07.2020 N 262-ФЗ). См. будущую редакцию.
1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.
При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает:
информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;
проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.
Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 настоящего Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.
Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.
4. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.
Открыть полный текст документа
О защите прав авторов и патентообладателей. Фирма, в которой я работаю, с моего согласия собирается производить продукцию, которую придумал я, на что у меня есть соответствующий патент на полезную модель. Получал его и оформлял я самостоятельно, на свои деньги. Оформлен патент на меня, как на физическое лицо. Как оптимально мне оформить отношения с фирмой. Составить лицензионный договор на выпуск продукции с выплатой роялти, а патент оставить себе? Передать патент в ООО в качестве уставного капитала, чтобы стать участником, если другие участники на это согласятся? (Можно ли оценить стоимость патента самостоятельно?) Или, если работодатель не согласится на мои условия по выплате роялти с количества выпущенного товара или доли в ООО, то ничего не оформлять, а устно разрешить фирме выпускать мой новый продукт, что являлось бы моей страховкой от увольнения из фирмы и продолжения выпуска запатентованного мною продукта без меня?
19 Июня 2012, 13:24, вопрос №9880
Юрий, г. Великий Новгород
300 стоимость
вопроса
вопрос решён
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос
Ответы юристов (6)
получен
гонорар 33%
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Здравствуйте!
В соответствии со ст. 1358 ГК РФ, патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель) . Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
Таким образом, фирма не имеет право использовать данную полезную модель без Вашего письменного согласия.
Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных п. 1 ст.13 58 ГК РФ, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 ГК РФ в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.
Полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, указанных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ.
Если при использовании полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца – все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
Вы имеете право предоставить пользоваться полезной моделью на основании лицензионного договора или передать свое исключительное право на модель.
Согласно со ст.1365 ГК РФ, по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента).
В соответсвии со ст. 1367 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.
В силу ст. 1369 ГК РФ, договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на полезную модель, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Таким образом,поскольку Вы являетесь правообладателем на полезную модель, Вам следует заключить с фирмой одно из вышеуказанных Соглашений. Также, необходимо учитывать, что срок действия исключительного права на полезную модель составляет -10 лет.
В Вашей ситуации, наилучшим вариантом является – поставить свои условия фирме в виде готового лицензионного Договора, с которым фирма сможет ознакомиться. При необходимости Договор можно будет согласовать и откорректировать ( виды использования, сроки, стоимость). Исходя из делового обычая, такой подход к делу вызовет соответствующее отношение к Вашему праву.
Смогу оказать услугу по составлению Лицензионного Соглашения с учетом особенности Ваших отношений с фирмой.
С уважением Ф. Тамара
получен
гонорар 33%
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Добрый день!
На мой взгляд, в Вашем случае целесообразней заключить лицензионный договор на использование полезной модели, так как в его отсутствие не будут определены Ваши и ООО права и обязанности, относительно объекта интеллектуальной собственности.
Вследствие этого, в дальнейшнем могут возникнуть трудности, например, связанные с выплатой Вам платежей за использование данной полезной моделью. А для того, чтобы воздействовать на ООО в данном вопросе, а также в вопросе защиты Ваших трудовых прав, например связанных с увольнением, Вам придется доказывать, что ООО использует принадлежащее Вам право, без Вашего разрешения, то есть незаконно.
При этом согласно положениям постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 “О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”:
Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного
общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или “ноу-хау”. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу, в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством.
То есть, передать сам патент в качестве вклада в уставной капитал невозможно, а вот заключив лицензионный договор с ООО, Вы можете включить в уставной капитал право пользования полезной моделью, которое Вы передаете по данному лицензионному договору и которое имеет соответствующую стоимость.
Что касется оценки указанного права, вносимого в уставной капитал, то согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, оценка будет утверждаться общим собранием участников, либо если стоимость права превысит двадцать тысяч рублей, то независимым оценщиком.
С уважением, Алексей.
получен
гонорар 33%
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Санкт-Петербург
Доброго Вам дня!
Целесообразнее заключить с работодателем лицензионный договор на право использования результата интеллектуальной деятельности и зарегистрировать его в Роспатенте. В этом случае, если конечно же договоритесь, будете получать стабильную прибыль в виде роялти или паушального платежа (а лучше даже и то, и другое).
Если будете вносить объект интеллектуальной собственности (возможна только права его использования) в качестве в клада в уставны капитал ООО, то оценка вкалада будет производиться общим собранием участников, а в случае, если стоимость будет более 20 000 рублей, то на основании рыночной оценки, произведенной независимым оценщиком. В этом случае также необходимо будет заключать лицензионный договор. Имейте в виду, что участие в ООО не гарантирует получение дохода в виде части прибыли, поскольку прибыль может быть распределена решением общего собрания участников, а может и не быть распределена.
В обоих случаях возможно заключение лицензионного договора на определенный срок на право использования либо возможно просто отчуждение патента (если Вас устроит сумма за него).
Договор на передачу права использования или на отчуждение патента подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте.
Если работодатель будет выпускать запатентованную на Ваше имя продукцию по устному соглашению, то это будет являться незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности с соответствующими последствиями и санкциями за это.
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Николаев Николай
Юрист, г. Санкт-Петербург
Здравствуйте!
Владелец патента может заключить договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ), т.е. продать, обменять или подарить все права, вытекающие из патента. Он может также предоставить за плату или бесплатно лицензию (ст. 1235 ГК РФ) на использование патентных прав на определенной территории и на определенный срок для указанных в лицензионном договоре видов введения в хозяйственный оборот продукта, созданного с использованием изобретения или другого объекта промышленной собственности: производство товаров и услуг, хранение и продажа товаров, их ввоз из-за рубежа и т.д.
Использование ОПС лицами, не являющимися патентообладателями, осуществляется на основании лицензионного договора, который может предусматривать (ст. 1236 ГК РФ):
– предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
-предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
Так же можно заключить опционный лицензионный договор. Согласно нему лицензиат получает возможность провести апробацию технологии (продукции), осуществляемой (получаемой) с использованием изобретений или др. ОПС, в течение сравнительно короткого срока (обычно не более 2 лет). По истечении этого срока лицензиату предстоит сделать выбор: приобрести полноценную лицензию на более длительный срок и с более широкими возможностями в области производства и сбыта или отказаться от этого шага, вернув лицензиару полученную от него техническую документацию, материалы и оборудование и соблюдая взятое на себя обязательство о конфиденциальности.
Уставный капитал любого хозяйственного общества может быть сформирован за счет имущества, имущественных прав или иных прав, имеющих денежную оценку (ст. 128 ГК РФ, п. 1 ст. 15 Федерального закона 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Возможность внести в качестве вклада будет обусловлена тем, что такому вложению можно придать денежную оценку, благодаря договору ( смотря что Вы решите) в котором указывается срок предоставления права и цена за такое предоставление.
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Здравствуйте!
В Вашем случае оптимальное решение – заключение лицензионного договора.
Передача интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал – не гарантирует Вам получения дохода от деятельности общества. Кроме того, возникает сложность в оценке этого вклада (плюс дополнительные расходы на эту оценку).
Если работодатель не согласится на Ваши условия по выплате роялти, то он не получит права использовать результат Вашей интеллектуальной деятельности.
Устное разрешение использовать результат интеллектуальной деятельности не будет иметь юридической силы (на такую форму заключения сделки Ваш контрагент сам вряд ли согласится).
По договору об отчуждении патента – Вы отчуждаете патент полностью и навсегда (вопрос в цене). То есть права на патент перейдут полностью к его покупателю.
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Здравствуйте
По исключительному праву на патент у вас есть варианты на заключение след. договоров:
– либо заключить Договор об отчуждении исключительного права на патент в полном объеме, то есть передача исключительного права на патент (ст.1365 ГК РФ)
– либо заключить лицензионный договор, по которому вы, как патентообладатель (лицензиар) предоставите другой стороне (лицензиату) право использования патента в установленных договором пределах (ст.1367 ГК РФ)
Во-втором случае, как владелец патента вы вправе передать такую возможность другим лицензиатам (неограниченное количество).
Что выгоднее решать вам, но в практике все-таки правообладатели патента заключают, как правило, лицензионный договор.
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.