Объем правовой охраны на полезную модель

Верховный Суд опубликовал Определение № 309-ЭС19-26352, в котором напомнил нижестоящим инстанциям о том, как рассматривать спор об использовании полезной модели.

Спор из-за исключительных прав

ООО «ПермЭнергоМаш» являлось обладателем исключительных прав на полезную модель «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» по патенту № 119754 с датой приоритета от 24 апреля 2012 г. и на полезную модель «противотаранный дорожный блокиратор типа “Искусственная дорожная неровность”» по патенту № 119869 с датой приоритета от 24 апреля 2012 г.

30 октября 2017 г. Роспатент принял решения о признании частично недействительными патентов на полезные модели и выдаче новых патентов с уточненной формулой. Так, патент № 183820, выданный взамен патента № 119869, был зарегистрирован 4 октября 2018 г., тогда как новый патент на полезную модель взамен патента № 119754 выдан не был.

В дальнейшем, посчитав, что ООО «Промрубеж» нарушило исключительные права на полезные модели (противотаранные дорожные блокираторы) по указанным патентам при предложениях к продаже, продаже и введении иным образом в гражданский оборот изготавливаемых им товаров, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям, «ПермЭнергоМаш» обратился в Арбитражный суд Пермского края.

Общество попросило признать контрафактной продукцию ответчика, в которой использованы технические решения, описанные в формулах к полезным моделям согласно выданным ему патентам. Истец также попросил обязать «Промрубеж» прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей соответствующие устройства и блокираторы, а также взыскать в его пользу почти 5 млн руб. компенсации. В качестве обоснования иска общество сослалось на нотариальные протоколы осмотра доказательств и заключения внесудебных экспертиз.

Удовлетворяя частично иск, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. 1225, 1229, 1231, 1252, 1351, 1358, 1398, 1406.1 ГК РФ и исходил из доказанности использования в выпускаемых и предлагаемых к продаже обществом «Промрубеж» изделиях технических решений, описанных в формуле к полезной модели по патенту № 183820. Сославшись на подтверждение внесудебным экспертным заключением от 3 августа 2017 г. факта использования в товарах ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 119869, суд указал на то, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869.

Суд апелляционной инстанции, также учитывая внесудебное экспертное заключение и описания полезных моделей к патентам, признал, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869, взамен которого был выдан новый патент, и сделал вывод об использовании ответчиком в выпускаемых и предлагаемых им к продаже товарах полезной модели по патенту № 183820.

Суд по интеллектуальным правам, отклонив доводы «Промрубежа» о недопустимости и неотносимости внесудебного заключения, посчитал, что для проведения исследования независимых пунктов формул полезных моделей по патентам № 119869 (старого) и № 183820 (нового) не требуется привлечения специалиста, поскольку из сравниваемых формул очевидно следует, что патент на полезную модель № 119869 имеет ту же формулу, что и патент № 183820 с дополнительным признаком.

Констатировав, что в изделиях «дорожный блокиратор», «противотаранное устройство», выпускаемых и реализуемых ответчиком, используется существенный признак формулы полезной модели по патенту № 183820, суд кассационной инстанции признал подтвержденным материалами дела факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Не согласившись с этим «Промрубеж» обратился в Верховный Суд с просьбой отменить судебные акты в части удовлетворения иска и направить дело в отмененной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд указал на ошибки нижестоящих инстанций

Рассмотрев материалы дела № А50-32881/2018, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что вывод суда первой инстанции, с которым согласилась апелляция, о доказанности использования в продуктах ответчика технических решений, описанных в формуле к полезной модели по патенту № 183820, и вывод суда кассационной инстанции о подтверждении материалами дела факта использования существенного признака формулы полезной модели по этому патенту в изделиях ответчика основаны на неправильном толковании приведенных норм материального права.

Кроме того, заметил ВС, указывая на наличие в формуле полезной модели по патенту № 183820 еще одного дополнительного признака, в то же время суды заключили, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869. «Однако данные выводы судов противоречат последовательности действий Роспатента, признавшего Решением от 30 октября 2017 г. патент № 119869 частично недействительным ввиду несоответствия полезной модели условию патентоспособности “новизна” и выдавшего новый патент № 183820 с уточненной формулой», – посчитала высшая инстанция.

Верховный Суд отметил, что в силу абз. 3 п. 3 ст. 1358 ГК при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 Кодекса, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Суд сослался на п. 9.8 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на полезную модель (действовавшего на дату приоритета патентов) и указал, что формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Независимый пункт формулы полезной модели характеризует ее совокупностью признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

«Действительно, как следует из внесудебного заключения от 3 августа 2017 г., экспертом исследовано использование каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте № 119869 формулы, в изделии ответчика по нотариальному протоколу осмотра фотографий и описания изделия и установлено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 119869 использованы в изделии ответчика», – подчеркнул Верховный Суд.

Между тем, отметил он, из судебных актов и материалов дела усматривается, что патент № 183820, выданный взамен патента № 119869, содержит новый признак: блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания.

Высшая инстанция указала, что в силу п. 3 ст. 1358 ГК для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте (решении).

Читайте также

ВС сослался на п. 123 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и отметил, что использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает.

«Однако суды, разрешая спор, не исследовали вопросы о том, каким образом внесенные в формулу полезной модели по патенту № 119869 изменения влияют на объем правовой охраны полезной модели, предоставленной патентом № 183820, а также содержится ли в продуктах общества “Промрубеж” каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 183820 формулы, что являлось юридически значимым для установления факта нарушения исключительных прав общества “ПермЭнергоМаш”», – указал Верховный Суд.

ВС заметил также, что, учитывая изложенные обстоятельства, выводы судов о зависимости полезной модели по патенту № 178797 от полезной модели по патенту № 183820 являются преждевременными. Таким образом, решения трех инстанций были отменены, а дело – направлено на новое рассмотрение в АС Пермского края.

Эксперты оценили выводы ВС

В комментарии «АГ» адвокат АБ «КРП» Екатерина Туманова назвала позицию ВС в данном определении акцентным напоминанием судам о необходимости четко определять предмет доказывания и исчерпывающим образом исследовать входящие в него обстоятельства.

«Указывая на нарушение материального права, высшая инстанция выбирала из оснований к отмене, указанных в ст. 291.11 АПК РФ. Но тут нет в чистом виде ошибки в норме: суды верно определили, что спор разрешается через призму п. 3 ст. 1358 ГК РФ (о сравнении признаков полезной модели со спорным продуктом). Однако суды неверно спроецировали условия статьи на фактические обстоятельства и не собрали нужных доказательств. Так как описание защищаемой полезной модели было изменено при замене патента в связи с отсутствием “новизны”, логично, что соответствующая формула требовала переработки и дополнительных признаков. А значит, необходимо было получить доказательства при сравнении именно актуализированного описания запатентованного решения с продукцией ответчика. Но в этой части суды полагалась скорее на некое допущение. В результате, как справедливо отметил ВС РФ, не был установлен объем правовой охраны полезной модели», – указала адвокат.

Екатерина Туманова заметила, что данный кейс говорит не столько о распространенности аналогичных дел, сколько о важности для сторон всех патентных споров учитывать именно актуальное содержание защищаемых решений.

Руководитель практики IP/IT Maxima Legal Максим Али отметил, что патентные споры являются не столь распространенными как споры о защите авторских прав или товарных знаков во многом из-за того, что эффективное ведение таких споров требует достаточно серьезной доказательственной базы, включая проведение экспертиз, а это влияет на трудозатраты и стоимость таких разбирательств. «Кроме того, использование запатентованных решений до 2015 г. не приводило к взысканию штрафной компенсации, а позволяло лишь взыскивать убытки. Этим можно объяснить рост патентных споров в последнее время – когда истцам стало проще сформулировать и обосновать свои денежные требования», – пояснил эксперт.

По его мнению, на первый взгляд, ошибка, которую заметил ВС, действительно была. «Объем правовой охраны полезной модели определяется формулой. Чтобы нарушение было признано судом, каждый признак формулы патента должен использоваться ответчиком. Нет использования хотя бы одного признака – в иске нужно отказать», – отметил эксперт. Он указал, что суды по какой-то причине проигнорировали тот факт, что формула полезной модели (и состав ее признаков) серьезно изменилась после проведения внесудебной экспертизы, поэтому представленное истцом заключение стало нерелевантным (а судебная экспертиза, как минимум не проводилась). «В такой ситуации отправление дела на повторное рассмотрение выглядит вполне обоснованным решением», – заключил Максим Али.

Патент – это выдаваемый уполномоченным государственным органом документ, подтверждающий предоставление правовой охраны объекту промышленной собственности.Слово «патент» происходит от латинского слова patere, что означает быть открытым, доступным взору публики.

Патент выполняет 3 основные функции:

– удостоверяет авторство;

– удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения;

– удостоверяет исключительное право на их использование.

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения удостоверяет авторство лица, создавшего такой объект права промышленной собственности. Авторство означает, что лицо, названное в патенте автором, в силу закона и факта выдачи патента имеет право признавать себя создателем объекта промышленной собственности и запрещать всем другим лицам на территории, где действует патент, именоваться авторами соответствующего объекта промышленной собственности;

Патент удостоверяет приоритет объекта. Приоритет объекта права промышленной собственности означает, что на момент подачи заявки, содержащей заявление о выдаче патента и все необходимые надлежаще оформленные материалы, сущность данного объекта промышленной собственности не была известна нигде в мире.

Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя в отношении соответствующего объекта права промышленной собственности. Исключительное право на объект промышленной собственности означает, что обладатель патента имеет возможность использовать этот объект по своему усмотрению, если это не нарушает прав других патентообладателей. Никто не имеет права использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, сорт растения, на которые выданы патенты, без согласия патентообладателя. Сам же патентообладатель должен использовать права, предоставляемые патентом, без нанесения ущерба правам других граждан, интересам общества и государства.

Патент действует в течение срока, определенного законодательством.

Патент на изобретение действует в течение 20 лет, которые исчисляются с даты подачи заявки на получение патента. Если для применения средства, в котором использовано изобретение, требуется получение разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательством, срок действия патента на это изобретение продлевается патентным органом по ходатайству патентообладателя не более чем на пять лет;

Патент на полезную модель действует в течение 5 лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года.

Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет.

Патент на сорт растения действует в течение 25 лет с даты регистрации сорта в Реестре охраняемых сортов.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему.

Формула изобретения (полезной модели) – логическое описание изобретения (полезной модели) совокупностью всех их существенных признаков.

Формула является ключевым элементом в определении правовой охраны, обеспечиваемой патентом. Она представляет собой логическое понятие, объективно соответствующее техническому решению задачи. Формула выполняет одновременно две функции: техническую и правовую.

Техническая функция выражается в том, что по формуле определяют сущность изобретения (полезной модели) и на ее основе осуществляют запатентованное техническое решение.

Правовая функция состоит в том, что формула определяет объем защищаемых прав. Именно по формуле определяют факт использования изобретения или полезной модели, устанавливают факт нарушения патента, а также определяют патентную чистоту продукции или технологии.

По своей структуре формула сможет быть однозвенной и многозвенной. Однозвенная формула применяется для характеристики одного объекта изобретения (полезной модели) и не имеет развития и уточнения применительно к частным случаям выполнения или использования этого объекта. Она состоит из одного независимого пункта, имеющего самостоятельное правовое значение. Многозвенная формула применяется для характеристики одного объекта изобретения (полезной модели) и имеет развитие и уточнение существенных признаков решения применительно к частным случаям его применения или использования.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, представленных на графических изображениях изделия (макета, рисунка). Изделие признается содержащим запатентованный промышленный образец, если в нем содержатся все существенные признаки запатентованного промышленного образца и оно зрительно не отличается от него.

Исключительное право, обеспечиваемое патентом на сорт растения, означает, что производство или воспроизводство (размножение), доведение до посевных кондиций в целях размножения, предложение к продаже, продажа или другие виды сбыта, вывоз и ввоз, а также хранение для перечисленных целей посадочного материала охраняемого сорта требуют разрешения патентообладателя.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на сорт растения, определяется официальным описанием сорта, зарегистрированным в Реестре охраняемых сортов. Официальное описание содержит морфологические, физиологические и другие характеристики сорта, на основании которых выдан патент; и которые определяются уполномоченной организацией по испытанию и охране сортов растений.

Процедура выдачи патентов

При выдаче патентов на разные объекты промышленной собственности в Республике Беларусь используются разные принципы. Выдача патентов на изобретения осуществляется по системе с отсроченной экспертизой заявки. Патенты на полезные модели и промышленные образцы выдаются по явочной процедуре. Выдача патентов на сорта растений осуществляется по проверочной процедуре.

Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел, и содержать:

-заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства или места нахождения;

-описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления изобретения;

– формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;

– чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

-реферат.

Правила составления, подачи и предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение утверждены постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 16.06.2003 г. № 19[2]. Заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел. Заявка должна содержать:- заявление о выдаче патента;- описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели;- формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности полезной модели- реферат.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 16.06.2003 г. № 17[3].Выдача патентов на полезные модели проводится по явочной процедуре, поэтому в отношении заявки проводится только предварительная экспертиза, в ходе которой проверяются наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам полезной модели. Такая экспертиза проводится в течение трех месяцев с даты поступления ее в патентный орган. Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности не осуществляется.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

Заявка на промышленный образец должна содержать:

– заявление о выдаче патента;

– комплект графических изображений изделия (макета, рисунка), дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

– описание промышленного образца, включающее его существенные признаки;

– чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образецутверждены утверждены постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 16.06.2003 г. № 18[4].При экспертизе заявки на получение патента на промышленный образец патентная экспертиза (проверка на соответствие установленным условиям патентоспособности) также не проводится.

Заявка на выдачу патента на сорт растения должна относиться к одному сорту растения и содержать:

– заявление о выдаче патента по форме, утвержденной патентным ведомством;

– заполненную анкету сорта, утвержденную патентным ведомством;

– документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки.

Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на сорт растения утверждены Приказом Министерства образования и науки Республики Беларусь от 18.03.1996 г. № 93.

Экспертиза заявки на сорт растения включает два этапа: предварительную экспертизу и патентную экспертизу. Предварительная экспертиза заявки проводится патентным органом в месячный срок с даты ее поступления.

Патентная экспертиза сорта включает в себя проверку новизны заявленного сорта, оценку сорта на соответствие критериям отличимости, однородности, стабильности и проводится по методикам и в сроки, устанавливаемые государственной комиссией. Патентное ведомство основывает результаты патентной экспертизы на отличимость, однородность и стабильность исходя из материалов отчета и заключения государственной комиссии и принимает решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента.

Понятие и виды приоритета.

Приоритет – это преимущественное право получение патента, признаваемое за лицом, первым заявившим о созданном объекте промышленной собственности.

Приоритет – это дата, определяющая первенство заявителя и дающая ему преимущество в получении патента перед другими лицами, заявившими аналогичное решение позднее. Понятие приоритета является ключевым для патентного права.

По общему правилу, приоритет определяется по дате подачи заявки на получение патента.

Кроме того, приоритет может быть определен на основании норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Данный приоритет называется конвенционным. Суть конвенционного приоритета состоит в том, что любой заявитель, надлежащим образом подавший заявку на получение патента в одном из государств, участвующих в Парижской конвенции, вправе в течение определенного конвенцией срока подать заявки в любых других государствах – участниках конвенции с сохранением в качестве даты приоритета даты подачи самой первой заявки. В отношении изобретений и полезных моделей этот срок составляет 12 месяцев, в отношении промышленных образцов – 6 месяцев.

Установление приоритета выполняет несколько функций. Во-первых, на основании даты приоритета определяется новизна изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения. Во-вторых, дата приоритета является началом срока действия выданного патента. В-третьих, с учетом даты приоритета устанавливается право преждепользования (о содержании этого права речь пойдет позже).