Независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели
Составление формулы изобретения и полезной модели
Формула изобретения или полезной модели является наиболее важной частью заявки на патент, поскольку именно она определяет объект, на который будет действовать правовая охрана.
1. Состав патентной формулы
Формула описывается с помощью признаков – характеристик патентуемого объекта.
Для описания разных видов объектов (способ, устройство, вещество и т.д.) предусмотрены различные признаки.
Для способа это может быть:
– наличие какого-либо действия (операции) или нескольких действий,
– последовательность выполнения действий,
– условия проведения действий (температура, давление, используемые устройства и вещества и т.д.).
Для устройства:
– наличие элементов конструкции,
– наличие связи между элементами,
– характеристики элементов (форма, материал и т.д.)
-возможность выполнения элементами определенной функции (возможность перемещения, взаимодействия с другими элементами и т.д.)
Для вещества:
– качественный состав (композиции),
– количественный состав (массовые, объемные атомные %, части и т.д.)
– физические и химические характеристики вещества в целом (структура, вязкость, прочность и т.д.)
– характеристики компонентов вещества,
2. Пункты формулы.
Формула, как правило, состоит из независимых и зависимых пунктов. В случае, когда формула описывает один объект, пункт 1 является независимым, а все остальные пункты – подчиненные ему зависимые.
Пункт формулы начинается с родового понятия – характеристики, отражающей назначение заявляемого изобретения (полезной модели), например : “Способ бурения грунта”, “Устройство для сварки листового материала”, “Композиция для лечения сердечно-сосудистых заболеваний” и т.д.
Факты о патентовании
Получение патента не поможет вам избежать нарушения прав на другие патенты
подробнее…
К изложению текста пунктов формулы предъявляется ряд общих требований:
1) Пункт формулы составляется в одно предложение.
Допускается разделение частей пункта формулы точкой с запятой или новым абзацем,
2) Один пункт формулы должен описывать один объект.
Например, нельзя описывать в одном пункте способ и устройство.
3) Формула, как правило, должна состоять из ограничительной части, в которой описываются общие для заявляемого объекта и наиболее близкого аналога (прототипа) признаки , и отличительной части, в которой указываются отличия патентуемого объекта от данного аналога. Между данными частями указывается фраза “отличающийся тем, что”. Для изобретения допускается составление формулы без разделения на ограничительную и отличительные части (во многих случаях это удобно для логического изложения текста). Для полезной модели формула может быть составлена без разделения только, если патентуемый объект не имеет аналогов.
4) Формула составляется с учетом требования единства.
5) Все признаки формулы должны быть ясными, нельзя использовать неопределенные термины, а также понятия, не являющиеся общепринятыми для конкретной области техники.
6) В формуле должно соблюдаться единство терминологии, т.е. признак по всему тексту должен называться одинаково. Например, недопустимо в одном части текста формулы называть деталь “стержнем”, а в другой части – “штырем”.
7) Нельзя заменять словесную характеристику объекта отсылкой на чертеж (рисунок). Это допускается только в крайних случаях, когда объект невозможно описать словами без привлечения рисунка.
8) Не стоит указывать в формуле технический результат, в формуле описываются только средства для его достижения, а сам результат приводится в описании.
3. Независимый пункт формулы
Независимый пункт формулы определяет объем правовой охраны изобретения (полезной модели), т.е. является основой заявки.
При написании независимого пункта следует учитывать следующие основные принципы:
№1: Чем меньше признаков в независимом пункте, тем шире правовая охрана, что лучше для будущего патента.
Следовательно, нужно стараться описать объект как можно более общими признаками (понятиями), чтобы заявитель имел максимальный объем прав на изобретение (полезную модель).
№2: В независимом пункте формулы обязательно должны присутствовать признаки необходимые:
– для реализации назначения изобретения (полезной модели),
– для достижения указываемого в описании технического результата;
№3: Совокупность признаков независимого пункта формулы должна обеспечивать объекту изобретения или полезной модели патентоспособность, т.е. охарактеризовать его таким образом, чтобы
– разработка была новой (совокупность признаков формулы не известна из уровня техники),
– разработка имела изобретательский уровень (совокупность признаков не очевидна для специалиста из уровня техники) (применяется для изобретений),
– разработка имела промышленную применимость (изобретение или полезную модель возможно практически реализовать, так как оно описано в независимом пункте).
С учетом этих принципов при составлении независимого пункта формулы желательно найти баланс между условием №1 и условиями №2 и №3: стараться описать объект как можно меньшим количеством признаков, выраженных наиболее общим образом (для обеспечения широкой степени защиты), но при этом обязательно указать минимум признаков, необходимых для реализации основного назначения и достижения технического результата, а также признаки, обеспечивающие патентоспособность решения.
4. Зависимый пункт формулы
Зависимые пункты являются дополнением (развитием) независимого пункта и автоматические включают все его характеристики. Зависимые пункты раскрывают частные (необязательные) варианты реализации изобретения или полезной модели. В частности, в указанных пунктах приводятся сведения, описывающие конкретную реализацию узлов устройства, конструкцию элементов, используемые материалы, конкретные режимы способов и т.д.
Сведения в данных пунктов не влияют на объем охраны изобретения (полезной модели). Однако целесообразно указывать как можно больше информации в зависимых пунктах по ряду причин:
– признаки из зависимых пунктов могут быть включены в независимый пункт, что бывает необходимо на этапе экспертизы заявки или при оспаривании выдачи патента,
– сведения, раскрытые в заявке, в том числе в зависимых пунктах формулы, после выдачи патента становятся общемировым уровнем техники. Подробное раскрытие аспектов технического решения перекрывает конкурентам возможность последующего патентования подобных технических решений.
Однако не следует включать в заявку (в том числе в формулу), подробности разработки, которые не следует знать конкурентам, поскольку тексты описания и формулы открыто публикуются. Грамотные заявители всегда оставляют в секрете некоторые особенности своей идеи (элемент конструкции, операция технологии, компонент вещества и т.д.), без которых реализация изобретения или полезной модели сильно затруднена. Это значительно усложняет копирование разработки.
При изложении зависимых пунктов приводится отсылка на соответствующий независимый пункт формулы, например в виде “Способ по п.1, отличающийся тем, что…”. Также зависимый пункт может ссылаться на другой зависимый пункт.
5. Примеры и типичные ошибки
Неправильно составленная формула:
1. Нагреватель устройства для сварки волокна, содержащий пластину прямоугольной формы с канавкой и нагревательный элемент специальной конструкции, размещенный в указанной канавке, отличающийся тем, что плита выполнена из полипропилена, на нагревательный элемент наносят токопроводящее покрытие из нихрома, а на покрытие могут наносить антиадгезионный слой.
Ошибки:
– термин «специальная конструкция» не является понятным, необходимо раскрывать эту конструкцию в формуле,
– термин «наносят» подразумевает действие, т.е. характеризует объект «способ», поскольку заявлен объект «устройство» это является недопустимым. Следует указать, что покрытие нанесено.
– один и тот же элемент в формуле назван разными терминами: пластина и плита, что недопустимо, следует указать единый термин.
– ограничение формы и материала пластины очевидно сужает объем правовой охраны изобретении, что даст возможность конкурентам «обойти» такой патент; такие признаки следует включать в зависимые пункты формулы,
– антиадгезионный слой является необязательным элементом, поэтому его также следует указать в зависимом пункте.
С учетом устранения данных ошибок, правильный вариант формулы может быть составлен так:
1. Нагреватель устройства для сварки волокна, содержащий пластину с канавкой и нагревательный элемент, отличающийся тем, что нагревательный элемент выполнен в виде полосы, края которой связаны с поверхностью пластины, а центральная часть размещена в указанной канавке пластины с образованием прогиба, при этом на поверхность полосы нанесено токопроводящее покрытие.
2. Нагреватель по п.1, отличающийся тем, что пластина имеет прямоугольную форму.
3. Нагреватель по п.1, отличающийся тем, что пластина выполнена из полипропилена.
4. Нагреватель по п.1, отличающийся тем, что токопроводящее покрытие выполнено из нихрома.
5. Нагреватель по п.4, отличающийся тем, что на токопроводящее покрытие нанесен антиадгезионный слой.
Неграмотное составление формулы может привести к следующим негативным для заявителя последствиям:
– Отказ в выдаче патента, поскольку не все недостатки формулы можно исправить на этапе государственной экспертизы заявки;
– Узкий объем правовой охраны изобретения (полезной модели), при котором полученный патент не обеспечивает надлежащую защиту разработки от копирования.
В связи с этим работу по составлению формулы рекомендуется доверять профессиональным патентным поверенным, имеющим достаточный опыт в патентной защите изобретений и полезных моделей.
ПОМОЖЕМ ВАМ СОСТАВИТЬ ФОРМУЛУ ПАТЕНТА
Грамотно и точно опишем вашу идею
Обеспечим широкий объем охраны разработки
Возьмем на себя вопросы подачи заявки, переписки с ведомством и получения патента
Поможем с защитой при нарушении прав на патент
На новом рассмотрении дела, несмотря на выводы судебного эксперта, представитель юридической компании «Городисский и Партнеры» в своем ходатайстве заявил, буквально, следующее: «Из толкования выводов, сделанных Судом по интеллектуальным правам следует, что факт использования ответчиком собственного патента, исключает использование им же патента истца».
Далее представитель «Городисский и Партнеры» указывает: «Вопреки указаниям Суда по интеллектуальным правам, истец полагает, что в спорных изделиях могут использоваться два патента – и патент истца, и патент ответчика. Для разрешения данного противоречия, мы считаем необходимым назначение по делу повторной судебной экспертизы».
Такой профессиональный ляп со стороны представителя «Городисский и Партнеры», на мой взгляд, недопустим.
История вопроса
Двухлетней задержкой в продлении патента на полезную модель концерном «ПРОТЭК» воспользовалось челябинское общество «Царь-Упаковка». За это время челябинцы успели не только оттянуть на себя часть заказов ключевого федерального игрока, но и запатентовать свой продукт, используя изделие концерна в качестве прототипа.
В качестве истца в судебном процессе от концерна «ПРОТЭК» выступает аффилированное общество «Агентство интеллектуальной собственности», на котором сосредоточены исключительные права концерна (Дело №А76-8501/2017).
Рассмотрев дело, Арбитражный суд Челябинской области и суд апелляционной инстации поддержали ответчика и отказали обществу «Агентство интеллектуальной собственности» в исковых требованиях, где истец просил обязать общество «Царь-Упаковка» прекратить производство и реализацию спорного изделия, изъять из оборота и уничтожить всю имеющуюся продукцию и выплатить истцу компенсацию в размере 5 млн. рублей за нарушение исключительных прав на полезную модель.
Не согласившись с выводами судов, мы обратились с жалобой в Суд по интеллектуальным правам РФ, где прямо указали, что суды первой и второй инстанции не пояснили, по каким именно основаниям приходят к выводу о том, что в удовлетворении исковых требований должно быть отказано.
В качестве аргументов в защиту истца мы указываем следующее:
Ответчиком представлен патент на полезную модель № 155995 «Стопка крышек контейнеров для пищевых продуктов», патентообладателем которого является общество «Царь – Упаковка», приоритет полезной модели 17 декабря 2014 г., патент зарегистрирован 01 октября 2015 г.
В описании полезной модели к патенту ответчика указано, что уже известно укладываемое при изготовлении в стопу изделие в виде крышки для контейнеров для пищевых продуктов, описанное в патенте истца. Также указано, что патент истца (№130592) выбран в качестве прототипа патента ответчика, что не отрицается ответчиком.
Согласно заключению эксперта по итогам проведения назначенной судом патентоведческой экспертизы в изготавливаемом ответчиком изделии использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца.
При этом соглашение о передаче исключительных прав на использование полезной модели между патентообладателем и ответчиком не заключалось.
Из данных, установленных судом, следует, что обществом «Царь – Упаковка» представлены доказательства, подтверждающие наличие у него (у ответчика) производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства спорной продукции. Однако права преждепользования, предусмотренного ст. 1361 ГК РФ наступать не может, поскольку полезная модель не создана ответчиком независимо от автора.
При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию полезной модели истца являются нарушением патента. При этом судом также установлено, что патент на полезную модель ответчика № 155995 был им получен в период прекращения действия патента истца № 130592 от 23.04.2013.
Поскольку, ответчик в период между датой прекращения действия патента истца и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия этого патента начал использование полезной модели Пкр-15, а также получил свой патент на полезную модель, то за ответчиком, в соответствии с действующим законодательством, должно сохраняться право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объёма такого использования (право послепользования).
При этом важно понимать, что сам по себе факт получения некоего патента на полезную модель в период прекращения действия патента не может служить доказательством возникновения права послепользования.
В случае если Ответчик настаивал на том, что у него возникло право послепользования, но он не доказал объёмы производимых им изделий Пкр-15, не предъявил об этом встречный иск, а суд в нарушении нормы п.3. ст. 1400 ГК РФ не установил такие объёмы производимой продукции самостоятельно, то это означает, что право послепользования признано быть не может, и иск подлежит удовлетворению в полном объёме.
Согласно разъяснениям, п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13.12.2007 N 122 при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведёнными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета, действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены как нарушения патента с более ранней датой приоритета.
Мы же, в свою очередь, заявляем о том, что ответчик, выпуская изделие Пкр-15, в которых использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца, не может его не нарушать. Ответчик может иметь еще с десяток патентов, но сам при этом будет являться нарушителем в силу ч.4 ст. 1358 ГК РФ.
В итоге, Суд по интеллектуальным правам отменил оба решения и направил дело на новое рассмотрение, дав четкие указания: установить факт использования либо неиспользования ответчиком собственного технического решения, идентичность двух охранных документов, после чего сделать вывод о том, нарушаются ли права истца на полезную модель.
Новое рассмотрение с новыми вводными
На новом рассмотрении в судебном заседании от 10.04.2019 г. стороны подписали соглашение по фактическим обстоятельствам дела, по которому признают в качестве обстоятельств, не требующих доказывания:
- В спорных изделиях Пкр-15 (модификации с количеством углублений на сторонах крышки по формулы «22/33» и «33/34») используется полезная модель «СТОПА КРЫШЕК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» по патенту ответчика № 155995.
- Совокупность признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели «КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» по патенту истца № 130592 и совокупность признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели «СТОПА КРЫШЕК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» по патенту ответчика № 155995, не являются идентичными (тождественными/одинаковыми).
На основании части 1 и части 2 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд принимает данное соглашение как признанные сторонами факты, не требующие дальнейшего доказывания.
Таким образом, судом и сторонами процесса выполнены все рекомендации данные Судом по интеллектуальным правам
Необходимо отметить, что заключив соглашение, стороны также признали, что ответчик использует в спорных изделиях Пкр-15 полезную модель истца. А согласно ч. 4 ст. 1358 ГК РФ, если при использовании полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, другая полезная модель также признается использованной.
Поскольку судебной экспертизой подтверждается использование всех признаков независимого пункта формулы полезной модели Истца по патенту № 130592, то наличие у ответчика полезной модели по патенту 155995, а также тот факт, что по данной полезной модели также используется спорное изделие не освобождает его от ответственности в силу ч. 4 ст. 1358 ГК РФ, а исключительные права Истца признаются нарушенными.
Данный довод подтвержден судебной практикой, в частности, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2018 г. N С01-206/2018 по делу N А41-85807/2016.
Камнем преткновения для рассмотрения настоящего дела №А76-8501/2017 стало ходатайство ответчика от 10.04.2019 г. о проведении повторной судебной экспертизы, в котором представитель юридической компании «Городисский и Партнеры» заявил, буквально, следующее: «Из толкования выводов, сделанных Судом по интеллектуальным правам следует, что факт использования ответчиком собственного патента, исключает использование им же патента истца». Далее он пишет: «Вопреки указаниям Суда по интеллектуальным правам, истец полагает, что в спорных изделиях могут использоваться два патента – и патент истца, и патент ответчика. Для разрешения данного противоречия, мы считаем необходимым назначение по делу повторной судебной экспертизы».
Суд по интеллектуальным правам не давал указание на проведение судебной экспертизы, по установлению использования всех признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 130592 в изделие, произведенном ответчиком. Само по себе назначение такой экспертизы абсурдно, в силу следующего:
Во-первых, при первоначальном рассмотрении этот же самый суд, в лице судьи Мухлыниной Л.Д. принял судебную экспертизу патентного поверенного за полное и достоверное доказательство.
Во-вторых, обстоятельства и доказательства не поменялись, а на указания Суда по интеллектуальным правам такое назначение никак не влияет. Поскольку Суд кассационный инстанции указал: выяснить используется ли патент ответчика в своем изделии и правильно применить либо письмо ВАС № 122, либо ч. 4 ст. 1358 ГК РФ, что входит в компетенцию суда, а не судебного эксперта. Явно в таком диком желании назначать еще какую-то экспертизу по надуманным, вымышленным основаниям кроется не процессуальный подтекст!
В-третьих, допустим, суд назначил еще одну экспертизу и она показала, что нарушение есть. Что нового она даст для рассмотрения настоящего дела, если в нем уже имеется относимое, допустимое, достоверное доказательство судебного эксперта? Только существенное затягивание рассмотрения дела еще минимум на полгода.
Для суда это должно означать, что ответчик явно злоупотребляет своими процессуальными правами, а для правильного и обоснованного решения достаточно строго и четко выполнить указания Суда по интеллектуальным правам.
Другим важным моментом в деле стало отрицание ответчиком производства и реализации спорной продукции (заявлено при новом рассмотрении дела, ходатайство от 26.10.2018 года).
07.02.2019 года ответчиком в судебном заседании в материалы дела были предоставлены письменные пояснения, содержащие доводы, об отсутствии у истца доказательств производства и реализации Ответчиком спорной продукции. При этом данные доводы ответчика опровергаются материалами дела, как устными, так и письменными.
Так, в своем отзыве на исковое заявление от 29.05.2017 года № 375 ответчик указывает: «Изготавливать и реализовывать крышки контейнеров для пищевых продуктов предприятие начало с 2012 года. Крышки контейнеров для пищевых продуктов изготавливаются в пяти вариантах – ПКР-09, ПКР-15, ПКР-16, ПКР-17, ПКР-19, отличающихся размерами».
Далее ответчик указывает: «Поскольку общество «Царь-Упаковка» изготавливало крышки ПКР-09, ПКР-15 до даты установления приоритета по патенту истца №130592 и в период приостановления действия патента в 2014-2016 году, за ответчиком может быть признано право преждепользования и послепользования, при условии, что истцом будет доказано использование в изделиях общества «Царь-Упаковка» патента истца».
В своем ходатайстве от 01.06.2017 года, ответчик просит поставить перед судебным экспертом вопросы: 1. Используется ли в изделии ПКР-15 обществом «Царь-Упаковка» каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели патентообладателя «Агентство интеллектуальной собственности.
2. Используется ли в изделии ПКР-15 обществом «Царь-Упаковка» техническое решение, охраняемое патентом истца на полезную модель правообладателя «Агентство интеллектуальной собственности».
В ходатайстве от 29.06.2017 года, ответчик просит «приобщить к материалам дела образцы крышек контейнеров для пищевых продуктов изготавливаемых «Царь-Упаковка». Приложение: образцы в количестве – 7 шт».
Далее, в своем отзыве на апелляционную жалобу истца на решение Арбитражного суда Челябинской области от 07 декабря 2017 года, ответчик указывает: «Полагаем, что данный судебный акт является законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы – несостоятельными по следующим основаниям».
Ввиду того, что на протяжении всего рассмотрения дела Ответчик заявлял, что производит такую продукцию (ПКР-15), сделал устные и письменные заявления, что у ответчика имеется право преждепользования и право послепользования, представил для проведения судебной экспертизы образец изделия, доводы ответчика при новом рассмотрении дела, что не доказано введение в гражданский оборот спорной продукции должны быть судом отклонены, в силу ст. 70 АПК РФ и п. 6 ст. 450 Гражданского кодека РФ (принцип эстоппель).
В силу принципа эстоппеля, ответчик не вправе заявлять о недоказанности введения им в гражданский оборот спорной продукции ПКР-15 после подачи иска, поскольку такое заявление противоречит его предыдущему поведению.
Таким образом, указанные выдержки из отзывов и ходатайств ответчика, указывают на признание им самим факта производства и реализации спорной продукции.
Следующее заседание состоится 25 апреля 2019 года в Арбитражном суде Челябинской области.