Нарушение исключительных прав на полезную модель
Нарушение прав на полезную модель – несанкционированное использование запатентованной модели, а также разглашение ее существенных признаков до официальной публикации сведений в Роспатенте, присвоение авторства на техническое решение и принуждение к соавторству.
Патентные права на технические решения, имеющие отношение к устройству и обладающие статусом полезных моделей, по российским законам получают полноценную правовую охрану. Нормы об ответственности нарушителей патентных прав содержатся во многих российских нормативных актах, в том числе в Гражданском Кодексе РФ, КоАП РФ и в Уголовном кодексе.
Незаконное использование полезных моделей
Наиболее часто права патентообладателей нарушаются путем незаконного использования моделей. Незаконное использование представляет собой использование технического решения обычными способами, но без согласия правообладателя.
Законодатель в статье 1358 Гражданского Кодекса РФ называет следующие возможные способы использования охраняемых технических решений:
- Ввоз разработки на территорию России;
- Изготовление модели;
- Применение технического решения;
- Продажа полезной модели и/или предложения о продаже;
- Иное введение полезной модели в гражданский оборот;
- Хранение некоего продукта, в котором используется полезная модель, в целях дальнейшего введения этого продукта в гражданский оборот.
Виды правонарушений
Нарушения прав на полезную модель могут быть двух основных видов:
Договорные правонарушения
Договорные правонарушения – правонарушения, совершаемые в рамках заключенных с правообладателем лицензионных договоров
или договоров коммерческой концессии. Франчайзи или лицензиат в какой-то момент выходит за пределы пра вомочий, которые были прописаны в договоре. Обычно нарушения такого типа касаются превышения объема выпущенной продукции, несоблюдения территориального или других видов ограничений. Ко второму типу правонарушений относится неисполнение (а также ненадлежащее исполнение) франчайзи или лицензиатом своих обязанностей по договору. Как правило, неисполнение обязанностей заключается в несвоевременных и/или неполных выплатах вознаграждения правообладателю полезной модели или в разглашении сведений о техническом решении, которые относятся к секретной технической документации или к коммерческой тайне.Внедоговорные правонарушения
Внедоговорные правонарушения – это правонарушения, совершаемые третьими лицами вне каких-либо договоров и соглашений. Они представляют собой различные несанкционированные действия, связанные с использованием полезной модели, а также разглашение ее существенных признаков до момента публикации сведений в бюллетене Роспатента, принуждение к соавторству или присвоение авторства на соответствующее техническое решение.
Виды ответственности за нарушение прав на полезные модели
Российское законодательство охраняет патентные права правообладателей оригинальных технических решений в рамках гражданского, административного и уголовного законодательства. При этом субъектами ответственности могут быть организации в любой организационно-правовой форме, должностные лица, принимающие решения, нарушающие права патентообладателей, а также физические лица.
Гражданская (имущественная) ответственность
К гражданско-правовой ответственности за нарушение патентных прав на полезную модель привлекаются все нарушители патентных прав, являющиеся субъектами договорных правоотношений с правообладателем (лицензиаты, франчайзи), а также третьи лица, правонарушения которых в области патентного права не подпадают под действие норм административного или уголовного кодексов.
Привлечение к гражданской ответственности нарушителей осуществляется путем обращения в суд с соответствующим исковым заявлением, в котором излагается суть претензий правообладателя и различные требования к нарушителю имущественного характера.
Если речь идет о договорных правонарушениях, то ответственность франчайзи или лицензиата обычно уже подробно прописана в самом договоре и задача суда состоит в том, чтобы установить, имело ли место нарушение договора или нет. Также через суд патентообладатель может расторгнуть соответствующий договор с недобросовестным контрагентом.
Если правонарушение было совершено вне договорных отношений, то гражданский процесс является более сложным. Но и в том и в другом случаях, нарушителю патентных прав придется выплачивать правообладателю существенную неустойку и покрывать его убытки.
Административная ответственность
Нарушения прав патентообладателей на полезную модель часто подпадают и под административное наказание. Административная ответственность за нарушение патентных прав установлена в части 2 статьи 7.12, а также в части 2 статьи 14.33 КоАП РФ.
Правонарушение, предусмотренное частью 2 ст. 7.12 КоАП РФ:
- использование полезной модели без получения согласия ее правообладателя, за исключением тех случаев, когда речь идет о недобросовестной конкуренции;
- разглашение сведений о полезной модели без согласия ее правообладателя в объеме совокупности существенных условий технического решения до официального опубликования сведений о разработке в Роспатенте;
- понуждение к соавторству;
- присвоение авторских прав на полезную модель.
Субъектами административной ответственности по рассматриваемому правонарушению выступают как организации, так и граждане, а также должностные лица, решения которых привели к нарушению прав патентообладателей.
Санкции:
- Для граждан РФ – штраф от 1 500 до 2 000 рублей;
- Для должностных лиц – штраф, от 10 000 до 20 000 рублей;
- Для юридических лиц – штраф от 30 000 до 40 000 рублей.
Правонарушение, предусмотренное частью ст. 14.33 КоАП РФ:
- незаконное введение в оборот продукции с использованием оригинальных технических решений, охраняемых законом в качестве полезных моделей.
Субъектами административной ответственности здесь выступают только должностные лица и организации.
Санкции:
- Для должностных лиц – штраф 20 000 рублей или дисквалификация до 3-х лет;
- Для юридических лиц – штраф от 0,01 до 0,15 от суммы выручки за реализацию товара с нарушением патентных прав, но не менее 100 000 рублей
Уголовная ответственность
За нарушение патентных прав, а также прав авторства на полезную модель нарушитель также может попасть под действие статьи 147 УК РФ.
Неправомерными действиями, входящими в состав данного преступления, являются:
- использование полезных моделей;
- разглашение сведений об их существенных признаках до публикации в бюллетене Роспатента;
- принуждение к соавторству;
- присвоение авторства на техническое решение.
Если указанные неправомерные действия нарушителя причинили ущерб правообладателю менее ста тысяч рублей, то речь идет об административном правонарушении. А если ущерб составил сто и более тысяч рублей, то нарушителю грозит уже уголовная ответственность.
Таким образом, становится ясно, что несанкционированное промышленное производство полезных моделей практически всегда будет подпадать под 147 статью УК РФ. Поэтому необходимо перед внедрением разработки в производство вначале убедиться, не будут ли нарушаться чьи-нибудь права. Это легко достигается посредством привлечения экспертов и проведения профессионального
патентно-информационного поиска
.Санкции по статье 147 УК РФ зависят от того, действовал ли нарушитель один или совместно с сообщниками.
Если нарушитель патентных прав действовал в одиночку, то его преступление охватывается составом первой части рассматриваемой статьи и ему, по выбору судьи, грозит одно из следующих наказаний:
- Штрафные санкции – до 200 000 рублей;
- Обязательные работы нарушителя – до 480 часов;
- Принудительные работы нарушителя – до 2-х лет;
- Лишение свободы нарушителя – до 2-х лет.
Если нарушителей патентных прав было несколько, то налицо состав, предусмотренный частью второй ст. 147 УК, и преступление автоматически попадает в другую категорию тяжести (средняя тяжесть), санкции там уже более суровые:
- Штраф нарушителю – от 100 000 до 300 000 рублей;
- Принудительные работы нарушителю – до 5-ти лет;
- Арест нарушителя – до 6-ти месяцев;
- Лишение свободы нарушителя – до 5-ти лет.
Если Ваши права нарушены
Если Ваши патентные или авторские права оказались нарушены, то сначала необходимо обратиться к нарушителю с требованием немедленно прекратить нарушение Вашего права, также можно предъявить к нему какие-либо имущественные требования и/или предложить заключить лицензионный или франчайзинговый договор. Если Ваше обращение будет проигнорировано, то следует обратиться за защитой своих прав в суд.
Если Ваши патентные права нарушаются в рамках лицензионного или франчайзингового договора, то следует обратиться к юристам, которые хорошо разбираются в патентных правоотношениях, и подать соответствующее исковое заявление в канцелярию суда по гражданским делам.
Незаконное использование полезной модели третьими лицами вне договора тоже может явиться поводом для обращения в суд в рамках гражданского судопроизводства.
Если действия нарушителя Ваших прав на полезную модель подпадают под статью административного кодекса, также следует подать заявление в суд (административное судопроизводство осуществляется в суде по соответствующему заявлению), а в случае причинения крупного ущерба (от ста тысяч рублей) – следует обратиться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении соответствующего уголовного дела.
Разглашение существенных признаков полезной модели до их официальной публикации, принуждение к соавторству или присвоение авторства – эти нарушения разрешаются только посредством административного, а также уголовного судопроизводства.
Если Вы нарушили чужие права
Чтобы не попасть в неприятную историю с патентными правами, следует до начала использования технического решения тщательно проверить его на патентную чистоту посредством проведения
патентного поиска
по базам данных Роспатента и иных патентных ведомств.
Но если нарушение права уже произошло, то первым делом необходимо прекратить нарушение, а затем постараться достигнуть соглашения с правообладателем, не доводя дело до суда. В этом случае платить Вам придется значительно меньше (хотя бы за счет отсутствия судебных издержек), и у Вас есть все шансы договориться о продолжении использования интересующего Вас технического решения в рамках соответствующего договора с его правообладателем.
Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. При этом имеет место ряд ключевых моментов, которые объединяют такого рода судебные процессы.
В принципе в существующем законодательстве имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В частности, в этот перечень включены следующие требования:
- запрет предлагать к продаже, продавать и осуществлять иные действия, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;
- уничтожение спорных изделий за счет ответчика;
- взыскание убытков или компенсации.
При выборе между убытками и компенсацией необходимо определить наиболее эффективную меру гражданско-правовой ответственности.
В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) статья 1406.1, нормы которой регулируют порядок взыскания компенсации за нарушение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, была включена относительно недавно. Положения указанной статьи действуют с 1 января 2015 года . Тем не менее до указанной даты рассматриваемый правовой институт действовал в отношении нарушения прав на товарный знак, поэтому к настоящему времени судебная практика сформировалась в достаточном объеме, чтобы с определенной степенью вероятности можно было прогнозировать результаты рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение патентных прав.
Для выяснения вопроса эффективности соответствующей меры необходимо отметить, что положения статьи 1406.1 ГК РФ допускают два варианта расчета компенсации:
1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, что определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
Из текста нормы следует одно очевидное преимущество компенсации перед убытками. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара). Этот вопрос неоднократно обсуждался в научном сообществе. Например, до вступления в силу нормы статьи 1406.1 ГК РФ состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, на котором было высказано суждение о праве суда просить у истца предоставить «какое-либо «обоснование» того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца «расчетов» или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых» . Тем не менее такое преимущество компенсации не означает, что ее размер может быть произвольным.
Так, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 января 2014 года по делу № А57-9777/2012, указал на то, что «размер компенсации не может быть указан безотносительно к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий правонарушения. Указанная санкция носит компенсационный характер и с очевидностью направлена на восстановление имущественных интересов пострадавшего от правонарушения лица, не может иметь целью обогащение последнего».
Вместе с тем на практике подобные высказывания вышестоящих судов приводят к значительному судейскому усмотрению в отношении размера присуждаемой суммы в обозначенном законом диапазоне. Как правило, сумма удовлетворенной компенсации не превышает 300–500 тысяч рублей .
Учитывая столь существенную неопределенность в установлении размера компенсации, ее преимущества по сравнению с убытками становятся не столь очевидным. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ убытки включают реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).
В отличие от компенсации при рассмотрении исковых требований об убытках истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения, в частности:
- противоправное поведение (нарушение обязательства);
- наличие убытков (их размер);
- наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;
- наличие вины причинителя вреда (убытков).
Вместе с тем суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению. Как правило, правообладатели предъявляют к нарушителям требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды исходя из суммы неполученного лицензионного вознаграждения по аналогичным договорам .
Следующий ключевой вопрос для любого судебного процесса по защите патентных прав связан со сбором доказательств. Учитывая особенности споров о защите объектов исключительных прав, значительное внимание необходимо уделить фиксации факта приобретения изделия, при изготовлении которого, по мнению истца, использованы все признаки независимой формулы патента. Товар будет необходим для передачи его на последующую экспертизу. Следовательно, ни у суда, ни у эксперта не должно возникнуть сомнений в том, что спорное изделие приобретено именно у истца или им произведено.
В существующем законодательстве отсутствуют какие-либо требования к порядку оформления закупки спорного изделия. Вместе с тем в судебной практике сформировался подход, при котором товар для экспертизы приобретается с фиксацией этого обстоятельства нотариусом или представителем территориальной торгово-промышленной палаты. Однако в некоторых случаях приобретение изделия невозможно в силу разных причин, например в связи с высокой стоимостью оборудования как в случае с элементами заводских поточных линий, оборудования связи и т. д. В такой ситуации проведение экспертизы возможно по документам (технические паспорта, схемы, чертежи). В тех случаях когда ответчик отказывается предоставить соответствующие материалы для проведения экспертизы, они могут быть получены с помощью судебного запроса. Но истребование документов в судебном порядке возможно не только у ответчика. Как правило, сложное оборудование проходит систему сертификации, то есть документы могут быть получены из соответствующих сертификационных центров.
Помимо указанных организаций, доказательственная база может быть сформирована в том числе посредством направления судебного запроса в территориальные органы Федеральной таможенной службы и другие организации, в чьи полномочия входят надзор и контроль за соответствующей отраслью экономики.
Помимо указанных способов получения материалов, интересным является способ, обозначенный в статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (обеспечение доказательств судом). Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.
Так, в 2014 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело № А45-7805/2013, при разрешении которого суды нижестоящих инстанций не применили указанную статью, несмотря на заявление со стороны истца . Суть дела заключалась в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд в связи с нарушением его прав использованием в изделиях ответчика (деревянные кии) патента истца. В целях фиксации факта реализации соответствующего товара ответчиком истец обратился в суд с заявлением об осмотре сайта. В удовлетворении заявления истцу было отказано. По мнению суда первой инстанции, истец фактически просил суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований, что к обязанностям суда не относится. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассматривая дело, Арбитражный суд Новосибирской области провел осмотр сайта, на котором были размещены фотографии соответствующей продукции и удовлетворил требования истца в полном объеме.
Однако в некоторых случаях даже помощь суда не позволяет компенсировать недостаток документов для судебной экспертизы. Например, ответчик отказывается даже по запросу суда представить необходимый документ, и у истца нет возможности получить его от иного лица. В этом случае для защиты прав истца можно использовать позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженную в деле № А56-1486/2010 . В этом процессе суд сделал вывод о том, что нежелание ответчика представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Но такая точка зрения встречается не только в арбитражных судах согласна с исправлениями, суды общей юрисдикции также применяют такую позицию.
Например, Московский городской суд при рассмотрении требований в деле № 33-104 назначил судебную экспертизу . Эксперт должен был ответить на вопросы об использовании при изготовлении изделия патента, принадлежащего истцу. Для выяснения этого вопроса эксперту необходимо определить наличие или отсутствие каждого признака независимой формулы патента в спорном изделии. Однако в рассматриваемом деле эксперту не хватило материалов для вывода о наличии или отсутствии ряда признаков в спорном изделии. Ответчик отказался представить необходимые документы. Суд истолковал возникшие сомнения в пользу истца и удовлетворил иск. Таким образом, и в судах общей юрисдикции поддерживается соответствующая позиция о том, что отказ или уклонение стороны процесса от участия в установлении фактов, необходимых для разрешения спора, приводит к негативным для нее последствиям. представления документов, необходимых для установления фактов.
Следующим важным вопросом, часто возникающим в судебной практике, является интерпретация судом противоположных выводов судебной экспертизы. Проблема актуальна для случаев, когда суд решил назначить одновременно две судебные экспертизы. Как правило, в подобной ситуации назначается повторная экспертиза . Однако встречаются и судебные акты, в которых суды оценивают выводы (вариант: Однако в некоторые суды оценивают выводы) согласна с вариантом экспертизы с применением законов формальной логики. Например, в деле № А40-156272/2013 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2014 г. эксперты разошлись во мнении относительно наличия в спорном изделии (лекарстве) такого признака независимой формулы патента, как «оптическая чистота». Не имея соответствующие специальные знания, суд тем не менее сделал вывод об отсутствии соответствующего признака формулы и в удовлетворении иска отказал. Рассуждения суда сводились к тому, что признак «уровень оптической чистоты» более 99,8 процента соответствует признаку новизны и изобретательскому уровню, поскольку на изобретение выдан патент.
В спорном изделии уровень оптической чистоты соответствует 99,46–99,58 процента. Если бы технический результат был равен в обоих случаях, то решение не было бы запатентовано в качестве изобретения, так как в нем не достигался бы изобретательский уровень.
Безусловно, стратегия по делу не исчерпывается применением перечисленных приемов. Но, несмотря на неопределенность некоторых аспектов доказывания факта нарушения патентных прав, можно сделать однозначный вывод о том, что в судебной практике выработано достаточно подходов для формирования успешной стратегии ведения споров о защите патентных прав.
Обращайтесь
к профессионалам!
Другие материалы автора
21.12.2018
Юристам: использование общеизвестных товарных знаков. Проблемные вопросы
Производители товаров, завоевавшие доверие потребителей благодаря высокому качеству предлагаемых продуктов и зарекомендовавшие себя в качестве надежных участников рыночных отношений, вынуждены вести постоянную борьбу с так называемыми подражателями, стремящимися заработать на имидже известных компаний.
Товарный знак
для вашего бизнеса
Краткое руководство по товарному знаку как основному элементу брендинга вашей компании