Когда можно преобразовать за на полезную модель в заявку на изобретение
Процесс патентования научно-технических разработок представляет собой сложную процедуру, поскольку рассмотрение документов заявки происходит в течение длительного времени и не всегда возможно сразу определиться с вопросом о том, в полной ли мере научно-техническая разработка удовлетворяет критериям патентоспособности, установленным действующим гражданским законодательством. Особенно сложно сразу определить изобретательский уровень разработки.
В этой связи, нередко в процессе госрегистрации, заявители хотят преобразовать свою заявку на изобретение в заявку на полезную модель или, наоборот, в зависимости от конкретных обстоятельств.
В чем заключается смысл преобразования заявки?
Преобразование заявки позволяет решить ряд проблем, стоящих перед заявителем, в случаях, когда патентуемая им научно-техническая разработка:
- Либо не имеет достаточного изобретательского уровня, но при этом заявлена на госрегистрацию в качестве изобретения;
- Либо имеет достаточный изобретательский уровень, но при этом заявлена на госрегистрацию только в качестве полезной модели.
И в том и в другом случае, преобразование заявки может оказаться эффективным решением в данной правовой ситуации.
Так, в первом случае, если не осуществить преобразование заявки, научно-техническая разработка не пройдет экспертизу по существу и на этом основании в ее госрегистрации сотрудниками фед. института промсобственности будет отказано. Иными словами патента такая разработка не получит, и правовую охрану тоже. Преобразование заявки здесь позволяет заявить такую разработку в качестве полезной модели, поскольку данный объект промсобственности не требует изобретательского уровня и получить на нее правовую охрану, хотя и на меньший срок по сравнению с изобретением, но все таки получить.
Во втором случае, имеет место ситуация при которой в ходе патентно-информационного поиска выяснилось, что научно-техническая разработка обладает изобретательским уровнем и может быть запатентована в качестве изобретения. Однако заявка на госрегистрацию такой разработки была подана в качестве полезной модели, в результате чего, разработка конечно же успешно пройдет процесс госрегистрации, но получит правовую охрану на значительно меньший срок (вместо двадцати лет правовой охраны – только десять лет).
Поскольку такие проблемы обнаруживаются уже в процессе госрегистрации, необходимо их решать путем обращения в фед. институт промсобственности с соответствующим заявлением о преобразовании заявки, с указанием причин такого преобразования.
Почему необходимо именно преобразование, а не отзыв заявки?
Некоторые заявители не видят разницы между преобразованием и отзывом заявки на госрегистрацию изобретения или полезной модели. Тем не менее, такая разница существует и каждое из указанных действий заявителя имеет свое правовое значение.
Так, в случае отзыва заявки, необходимо понимать, что научно-техническая разработка утрачивает временную правовую охрану, которая ей предоставлялась на период патентования с момента даты подачи заявки (даты приоритета). Это означает, что формулы такой заявки, могут быть свободно использованы с момента отзыва заявки любым заинтересованным в этом лицом.
Если же имеет место преобразование заявки, то временная правовая охрана такой разработки не прекращается, что исключает возможность использования формулы разработки другими изобретателями.
Процедура преобразования заявки
Согласно действующему гражданскому законодательству, преобразование заявки является неотъемлемым правом заявителя, однако данное право может быть реализовано только при строгом соблюдении следующих условий:
- Необходимо обратиться в фед. институт промсобственности с соответствующим заявлением;
- Заявление о преобразовании заявки может быть подано только до момента принятия сотрудниками фед. института промсобственности решения по заявке (таких решений может быть два : либо о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента) и до момента публикации сведений о научно-технической разработке в официальном бюллетене Роспатента.
- В пакет документов заявки не должно входить заявление о предложении заключения сделки отчуждения патента (в случае, если заявление с предложением о заключении такого договора прилагалось к первоначальной заявке, законодатель не предоставляет заявителю право на преобразование заявки).
Здесь также следует отметить, что в случае, если решение по заявке было уже принято и это было отрицательным решением (отказ в госрегистрации и выдаче патента), то законодатель допускает возможность для заявителя подать заявление на преобразование заявки в пределах срока, установленного законодателем на подачу возражений против решения регистрирующего органа.
Согласно действующему гражданскому законодательству, преобразование правоустанавливающего документа (патента) на полезную модель в правоустанавливающий документ на изобретение, равно как и обратное преобразование (трансформация) изобретения в полезную модель не предусматривается.
Законодатель в статье 1398 Гражданского Кодекса в этой связи устанавливает следующие правила:
- В случае если правоустанавливающий документ на рассматриваемые объекты промсобственности будет оспорен в полном объеме в судебном порядке, то, он аннулируется на основании судебного решения.
- В случае если правоустанавливающий документ на рассматриваемые объекты промсобственности будет оспорен частично, то на уникальные технические решения, его составляющие, которые не были оспорены и в полной мере соответствуют критериям патентоспособности, установленным законом, выдаются новые правоустанавливающие документы (патенты).
Это означает что в России на настоящий момент преобразование патентов в «чистом виде» невозможно. Так как в обоих приведенных выше случаях, оспоренный правоустанавливающий документ (патент) на объект промсобственности аннулируется.
В первом случае, когда правоустанавливающий документ оспаривается в полном объеме, оспоренный объект промсобственности полностью утрачивает правовую охрану, а во втором случае, составные технические решения, которые не были оспорены, получают новый правовой статус полезной модели, изобретения или промобразца, и, соответственно, новый правоустанавливающий документ.
Таким образом, в случае признания судом какого-либо патента недействительным частично, имеет место замена первоначального патента на новый правоустанавливающий документ в другом, как правило, уменьшенном объеме, а не преобразование одного патента в другой с сохранением основного объема его формулы.
Однако третьего апреля 2012 года в Госдуму Дмитрием Медведевым был внесен проект закона, в котором предусматриваются поправки в Гражданский Кодекс, в том числе в интеллектуальное право.
В случае принятия указанного законопроекта, в статью 1398 Гражданского Кодекса будут внесены изменения, согласно которым при оспаривании патентов на изобретения в полном объеме, будет возможно их трансформировать (преобразовывать) в правоустанавливающие документы на полезные модели, с сохранением основного объема формулы технического решения.
Преобразование правоустанавливающих документов, планируется осуществлять во всех случаях, когда его Правообладатель обратится с соответствующим заявлением, содержащим просьбу о преобразовании правоустанавливающего документа, но при обязательном соблюдении четырех следующих условий:
- Оспоренное техническое решение, ранее имевшее правовой статус изобретения, должно в полной мере отвечать критериям патентоспособности, предусмотренным законодателем для полезных моделей;
- Срок действия оспариваемого правоустанавливающего документа на изобретение не превысил максимально-возможный срок действия правоустанавливающего документа на полезную модель. Иными словами, с момента подачи первоначальной заявки на оригинальное техническое решение для получения им статуса изобретения, должно пройти не более десяти лет. Поскольку срок действия правоустанавливающего документа, то есть начало правовой охраны объекта промсобственности, исчисляется не с момента получения правоустанавливающего документа (патента) на него, а с даты подачи заявки, так называемой даты приоритета;
- Оспариваемый правоустанавливающий документ не должен был выдаваться по заявке, одновременно с которой подавалось заявление о заключении публичного договора в порядке пункта третьего статьи 1366 ГК (публичное предложение об отчуждении патента на объект промсобственности), или же такое заявление должно быть отозвано до подачи заявления с просьбой о преобразовании правоустанавливающего документа;
- Подавать заявление с просьбой о преобразовании необходимо в период оспаривания, то есть еще до момента принятия решения по данному патентному спору судом.
Особо следует отметить, что в рассмотренном законопроекте, преобразование правоустанавливающего документа на полезную модель в патент на изобретение не предусматривается. Речь идет только о преобразовании правоустанавливающего документа на изобретение.
Таким образом, ни в современном законе, ни в случае внесения в него рассмотренных поправок, преобразовать (трансформировать) полезную модель в изобретение невозможно.
Согласно действующему законодательству, преобразование полезной модели в изобретение возможно только в отношении заявки на полезную модель, то есть на стадии ее госрегистрации, в порядке части второй статьи 1379 Гражданского Кодекса.
1. До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее дня принятия решения о выдаче патента на изобретение, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения, заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель или промышленный образец путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, за исключением случая, если заявителем подано заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса.
2. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец либо заявки на промышленный образец в заявку на изобретение или полезную модель допускается по заявлению, поданному заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения.
3. Преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 или 2 настоящей статьи допускается в случае, если сохраняются приоритет и дата подачи преобразованной заявки с соблюдением требований пункта 3 статьи 1375, пункта 3 статьи 1376, пункта 3 статьи 1377, пункта 3 статьи 1381 или статьи 1382 настоящего Кодекса.
Комментарий к статье 1379 Гражданского Кодекса РФ
В комментируемой статье предусмотрена и регламентирована возможность преобразования заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Данная статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, в отношении которой авторами проекта данного Закона отмечалось, что вводится процедура преобразования заявки на изобретение (полезную модель) в заявку на промышленный образец и наоборот. Как указывалось при этом, такое нововведение позволит устранять ошибки заявителей, связанные с неправильным выбором объекта охраны. Ранее преобразование заявок регламентировалось положениями ст. 27 Патентного закона 1992 г., которые с терминологическими изменениями были воспроизведены в первоначальной редакции комментируемой статьи.
Положения п. 1 комментируемой статьи посвящены преобразованию заявки на изобретение:
заявителю предоставляется право преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец. Это право реализуется путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент соответствующего заявления. Как говорилось выше, возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на промышленный образец является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ;
такое заявление может быть подано до публикации сведений о заявке на изобретение (публикация таких сведений регламентирована положениями п. 1 ст. 1385 комментируемой главы, к которым и сделана отсылка), но не позднее дня принятия решения о выдаче патента на изобретение, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подачи возражения против этого решения. Указания на возможность подачи заявления в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной являются нововведениями Закона 2014 г. N 35-ФЗ;
преобразование заявки на изобретение недопустимо в случае, когда заявителем в Роспатент подано предусмотренное п. 1 ст. 1366 комментируемой главы заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента. Речь идет о заявлении с обязательством об отчуждении исключительного права на изобретение, подаваемом в рамках публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение (см. комментарий к указанной статье).
В соответствии с п. 1.11 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель подлежит уплате пошлина в размере 100 руб. В пункте 25 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение предусмотрено, что в случае, если заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель подано в установленный срок, оформлено в соответствии с установленными требованиями и вместе с заявлением представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявителю в месячный срок со дня поступления заявления направляется уведомление о состоявшемся преобразовании, в котором также сообщается, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с Регламентом Минобрнауки России по действиям с заявками на полезную модель.
В положениях п. 2 комментируемой статьи говорится о преобразовании заявки на полезную модель или на промышленный образец:
заявителю предоставляется право преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец либо заявку на промышленный образец в заявку на изобретение или полезную модель. Это право реализуется путем подачи в Роспатент соответствующего заявления. Как говорилось выше, возможность преобразования заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец и наоборот является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ;
такое заявление может быть подано до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подачи возражения против этого решения. Указание на возможность подачи заявления в случае принятия решения о признании заявки отозванной является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ.
Согласно пункту 1.10 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение подлежит уплате пошлина в размере 850 руб. + 200 руб. за каждый пункт формулы свыше 25. Пунктом 21 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на полезную модель установлено, что в случае, если заявление оформлено в соответствии с установленными требованиями, представлено с соблюдением указанного срока и вместе с ним представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявителю в месячный срок со дня поступления заявления направляется уведомление о состоявшемся преобразовании с сохранением приоритета и даты подачи заявки, а также о том, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с Регламентом Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение.
Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает условия преобразования заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в порядке, предусмотренном положениями п. п. 1 или 2 данной статьи, – это сохранение приоритета и даты подачи преобразованной заявки с соблюдением требований п. 3 ст. 1375, п. 3 ст. 1376, п. 3 ст. 1377, п. 3 ст. 1381 или ст. 1382 комментируемой главы, т.е. с учетом правил определения даты подачи заявки и правил определения приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.
В положениях п. 3 комментируемой статьи содержится новое регулирование. В прежней (первоначальной) редакции данного пункта предусматривалось, что в случае преобразования заявки на изобретение или полезную модель в соответствии с п. п. 1 или 2 комментируемой статьи приоритет изобретения или полезной модели и дата подачи заявки сохраняются.
Преобразование заявки
Представляет существенный практический интерес предусмотренная статьей 28 Закона возможность преобразования заявок: заявку на изобретение заявитель может преобразовать в заявку на полезную модель, подав соответствующее заявление до публикации сведений о заявке (очевидно, что такое преобразование имеет смысл только в случае, когда заявлено устройство); заявку на полезную модель можно преобразовать в заявку на изобретение до принятия по ней решения о выдаче свидетельства.
В частности, если экспертиза заявки на изобретение по существу начата по ходатайству заявителя сразу по окончании формальной экспертизы и до наступления срока публикации сведений об этой заявке выясняется проблематичность вывода о наличии изобретательского уровня (но установлено соответствие изобретения требованию новизны), то преобразование такой заявки в заявку на полезную модель гарантирует получение полноценного свидетельства, обладатель которого будет иметь такие же права, какие он имел бы, получив патент на изобретение, хотя и в течение меньшего срока.
В отношении реализации исключительного права на использование полезной модели и связанных с ним обязанностей, налагаемых Законом на обладателя охранного документа, права на подачу заявки и получения охранного документа, действий, не признаваемых нарушением исключительного права, и т. п. имеет место почти полная аналогия с изобретениями. Одно из отличий состоит, в частности, в сроке[ 3 года вместо 4 для изобретений], по истечении которого в случае неиспользования или недостаточного использования полезной модели обладателем свидетельства лицо, желающее и готовое использовать ее, вправе обратиться в Высшую патентную палату с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии в случае отказа обладателя свидетельства от заключения лицензионного договора.
Особенности составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель.
Составление заявки
Заявка на выдачу свидетельства на полезную модель составляется и подается в Патентное ведомство в соответствии с утвержденными им Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель (далее – Правила). Эти Правила в части, относящейся к составлению и подаче заявки, практически не отличаются от Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, если учесть то обстоятельство, что в качестве объекта Полезной модели может выступать лишь устройство.
Правила не предусматривают оформления заявок на Полезную модель, объектом которой является применение известного устройства по новому назначению. Даже если имеет место такое применение, заявку следует оформлять как на устройство, характеризуя его с помощью традиционной для этого объекта (а не применения по новому назначению) формулы. По-видимому, это связано с тем, что по заявке на полезную модель не проводится экспертиза по существу и предписанный Правилами подход к составлению формулы исключит возможные ошибки, обусловленные, например, тем, что сведения о применяемом объекте не относятся к известному уровню техники.
В отличие от заявки на изобретение заявка на полезную модель всегда должна содержать чертежи, поскольку это требование следует непосредственно из Закона[ пункт 2 статьи 17].
Следует учесть, что Закон не допускает внесения заявителем по собственной инициативе исправлений в документы заявки по истечении двух месяцев с даты поступления ее в Патентное ведомство. Такие исправления, уточнения (не изменяющие сущность полезной дели) возможны в течение указанных двух месяцев; причем, если заявителем подано ходатайство о начале формальной экспертизы ранее этого срока, то в оставшийся до его истечения период исправления по собственной инициативе могут быть внесены заявителем лишь при условии уплаты установленной пошлины. Наличие отмеченного ограничения требует весьма внимательного отношения к составлению заявки на выдачу свидетельства на полезную модель.
Существует, однако, не противоречащая Закону и Правилам возможность преодоления этого ограничения путем преобразования заявки на полезную модель в заявку на изобретение (по которой внесение изменений по инициативе заявителя возможно вплоть до принятия решения) и обратного преобразования ее в заявку на полезную модель. Согласно подпункту (5) пункта 17 Правил[ ПРИКАЗ от 6 июня 2003 г. N 83 «О ПРАВИЛАХ СОСТАВЛЕНИЯ, ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ»] при рассмотрении заявки на полезную модель, являющейся результатом преобразования заявки на изобретение, учитываются представленные по заявке на изобретение дополнительные материалы (в части, принятой во внимание по результатам их проверки). Реализация этой возможности, как нетрудно видеть, связана с двукратной уплатой пошлины за преобразование заявки.
В ходе переписки с экспертизой по заявке на полезную модель следует пунктуально соблюдать установленные Законом сроки, так как в отношении заявок на полезную модель не действует норма пункта 12 статьи 21 Закона о восстановлении пропущенных сроков данный пункт статьи 21 не назван в статье 23, посвященной экспертизе заявки на полезную модель, в числе применяемых в процессе экспертизы такой заявки. Поэтому, в отличие от заявок на изобретения, даже при наличии уважительных причин пропуска срока, например, ответа на запрос – он не может быть восстановлен.
Экспертиза заявки на выдачу свидетельства на полезную модель (а по ней проводится только формальная экспертиза) аналогична формальной экспертизе заявки на изобретение и имеет незначительные отличия, связанные с уже отмечавшимися различиями в требованиях к заявке и процедурных моментах.
Наиболее значительным отличием от формальной экспертизы заявки на изобретение является то, что по заявке на полезную модель всегда устанавливается приоритет, в том числе и в случаях, когда испрашивается более ранний приоритет, чем дата поступления заявки в патентное ведомство (по заявкам на изобретение приоритет в таких случаях устанавливается при проведении экспертизы по существу). Соответствующие нормы изложены в пунктах 16.8.1-16.8.6 Правил. Необходимость установления приоритета по всем заявкам на полезную модель, даже в случаях, когда для этого требуется сличение их содержания с материалами других заявок, на основании которых испрашивается приоритет, следует из пункта 2 статьи 3 Закона, согласно которому охранный документ на полезную модель удостоверяет, наряду с другими сведениями, также приоритет.
Сами условия установления более раннего приоритета по заявке на полезную модель (пункты 2-5 статьи 21 Закона) не отличаются от таковых для заявки на изобретение. Однако сама заявка на полезную модель, в отличие от заявки на изобретение, лишь в течение шести (а не двенадцати месяцев) с даты ее поступления может служить основанием для испрашивания “внутреннего” приоритета в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона для другой заявки на полезную модель или изобретение.
Как уже отмечалось, к условиям охраноспособности полезной модели относятся только новизна и промышленная применимость. Хотя соответствие этим условиям и не проверяется при проведении экспертизы заявки на полезную модель, Правила в подпункте (2) пункта 16.9 содержат разъяснение установленных Законом условий охраноспособности, ориентированное на использование Апелляционной палатой при рассмотрении возражений против выдачи свидетельств. Это разъяснение может быть использовано и заявителями как при подаче заявок, так и при анализе результатов информационного поиска, проведенного по их ходатайству в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Закона (пункт 18 Правил), так и при ведении диалога с Апелляционной палатой.
Определение промышленной применимости полезной модели, содержащееся в пункте 1 статьи 5 Закона, не отличается от такового для изобретений. Поэтому и подпункт (2) пункта 16.9 Правил[ ПРИКАЗ от 6 июня 2003 г. N 83 «О ПРАВИЛАХ СОСТАВЛЕНИЯ, ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ»
] содержит разъясненной этого требования, аналогичное приведенному в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, и при его использовании можно применять рекомендации, содержащиеся в соответствующем разделе настоящей работы, посвященном промышленной применимости изобретений. Следует только учесть что, поскольку экспертиза по существу заявки на полезную модель не проводится, экспертиза не может рекомендовать заявителю то или иное изменение формулы в связи с оценкой промышленной применимости, и свидетельство выдается с формулой, составленной заявителем. Любой ее пункт, в том числе и зависимый, должен быть “безупречным” в отношении промышленной применимости, на чем и акцентировано внимание в заключительном абзаце подпункта (2)пункта 16.9. Правил.