Как преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение
Процесс патентования научно-технических разработок представляет собой сложную процедуру, поскольку рассмотрение документов заявки происходит в течение длительного времени и не всегда возможно сразу определиться с вопросом о том, в полной ли мере научно-техническая разработка удовлетворяет критериям патентоспособности, установленным действующим гражданским законодательством. Особенно сложно сразу определить изобретательский уровень разработки.
В этой связи, нередко в процессе госрегистрации, заявители хотят преобразовать свою заявку на изобретение в заявку на полезную модель или, наоборот, в зависимости от конкретных обстоятельств.
В чем заключается смысл преобразования заявки?
Преобразование заявки позволяет решить ряд проблем, стоящих перед заявителем, в случаях, когда патентуемая им научно-техническая разработка:
- Либо не имеет достаточного изобретательского уровня, но при этом заявлена на госрегистрацию в качестве изобретения;
- Либо имеет достаточный изобретательский уровень, но при этом заявлена на госрегистрацию только в качестве полезной модели.
И в том и в другом случае, преобразование заявки может оказаться эффективным решением в данной правовой ситуации.
Так, в первом случае, если не осуществить преобразование заявки, научно-техническая разработка не пройдет экспертизу по существу и на этом основании в ее госрегистрации сотрудниками фед. института промсобственности будет отказано. Иными словами патента такая разработка не получит, и правовую охрану тоже. Преобразование заявки здесь позволяет заявить такую разработку в качестве полезной модели, поскольку данный объект промсобственности не требует изобретательского уровня и получить на нее правовую охрану, хотя и на меньший срок по сравнению с изобретением, но все таки получить.
Во втором случае, имеет место ситуация при которой в ходе патентно-информационного поиска выяснилось, что научно-техническая разработка обладает изобретательским уровнем и может быть запатентована в качестве изобретения. Однако заявка на госрегистрацию такой разработки была подана в качестве полезной модели, в результате чего, разработка конечно же успешно пройдет процесс госрегистрации, но получит правовую охрану на значительно меньший срок (вместо двадцати лет правовой охраны – только десять лет).
Поскольку такие проблемы обнаруживаются уже в процессе госрегистрации, необходимо их решать путем обращения в фед. институт промсобственности с соответствующим заявлением о преобразовании заявки, с указанием причин такого преобразования.
Почему необходимо именно преобразование, а не отзыв заявки?
Некоторые заявители не видят разницы между преобразованием и отзывом заявки на госрегистрацию изобретения или полезной модели. Тем не менее, такая разница существует и каждое из указанных действий заявителя имеет свое правовое значение.
Так, в случае отзыва заявки, необходимо понимать, что научно-техническая разработка утрачивает временную правовую охрану, которая ей предоставлялась на период патентования с момента даты подачи заявки (даты приоритета). Это означает, что формулы такой заявки, могут быть свободно использованы с момента отзыва заявки любым заинтересованным в этом лицом.
Если же имеет место преобразование заявки, то временная правовая охрана такой разработки не прекращается, что исключает возможность использования формулы разработки другими изобретателями.
Процедура преобразования заявки
Согласно действующему гражданскому законодательству, преобразование заявки является неотъемлемым правом заявителя, однако данное право может быть реализовано только при строгом соблюдении следующих условий:
- Необходимо обратиться в фед. институт промсобственности с соответствующим заявлением;
- Заявление о преобразовании заявки может быть подано только до момента принятия сотрудниками фед. института промсобственности решения по заявке (таких решений может быть два : либо о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента) и до момента публикации сведений о научно-технической разработке в официальном бюллетене Роспатента.
- В пакет документов заявки не должно входить заявление о предложении заключения сделки отчуждения патента (в случае, если заявление с предложением о заключении такого договора прилагалось к первоначальной заявке, законодатель не предоставляет заявителю право на преобразование заявки).
Здесь также следует отметить, что в случае, если решение по заявке было уже принято и это было отрицательным решением (отказ в госрегистрации и выдаче патента), то законодатель допускает возможность для заявителя подать заявление на преобразование заявки в пределах срока, установленного законодателем на подачу возражений против решения регистрирующего органа.
1. До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее дня принятия решения о выдаче патента на изобретение, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения, заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель или промышленный образец путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, за исключением случая, если заявителем подано заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса.
2. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец либо заявки на промышленный образец в заявку на изобретение или полезную модель допускается по заявлению, поданному заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения.
3. Преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 или 2 настоящей статьи допускается в случае, если сохраняются приоритет и дата подачи преобразованной заявки с соблюдением требований пункта 3 статьи 1375, пункта 3 статьи 1376, пункта 3 статьи 1377, пункта 3 статьи 1381 или статьи 1382 настоящего Кодекса.
Комментарий к статье 1379 Гражданского Кодекса РФ
В комментируемой статье предусмотрена и регламентирована возможность преобразования заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Данная статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, в отношении которой авторами проекта данного Закона отмечалось, что вводится процедура преобразования заявки на изобретение (полезную модель) в заявку на промышленный образец и наоборот. Как указывалось при этом, такое нововведение позволит устранять ошибки заявителей, связанные с неправильным выбором объекта охраны. Ранее преобразование заявок регламентировалось положениями ст. 27 Патентного закона 1992 г., которые с терминологическими изменениями были воспроизведены в первоначальной редакции комментируемой статьи.
Положения п. 1 комментируемой статьи посвящены преобразованию заявки на изобретение:
заявителю предоставляется право преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец. Это право реализуется путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент соответствующего заявления. Как говорилось выше, возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на промышленный образец является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ;
такое заявление может быть подано до публикации сведений о заявке на изобретение (публикация таких сведений регламентирована положениями п. 1 ст. 1385 комментируемой главы, к которым и сделана отсылка), но не позднее дня принятия решения о выдаче патента на изобретение, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подачи возражения против этого решения. Указания на возможность подачи заявления в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной являются нововведениями Закона 2014 г. N 35-ФЗ;
преобразование заявки на изобретение недопустимо в случае, когда заявителем в Роспатент подано предусмотренное п. 1 ст. 1366 комментируемой главы заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента. Речь идет о заявлении с обязательством об отчуждении исключительного права на изобретение, подаваемом в рамках публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение (см. комментарий к указанной статье).
В соответствии с п. 1.11 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель подлежит уплате пошлина в размере 100 руб. В пункте 25 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение предусмотрено, что в случае, если заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель подано в установленный срок, оформлено в соответствии с установленными требованиями и вместе с заявлением представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявителю в месячный срок со дня поступления заявления направляется уведомление о состоявшемся преобразовании, в котором также сообщается, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с Регламентом Минобрнауки России по действиям с заявками на полезную модель.
В положениях п. 2 комментируемой статьи говорится о преобразовании заявки на полезную модель или на промышленный образец:
заявителю предоставляется право преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец либо заявку на промышленный образец в заявку на изобретение или полезную модель. Это право реализуется путем подачи в Роспатент соответствующего заявления. Как говорилось выше, возможность преобразования заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец и наоборот является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ;
такое заявление может быть подано до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подачи возражения против этого решения. Указание на возможность подачи заявления в случае принятия решения о признании заявки отозванной является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ.
Согласно пункту 1.10 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение подлежит уплате пошлина в размере 850 руб. + 200 руб. за каждый пункт формулы свыше 25. Пунктом 21 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на полезную модель установлено, что в случае, если заявление оформлено в соответствии с установленными требованиями, представлено с соблюдением указанного срока и вместе с ним представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявителю в месячный срок со дня поступления заявления направляется уведомление о состоявшемся преобразовании с сохранением приоритета и даты подачи заявки, а также о том, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с Регламентом Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение.
Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает условия преобразования заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в порядке, предусмотренном положениями п. п. 1 или 2 данной статьи, – это сохранение приоритета и даты подачи преобразованной заявки с соблюдением требований п. 3 ст. 1375, п. 3 ст. 1376, п. 3 ст. 1377, п. 3 ст. 1381 или ст. 1382 комментируемой главы, т.е. с учетом правил определения даты подачи заявки и правил определения приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.
В положениях п. 3 комментируемой статьи содержится новое регулирование. В прежней (первоначальной) редакции данного пункта предусматривалось, что в случае преобразования заявки на изобретение или полезную модель в соответствии с п. п. 1 или 2 комментируемой статьи приоритет изобретения или полезной модели и дата подачи заявки сохраняются.
Согласно ст. 28 Патентного закона РФ преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента — до того, как исчерпана, предусмотренная законом возможность подачи возражения против этого решения.
Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение не влечет утраты приоритета и даты подачи заявки. Преобразование производится на основании заявления о таком преобразовании.
При поступлении заявления о преобразовании экспертный орган проверяет правильность его оформления на соответствие правилам ведения переписки. Кроме того, устанавливается, представлено ли оно до даты получения заявителем решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента — до исчерпания возможности подачи возражения против этого решения. К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины. Ее размер равняется 180 руб. и дополнительно 60 руб. за каждый пункт формулы изобретения свыше двадцати пяти. В иностранной валюте взимается соответственно 100 и дополнительно 20 долларов США. При непредставлении документа об уплате пошлины вместе с подачей заявления последнее считается неподанным, о чем заявитель уведомляется.
При поступлении заявления с нарушением установленных для преобразования сроков заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки невозможно.
Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на полезную модель.
О состоявшемся преобразовании, которое имеет место, если установлено, что заявление оформлено в соответствии с предъявляемыми требованиями, представлено в указанный срок, представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявитель уведомляется. В уведомлении, кроме того, указывается, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.
В том случае, когда на дату подачи заявления о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие заявку, либо измененная формула полезной модели, до рассмотрения заявления о преобразовании проводится проверка указанных материалов в соответствии с Правилами.
Если дополнительные материалы, исправляющие, уточняющие заявку, или измененная формула, поступившие по истечении двух месяцев с даты поступления заявки одновременно с заявлением о преобразовании, квалифицированы как предоставленные по инициативе заявителя, их рассмотрение завершается после преобразования заявки как материалов, относящихся к заявке на изобретение. Преобразование не проводится в отношении отозванных заявок на полезные модели или признанных отозванными.
Если заявление о преобразовании поступило по заявке, признанной отозванной вследствие непредоставления заявителем в установленный срок по запросу экспертизы исправленных или недостающих документов, и вместе с заявлением представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления документов или дополнительных материалов, последнее рассматривается в соответствии с порядком восстановления пропущенного срока при рассмотрении заявки в федеральном органе по интеллектуальной собственности, (п. 14 Правил). При установлении возможности восстановления срока заявитель уведомляется об этом и о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки. При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его заявление преобразование признается несостоявшимся. Уплаченная пошлина за преобразование заявки может быть возвращена или зачтена в установленном порядке. Просьба заявителя считать его заявление о преобразовании заявки неподанным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на полезную модель в заявку на выдачу патента на изобретение, не удовлетворяется.
Глава 7. Рассмотрение заявления о преобразовании заявки в заявку на изобретение, в заявку на промышленный образец | |
Заявитель вправе подать в Роспатент заявление о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение, в заявку на промышленный образец (далее – заявление о преобразовании заявки). | ст. 1379 Кодекса, п. 3(14) Правил |
Срок рассмотрения заявления составляет: – два месяца с даты его поступления в Роспатент, если за преобразование заявки не предусмотрена уплата патентной пошлины (преобразование заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец); – два месяца и две недели с даты его поступления в Роспатент, если за преобразование заявки предусмотрена уплата патентной пошлины (преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение). | п. 91 Регламента |
Рассмотрение заявления о преобразовании заявки включает проверку: – уплаты пошлины за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение; – соблюдения срока подачи заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец; – возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец; – наличия заявления о выдаче патента на изобретение или заявления о выдаче патента на промышленный образец; – соответствия заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец требованиям законодательства Российской Федерации. Административные действия, предусмотренные Регламентом, не связанные с рассмотрением заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец, в период с даты поступления указанного заявления до даты принятия решения по заявлению о преобразовании заявки не осуществляются. | п. 89 Регламента |
При рассмотрении заявления сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи заявления. | п. 89 Правил |
Заявление о преобразовании заявки может быть подано заявителем до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения против этого решения. | п. 2 ст. 1379 Кодекса, п. 9 Правил |
Заявитель вправе подать возражение против решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной в течение семи месяцев со дня направления Роспатентом заявителю соответствующего решения или запрошенных в Роспатенте копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на полезную модель. | п. 3 ст. 1387 Кодекса |
Если в результате проверки установлено, что срок подачи заявления нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления. Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления. | п. 96 Регламента, п. 90 Правил |
При нарушении установленного законодательством срока подачи заявления о преобразовании заявки отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а, следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины. В этом случае, если за преобразование заявки предусмотрена уплата патентной пошлины, проверка уплаты пошлины должна быть осуществлена с целью информирования заявителя о возможности возврата или зачета средств, поступивших в уплату пошлины. В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины, или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины. | п. 6 Положения о пошлинах, п. 3(16), 3(17), 10 Правил |
При соблюдении установленного законодательством срока подачи заявления в случае необходимости уплаты пошлины за преобразование заявки осуществляется проверка уплаты пошлины. | |
Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели с даты поступления заявления в Роспатент. | |
Если пошлина за преобразование заявки в заявку на изобретение не уплачена в установленном размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины. Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления заявления в Роспатент. По истечении срока, установленного для уплаты пошлины осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины. Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и/или копии документа, подтверждающего уплату пошлины. Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления. Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления. | п.п. 66-72, 89, 96 Регламента |
При соблюдении установленного срока подачи заявления и, при необходимости, уплате пошлины в установленных размере и порядке осуществляется проверка возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец. | п. 89 Регламента |
Если в результате проверки установлено, что возможность сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец отсутствует, заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления. | |
При соблюдении установленного срока подачи заявления, уплате пошлины в установленных размере и порядке (при необходимости), установлении возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец осуществляется проверка: – наличия заявления о выдаче патента на изобретение или заявления о выдаче патента на промышленный образец, оформленного по установленной форме; – соответствия заявления о преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец требованиям законодательства Российской Федерации. | п. 89 Регламента |
Требования к заявлению о преобразовании заявки: – заявление должно быть составлено по форме, представленной в приложении N 13 к Правилам. Документы, необходимые для удовлетворения заявления о преобразовании заявки: к заявлению о преобразовании заявки должно быть приложено заявление о выдаче патента на изобретение либо заявление о выдаче патента на промышленный образец, оформленное по установленной форме. | п. 3(14) Правил |
Если в результате проверки установлено, что: – заявление о преобразовании заявки представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований; – отсутствует заявление о выдаче патента на изобретение либо заявление о выдаче патента на промышленный образец; заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы. | п. 90 Регламента |
При поступлении в ответ на уведомление исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок заявление рассматривается повторно в двухмесячный срок с даты их поступления в Роспатент. | п. 91 Регламента, п. 94 Правил |
Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления. Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления. | п. 96 Регламента |
Если по заявлению о преобразовании заявки принято решение об отказе в удовлетворении заявления, по заявке осуществляются административные действия в предусмотренном Регламентом порядке. | п. 89 Регламента |
Решение об удовлетворении заявления принимается при соблюдении следующих условий: – заявление подано в установленный законодательством срок; – пошлина уплачена в установленных размере и порядке (при необходимости); – установлена возможность сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец; – заявление о выдаче патента на изобретение или заявление о выдаче патента на промышленный образец представлено; – заявление о преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Заявителю направляется решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки. | п. 96, 97(4) Регламента, п. 95 Правил |
Уведомление об отказе в удовлетворении заявления и решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления, решения. | п. 137 Регламента |