Как передать исключительное право на полезную модель
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ |
Арбитражные споры:
– Правообладатель изобретения хочет запретить его использование
– Правообладатель полезной модели хочет запретить ее использование
– Правообладатель промышленного образца хочет запретить его использование
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
– Правообладатель полезной модели хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
См. все ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
– Правообладатель полезной модели (промышленного образца) хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
Открыть полный текст документа
Источник
Существует два вида распоряжения правами на интеллектуальную собственность, которые могут принести прибыль их правообладателям или авторам:
- Первый способ является самым распространенным: объект используется самостоятельно в производстве конечного продукта или услуги, либо, если это средство индивидуализации, для продвижения компании.
- Второй вариант предполагает передачу таких прав третьим лицам за фиксированное или периодическое вознаграждение.
Распоряжение исключительными правами на патенты и товарные знаки
Процедура распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки, знаки обслуживания и т. д.) несколько отличается от процедуры распоряжения правами на объекты авторского права (произведения). Правообладатель может распоряжаться своим исключительными правами двумя способами: передавая права использования или отчуждая данный объект.
Передача права использования
В этом случае правообладатель сохраняет за собой исключительное право на объект интеллектуальной собственности, например товарного знака, но использовать данный объект могут и другие лица. Такое распоряжение может быть оформлено лицензионным договором, а также договором коммерческой концессии или, как его еще называют договором франшизы.
В рамках лицензионного договора передаются права на один вид объектов, в рамках договора коммерческой концессии передаются права на комплекс исключительных прав, включающий товарный знак или знак обслуживания, а также патенты, ноу-хау и другие объекты.
Узнать подробнее об особенностях лицензионного договора или договора коммерческой концессии (франшизы)
Обычно, договоры на использование исключительного права имеют ограничения: по времени действия (устанавливается срок действия договора), территориально (право на использование объекта распространяется только на конкретный регион), также ограничение может касаться способов использования переданного объекта.
Также правообладатель может передавать право использования одной и той же интеллектуальной собственности нескольким лицам, если в договоре не определена исключительность такой передачи.
Отчуждение (передача) прав на объекты интеллектуальной собственности
В этом случае первоначальный собственник объекта полностью передает все без исключения свои права приобретателю. Наряду с правами на приобретателя переходят и обязанности, связанные с объектом.
К таким обязанностям относится обязанность соблюдения договоров, в которых третьим лицам предоставлено право использования приобретенного объекта интеллектуальной собственности (договоры коммерческой концессии или франчайзинга, а также лицензионные договоры).
Также отчуждение исключительных прав называется уступкой исключительных прав. Внимание! Не стоит путать данное определение с уступкой права на получение патента или свидетельства на средство индивидуализации, которая может быть произведена еще до регистрации объекта интеллектуальной собственности.
Узнать подробнее о договоре отчуждения исключительного права.
Стоит помнить, что сторонами в ряде договоров, связанных с передачей исключительных прав на патенты и средства индивидуализации, могут быть только юридические лица и предприниматели (договор коммерческой концессии, лицензионный договор и договор отчуждения, по которым передаются товарные знаки или иные средства индивидуализации). Обратите внимание: договоры, в которых сторонами являются юридические, лица могут быть только возмездными.
Еще одной отличительной чертой передачи прав на интеллектуальную собственность становится их обязательная государственная регистрация в Федеральном институте промышленной собственности.
Передача прав на товарный знак
Передача прав на товарный знак может быть осуществлена с помощью оформления нескольких видов договоров:
- Лицензионного договора, по которому товарный знак передается во временное пользование. В случае, когда происходит передача прав на торговую марку по лицензионном договору, владелец знака может предоставить возможность использовать свой зарегистрированный бренд только в части защищенных классов МКТУ или же на ограниченной территории. Также правообладатель может предоставить возможность использовать свой товарный знак сразу нескольким компаниям.
- Договор коммерческой концессии (франчайзинга). В рамках одного договора франшизы правообладатель может передать в пользование не только товарные знаки, но и патенты, ноу-хау, коммерческое обозначение, а также иные объекты интеллектуальной собственности.
- Договор отчуждения товарного знака. Производится передача всех прав на товарный знак без исключения. В этом случае первоначальный правообладатель утрачивает любые права на товарный знак. Также договор отчуждения называют договором купли-продажи товарного знака.;
- Договор залога товарного знака. Товарный знак передается в залог как обеспечение займа денежных средств.
Договор на передачу авторских прав на произведения
Договорные отношения в сфере авторских прав регулируются несколькими видами договоров. В связи с тем, что право на произведение возникает с момента его создания, а не с момента его государственной регистрации, обязательная регистрация договоров по передаче объектов авторских прав отсутствует. Исключением является договор отчуждения исключительных прав на программу ЭВМ, который все же должен пройти государственную регистрацию, если сама программа ЭВМ зарегистрирована в Роспатенте.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение
Договор предусматривает передачу авторских прав на произведение к приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования на территории мира. Приобретатель получает право распоряжаться приобретенным имуществом, не ограничиваясь какими-либо рамками.
Узнать подробнее об особенностях договора отчуждения или заказать услуги.
Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
Правообладатель или автор произведения может предоставить приобретателю исключительную или неисключительную лицензию. Согласно общему правилу, лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, однако, для передачи произведений предусмотрены исключения. В устной форме может заключаться лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, а также в форме оберточной лицензии может заключаться договор о предоставлении права использования программы ЭВМ и базы данных.
Издательский лицензионный договор
Данный вид договора заключается между автором и лицом, которое будет производить издание произведения. Издание произведения должно произойти в установленный в договоре срок. В случае, если произведение не опубликовано в срок, автор может расторгнуть с издателем договор без возмещения причиненных убытков.
Договор авторского заказа
Договор авторского заказа произведения отличается от всех остальных договоров тем, что автор произведения и будущий его правообладатель могут заключить договор о передаче прав на произведение еще до создания такого произведения. Договором авторского заказ определяется результата, который должен быть получен по итогам исполнения, а также срок исполнения такого договора. За ненадлежащее исполнение договора заказчик может привлечь автора к ответственности, предусмотренной в договоре.
Подробнее о договоре авторского заказа вам расскажет наш специалист – оставьте заявку на бесплатную консультацию ▶▶▶
Также вам может быть полезно:
Источник
Патентообладатель имеет исключительное право на использование и распоряжение патентом на полезную модель.
Под распоряжением правами на полезную модель подразумевается право патентообладателя отчуждать эти права или передавать в полном или частичном объеме во временное пользование третьим лицам по лицензии.
Патентообладатель выдает лицензии на право использовать полезную модель, когда предоставляет возможность временного использования данной модели определенным лицом или группой лиц. Происходит передача исключительных прав во временное пользование на основании заключаемого между правообладателем и временным пользователем лицензионного договора.
По лицензионному договору, обладатель патента на полезную модель (лицензиар) передает во временное и платное пользование определенный объем прав на эту полезную модель.
При этом, речь здесь идет только о праве пользования полезной моделью и определенными правами на нее. Лицензиат не имеет права распоряжаться моделью путем ее продажи или иным образом отчуждения.
Особые условия лицензионного договора могут быть выражены сторонами в договоре по их усмотрению. Однако же, существенные условия, которые законодателем признаны необходимыми, должны быть сторонами обозначены в любом случае. В зависимости от особенностей возникших между лицензиатом и лицензиаром правоотношений, на полезную модель может быть выдана простая, исключительная или открытая лицензия.
Под открытой лицензией законодатель подразумевает правовую возможность патентообладателя подать в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявление, по установленной законом форме, в соответствии с которым, он предлагает любому заинтересованному лицу право использовать полезную модель.
Предоставление открытой лицензии влечет для обладателя патентных прав на полезную модель определенные материальные «поблажки». Так, в соответствии со ст. 1368 ГК РФ, размер патентной пошлины, которая оплачивается за поддержание патента в актуальном состоянии, уменьшается на половину, начиная со следующего года, после объявления об открытой лицензии. Эту информацию размещает патентный орган в своем специализированном издании.
Следует отметить, что существуют определенные особенности заключения договоров по открытой лицензии. По своей правовой сути они могут быть только простыми или неисключительными. То есть, простая (неисключительная) лицензия предоставляется на условиях, которые объявил патентообладатель через уполномоченный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, с любым лицом, которое изъявило желание согласиться с указанными условиями.
Что касается права отчуждения исключительных прав на полезную модель, то собственник патента при реализации данной законом возможности, должен этот договор заключить в установленной законодателем форме. То есть, письменно и обязательно его следует зарегистрировать в патентном ведомстве, в котором ему и выдавался патент изначально.
В соответствии с нормами ГК, при заключении договора об отчуждении патентных прав на полезную модель, патентообладатель обязуется передать в собственность другому лицу безвозвратно и на оплатной основе весь комплекс принадлежащих ему исключительных прав приобретателю полезной модели.
Особое внимание законодатель уделил форме договора. Для отчуждения патентных прав на полезную модель предусмотрено обязательное государственное регистрирование. Таким образом, в патентном ведомстве регистрируется сама сделка, на основании чего, происходит и регистрация изменений патентообладателя (то есть, переход исключительных прав по сделке).
Исходя из изложенного, можно прийти к выводу о своеобразном неограниченном списке правоотношений, которые может патентообладатель совершить по отношению к полезной модели, патентом на которую он владеет. Это и предоставление различного вида лицензий, включая открытую, и право продать этот патент другому лицу. К праву отчуждения также законодатель относит и право передать патентные права в залог по договору. Исходя из разъяснений судебной практики следует определенная особенность таких сделок. Они могут заключаться только на оплатной основе. Все договора в отношении патентных прав на полезную модель должны пройти обязательную процедуру государственной регистрации. Без нее же, договор будет считаться ничтожным либо же, недействительным в силу закона.
Тем не менее, в выборе контрагента, в указании условий договоров, обладатель исключительных прав на полезную модель, должен руководствоваться принципами и условиями законодательства, не нарушая прав и законных интересов третьих лиц. Как и каждый договор, договор об отчуждении прав и лицензионный договор влечет взаимные права и обязанности для сторон.
Источник
Итог любой творческой или интеллектуальной деятельности может быть монетизирован правообладателем, для этого ГК РФ предусматривает несколько способов распоряжения авторскими или патентными правами. Передача прав на интеллектуальную собственность может осуществляться на возмездной или безвозмездной основе, для этого заключается лицензионное соглашение или договор отчуждения.
Екатерина Бусыгина
Руководитель управления капитализации ИС
Варианты передачи прав
Исключительные авторские или патентные права на интеллектуальную собственность дают возможность самостоятельно использовать объект или передать его третьим лицам. Отчуждение интеллектуальной собственности возможно только при наличии подтвержденного авторства. Как правило, для этого регистрируются права в службе Роспатента, а для некоторых объектов указанное право возникает с момента создания (например, для программы ЭВМ).
Какие объекты интеллектуальной собственности могут рассматриваться как предмет передачи третьим лицам?
Исходя из положений части четвертой ГК РФ, к ним относятся:
- авторские права на литературные, музыкальные и иные аналогичные произведения;
- патентные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- секрет производства (ноу-хау);
- средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак и т.д.).
Использование каждого из перечисленных объектов без договора с правообладателем будет являться противоправным действием и повлечет различные меры ответственности, вплоть до уголовного приговора по УК РФ.
Распоряжаться можно практически каждым объектом интеллектуальных прав, а возможные ограничения устанавливаются только законодательством. Например, отчуждение прав на фирменное наименование законом не допускается. Исходя из содержания части четвертой ГК РФ, выделим следующие, наиболее распространенные формы отчуждения прав:
- договор купли-продажи исключительного права – в этом случае первоначальный автор полностью уступает права на объект интеллектуальной собственности в обмен на вознаграждение;
- лицензионные договор – права передаются во временное пользование одному или нескольким лицам, при этом условия договора могут предусматривать возмездность и безвозмездность передачи, ограничение по территории использования и т.д.;
- открытая лицензия – каждое заинтересованное лицо может использовать интеллектуальный объект без дополнительного разрешения, однако при этом должны соблюдаться условия лицензии;
- публичное предложение о передаче прав – еще на стадии подачи заявки на патент автор предлагает заключить договор с первым обратившимся лицом (если в выдаче патента будет отказано, условия публичного предложения утрачивают силу).
На практике наиболее часто права передаются по договору отчуждения или лицензионному соглашению. Оформление этих сделок возможно самостоятельно или через профессиональных специалистов патентных бюро и авторских агентств.
А вы знаете реальную стоимость вашего товарного знака?
Кратко о том, какие выгоды и возможности дает
оценка товарного знака по доходному методу
Правила передачи прав
Для передачи прав третьим лицам недостаточно просто оформить письменный договор, сделка должна быть отражена в сведениях реестра интеллектуальной собственности. Отчуждение исключительного права на интеллектуальную собственность будет происходить по следующему алгоритму действий:
- регистрация прав на объект, если это требуется законодательными нормами, получение свидетельства или патента;
- поиск покупателя – используются специализированные интернет-ресурсы, услуги профессиональных специалистов, прямые контакты с заинтересованными лицами;
- согласование всех существенных условий договора – стороны могут сами определять цену передаваемого права, в соглашении может предусматриваться обещание передачи объекта в будущем, и т.д.;
- оформление условий договора в виде двустороннего письменного документа (нотариальное удостоверение для этого не требуется);
- подача уведомления в службу Роспатента о совершенной сделке – обратиться с заявлением могут обе стороны или один из контрагентов, от этого будет зависеть состав представляемой документации;
- на основании уведомления в реестр интеллектуальных прав вносятся соответствующие сведения.
Без регистрации в службе Роспатента передача прав считается несостоявшейся.
Договор передачи прав содержит условия, которые оговорили сами стороны. В частности, для расчета цены договора могут использоваться данные по аналогичным сделкам, либо проводится
экспертная оценка интеллектуального права.
Лицензионный договор
Временное отчуждение прав на объект возможно путем заключения лицензионного договора. Для этого правообладатель должен придерживаться следующего алгоритма действий:
- интеллектуальная собственность регистрируется в установленном порядке – сведения вносятся в реестр, а правообладатель получает свидетельство или патент;
- предложение о временной передаче объекта в пользование может размещаться самим правообладателем, либо инициативу могут проявлять заинтересованные лица;
- лицензионный договор может заключаться с одним субъектом, либо одновременно с несколькими лицами – это условие стороны определяют по собственному усмотрению;
- при согласовании положений договора необходимо определить стоимость временного владения, территорию и срок использования права, иные условия;
- лицензионный договор заключается в письменном виде, удостоверять его в нотариальной конторе не требуется;
- сведения о заключенном договоре направляются в службу Роспатента, где временный переход права будет отражен в реестре интеллектуальной собственности.
При заключении лицензионного договора правообладатель может предусмотреть возможность распоряжаться объектом по строго определенным условиям. Нарушение правил договора может повлечь его досрочное расторжение, а в пользу правообладателя будут взысканы убытки или компенсация ущерба.
Договор отчуждения (продажи) интеллектуальной собственности
Отчуждение исключительного права может происходить в период действия лицензионных договоров, при этом интересы временных пользователей объекта интеллектуальной собственности защищены законом. Лицензионные договоры сохраняют свое действие на весь срок, оговоренный сторонами, а их досрочное расторжение допускается только при существенном нарушении условий.
Договор отчуждения прав подразумевает, что у первоначального автора или владельца объекта прекращается возможность его дальнейшего распоряжения. Это означает, что переданное право не может выступать предметом аналогичного договора с другим лицом. Правила оформления лицензионных договоров, напротив, позволяют передавать право одновременно несколькими субъектам.
Выбор наиболее оптимального варианта передачи прав определяет сам владелец интеллектуальной собственности. Нужно учитывать, что любой способ распоряжения возможен только в пределах срока действия режима правовой охраны. Этот срок может существенно отличаться для разных объектов. Если срок охраны авторского или патентного права истек или своевременно не продлен, использовать объект интеллектуальной собственности может любое лицо.
Екатерина Бусыгина
Руководитель управления капитализации ИС
Екатерина работает в сфере аудита и подготовки отчетности с 2005 года, имеет опыт работы на руководящих финансовых должностях свыше 6 лет. Принимала участие в проектах крупнейших компаний различных отраслей экономики («Северсталь», «Базовый Элемент», группа компаний «Интегра» и др.).
Читать далее
Гардиум – 15 лет практики по защите интеллектуальной собственности
Скачайте презентацию и узнайте, чем мы можем быть вам полезны.
Наши достижения и интересные кейсы − за 5 минут
Обращайтесь
к профессионалам!
Источник