Как обойти патент на полезную модель
УДК: 624.01
Б.А. Шевченко, М.Б. Бородина
СТИ НИТУ МИСиС, Старый Оскол
Технология обхода патентов на изобретение
На одной из научных конференций услышали такую мысль, что обход чужих патентов на изобретение – это «высший пилотаж» патентоведов. Я думаю, что эта мысль была справедливая для «нормальных» патентоведов, не знающих, что такое Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и что такое Законы развития технических систем (ЗРТС) [1,2]. А, с другой стороны, причём здесь патентоведы? Уметь обходить чужие патенты, если это необходимо, нужно нам самим – изобретателям.
Отметим, что здесь возможны две существенно различные ситуации:
– Сделано изобретение и для оформления заявки, согласно инструкции, необходимо найти аналоги, прототип и сам текст описания составляется так, как вроде мы обходим прототип, выявив и устранив его недостатки. К этому все привыкли. Здесь проблем нет.
– Вам даётся описание изобретения и сообщается, что оно важно для фирмы, но купить лицензию на использование изобретения, по каким-то причинам, фирма не может. Поэтому нужно получить свой патент на аналогичное изобретение, а это можно сделать, только обойдя существующий патент. Именно эта ситуация чаще всего имеется в виду, когда говорят об «обходе чужого патента». Далее мы будем рассматривать только эту ситуацию.
Но в этой ситуации есть тоже два, более частных, варианта:
— Традиционный изобретатель начнёт анализировать конструкцию и выявлять её недостатки, устранив которые он может получить новый вариант конструкции, который можно запатентовать. Здесь тоже проблем особых нет. Процесс поиска может занять продолжительное время, а результат в большой степени зависит от квалификации и настойчивости изобретателя.
— Изобретатель, знакомый с Теорией Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) и Законами Развития Технических Систем (ЗРТС) выполнит эту работу значительно быстрее. Об этом и будет разговор далее.
Технологию обхода чужих патентов на изобретения, как нам представляется, можно изложить примерно так:
1. Изучаем изобретение, которое необходимо обойти. Обращаем особое внимание на отличительные признаки независимого пункта формулы изобретения.
2. Делаем один или несколько шагов по ЗРТС в направлении дальнейшего развития объекта и зарисовываем схемы новых идей технических решений.
3. Анализируем новые идеи технических решений, с целью выявления новых полезных качеств и по ЗРТС развиваем их далее.
4. Отбираем наиболее интересные идеи решения и развиваем их до конструкций.
5. Проводим патентные исследования и убеждаемся в новизне конструкций. Если новизны нет – исключаем конструкцию «из списка».
6. Определяем порядок регистрации новых конструкций в патентном ведомстве и пишем новые заявки на изобретения.
Напомню, что, в соответствии с законодательством, изобретение использовано, если использован каждый признак независимого пункта формулы изобретения. Таким образом, формально для обхода чужого патента на изобретение достаточно изменить хотя бы один отличительный признак формулы.
А можно ли «поработать» с ограничительными признаками формулы? Конечно можно. Но в этом случае велика вероятность, что придётся доказывать экспертизе принадлежность вашего изобретения к другому классу механизмов. А это длительная переписка. И не всегда это удаётся доказать. По моему мнению «работать» с ограничительными признаками формулы изобретения чужого патента не целесообразно.
Но появятся ли положительные качества в новой идее и конструкции?
Так как все ЗРТС направлены на повышение степени идеальности технической системы, то новые полезные качества, при правильном применении законов, обязательно будут.
Как «шагать» по законам развития техники подробно описывать не будем, так как есть на данном сайте большая работа [3], в которой этот вопрос рассмотрен на большом количестве примеров.
Рассмотрим пример. Он интересен тем, что пришлось обходить патент инженера, довольно хорошо знавшего ТРИЗ.
Владимир Некрасов сделал пионерское изобретение «Карабин для альпинистов».
Рис. 1. Карабин Некрасова.
Особенностью его карабина [4] было то, что его можно было открыть, вращая довольно жёсткую верёвку альпинистов 5 (рис.1) снизу. Такая ситуация бывает, когда группа спускается с вершины. Вся группа уходит вниз на длину верёки с верхней страховкой. А последний должен спускаться по скалам с «нижней страховкой». Это значит, что если верёвка длиной примерно 50 метров и он «сорвётся» в начале спуска, то пролетит в свободном падении примерно 100 метров. И очень часто такой «полёт» не проходит без серьёзных последствий.
Володе удалось решить довольно серьёзную проблему альпинизма. Автор при этом утверждал, что его конструкция идеальная и её далее совершенствовать невозможно. На вопрос: -А как же законы развития техники? Ответ: -Законы конечно работают, но бывают и исключения.
Конечно, найдя интересную проблему и создав первый вариант «пионерской» конструкции, специалист в области ТРИЗ может себе позволить и должен поработать некоторое время (день, другой) над этой конструкцией и максимально развить её, например, по ЗРТС. Он часто просто не видит смысла заявлять не очень совершенные промежуточные варианты конструкции, как это делают обычно не обученные изобретатели, но это не значит, что этих промежуточных вариантов не было вовсе.
Вместо того, чтобы получить 5 – 7 слабых патентов с формулами изобретений в 1 – 2 пункта, которые специалисту довольно просто «обойти», он подаст заявку с максимальным развитием своей первоначальной идеи и в 20 – 25 пунктах формулы изобретения одним патентом защитит весь класс новых механизмов.
Это конечно хорошо, но, с другой стороны, нужно всегда помнить историю про Белла и Грея. В патентное ведомство Англии Белл принёс свою заявку на изобретение телеграфа на несколько часов раньше Грея. Ведь каждый час промедления может приближать тебя к той ситуации, когда кто-то «озарится» подобной конструкцией и, «не мудрствуя лукаво», подаст, может быть, очень некачественную, с твоей точки зрения, заявку, получит патент и при этом «застолбит» за собой пионерскую идею изобретения.
Я предложил ему поработать вместе и обойти его же изобретение.
Можно получить новое качество системы, добавляя новые элементы. Но лучше использовать ресурсы системы. А здесь поможет закон повышения степени динамичности.
Из ЗРТС мы знаем, что повышение степени динамичности системы идёт по линии: что либо неизменное в технической системе должно начать изменяться – вначале изменение дискретное, затем непрерывное; затем это изменение должно стать управляемым; затем самоуправляемым.
Можно поработать с корпусом 1 и дать ему дополнительные функции, но в нашем случае было важно усилить основную функцию. Можно динамизировать длину петли 4: если цепляем за крюк – петля короткая, если за выступ скалы – петля длинная. Идея интересная, но Володю она не устраивает.
Остаётся винт. Динамизируем винт. Кольцо и резьбу пока трогать не будем. Остаётся цилиндрическая часть 3. Динамизация постоянного радиуса делает его переменным (рис.2). Что это даёт?
Расчёты показали, что при осевой нагрузке на верёвку 5 момент выворачивания болта в карабине Некрасова зависит только от трения в резьбе и трения тросовой петли 4 о цилиндр 3, но в условиях восхождения, как правило, все элементы мокрые и частично обледенелые и это может снизить коэффициент трения раза в 2-3. При переменном радиусе момент выворачивания возрастает более чем в 100 раз, за счёт того, что нужно петлю немного «втянуть» в корпус карабина, то есть преодолеть в том числе и осевую нагрузку. А это весьма важно в целом ряде аварийных ситуациях.
Подаём заявку – получаем авторское свидетельство [5].
Проходит несколько месяцев. Экспериментируем. Цепляем карабин за перила на 5 этаже лабораторного корпуса и из подвала сквозь лестничный проём разбираем его. Всё работает, но выявляются два нежелательных эффекта:
– момент расцепления всегда неожиданный, правда мы успеваем отскочить, когда сверху падает 25 метров верёвки с железякой на конце. А как это будет на скалах? А если верёвки 50 метров, а она мокрая и тяжёлая? А в горах на скальной полочке не всегда можно куда-нибудь отпрыгнуть.
Рис. 2. Постоянный радиус цилиндра 3 винта в карабине Некрасова (а) и простейшие варианты переменного радиуса (б,в).
– остаточные напряжения в верёвке приводят к образованию на ней большого числа петель, что осложняет дальнейшую работу с верёвкой. В длинном коридоре подвала мы ещё можем её распутать, а что будет в горах?
Две операции: вывинчивание болта и расцепление карабина дают нам своеобразное техническое противоречие, которое, для нас это очевидно, нужно разделить во времени. Пусть болт выворачивается от вращающего момента, передаваемого верёвкой, но карабин при этом не расцепляется. После выворачивания болта, а это хорошо чувствуется по верёвке, верёвку вращают в обратную сторону, для снятия внутренних напряжений. А для расцепления карабина нужно дать другой сигнал – самый простой, например, дёрнуть верёвку (спрятавшись за выступ скалы, надёжно застраховавшись и предупредив об этой операции всю остальную группу на маршруте). Появилась новая конструкция карабина [6], которая была успешно защищена авторским свидетельством.
Рис. 3. Новая конструкция карабина.
На этом история с карабином не закончилась, но о её продолжении можно почитать в работе [3].
Другой пример. Нас заинтересовала «Двухконтактная кинематическая пара» по патенту РФ на изобретение № 2098701 [7]. Мы обошли этот патент довольно быстро.
Рис. 4. Новая кинематическая пара (КП).
Связь пальцев с осью и втулкой в патенте жёсткая. Сделаем её не жёсткой – вот и обошли патент.
Но как быть, чтобы также легко не обошли и нас? Для этого необходимо сделать несколько «шагов» по ЗРТС, то есть развить свою же конструкцию, показать иные варианты конструктивной реализации идеи. Потом всё это можно будет защитить одним сильным патентом, а не писать серию заявок на множество вариантов реализации идеи и получать много более слабых патентов, которые будет проще обойти конкурентам.
Ещё один момент. В независимом пункте формулы необходимо отличительные признаки формулировать более общими фразами (в идеале – через их функции). А в дополнительных пунктах формулы изобретения расшифровывать конструктивные варианты исполнения этих признаков.
Мы, например, ввели такой отличительный признак: «введено устройство фиксации пальца, обеспечивающее изменение положения пальца относительно звена кинематической пары».
А далее мы динамизировали палец по площади и по форме. Затем непрерывно меняли их параметры воздействуя температурой, используя биметаллы и металлы с памятью формы. Затем добавили изменение температуры пальцев путём введения внутрь пальцев нагревателей. Более подробно это описано в [3].
Что же мы получили?
Новая КП может изменять свои параметры в процессе работы механизма – самостоятельно, при изменении температуры окружающей среды, или по команде оператора, включающего нагреватели.
Мы специалисты в области теории механизмов и машин про такие КП пока не слышали.
Что это значит?
Хотели обойти чужое изобретение, а попутно сделали своё, и, похоже, пионерское изобретение.
А будет ли оно, в самом деле, пионерское?
В заявке в описании изобретения [8] мы вставили такую фразу: «Настоящее изобретение даёт начало новому классу кинематических пар с переменными или изменяющимися в процессе работы параметрами». Мы знаем, как экспертиза «не любит» таких заявлений авторов, так как в этом случае авторы откровенно делают заявку на «пионерское изобретение». В нашем случае экспертиза не только оставила в окончательном варианте описания изобретения эту фразу, но и не внесла в неё никаких поправок.
Выводы. 1. Для эффективного обхода чужих патентов необходимо познакомиться с предлагаемой нами технологией (или алгоритмом) и хорошо изучить ТРИЗ и ЗРТС.
2. В обходе чужих патентов на изобретения, в самом деле, нет ничего сложного.
Литература:
1. Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика решения изобретательских задач), -Кишинёв :Картя Молдовеняскэ, 1989. -381 с.
2. Альтшуллер Г.С. Найти идею. «Наука». Новосибирск, 1986 и др. С. 210.
3. Шевченко Б.А. Совершенствование современной техники, путём непосредственного применения законов развития технических систем. (Рапсодии на тему ЗРТС.) https://shevab47.tmweb.ru/?p=367
4. Некрасов В., Карабин для альпинистов. АС № 961714 от 1980. А63В 29/00.
5. Некрасов В., Шевченко Б.А. Карабин для альпинистов. АС № 1258448. А 63В 29/00, бюл. 35, 1986).
6. Некрасов В., Шевченко Б.А. Карабин для альпинистов. АС № 1248618. А 63В 29/00, бюл. 29, 1986).
7. Дворников Л.Т. , Живаго Э.Я. Двухконтактная кинематическая пара. Патент РФ на изобретение № 2098701, 1996 года, МКИ: F16H 25/00 и F 16S 5/00.
8. Шевченко Б.А, Бородина М.Б. Двухконтактная кинематическая пара. Патент РФ на изобретение № 2327916,2005 г., МПК F 16H 25/08, F 16S 5/00.
Friend me:
В предыдущей статье я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.
Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции — разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.
В России, к сожалению, главная — запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.
Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.
Например, есть у нас швабра…
Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект — швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.
А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию — возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.
Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим https://www1.fips.ru, далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору. В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.
Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы — целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак — этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.
Из Википедии:
Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.
Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):
1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.
2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.
3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.
4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.
Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:
Сначала идет независимая часть формулы.
Устройство для качания кровати,
— объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.
содержащее опорную конструкцию,
— первый признак
кровать,
— второй признак
подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,
— третий признак
расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,
— четвертый признак
подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,
— пятый признак
и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,
— шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.
отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.
— один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.
Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.
Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.
Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё — значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.
Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.
А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.
Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.
Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:
Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:
При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.
Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.
Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.
К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.
Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).
Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.
Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят — гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно — вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.
Патент в условия России нужен только в одном случае — если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете — у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.