Договор с автором изобретения полезной модели промышленного образца
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1358 ГК РФ |
– Правообладатель изобретения хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него
– Правообладатель полезной модели хочет взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на нее
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
Открыть полный текст документа
Источник
В оформлении прав с авторами патента существует много нюансов. Важно учитывать интересы компании и интересы автора. Порой неверно оформленные отношения с автором могут привести к потере права использования объекта. Вы можете потерять возможность правомерного использования только по причине того, что вовремя и юридически грамотно не были оформлены необходимые документы. Важно понимать, какие лица могут выступать авторами, какие права имеют авторы, как грамотно оформить передачу исключительных прав на объекты.
Кто является автором?
Для начала определим, кто может являться автором патента. Согласно Статье 1257 Гражданского кодекса РФ автором произведения «признается гражданин, творческим трудом которого оно создано». Если автор придумал, а технически воплотил задумку другой человек, то автором будет признан только тот, кто изначально создал объект творческим трудом. Автор может являться сотрудником компании, а может быть фрилансером, который выполняет работу по договору заказа. В этих случаях различается способ оформления передачи прав на созданные объекты.
Автору, в числе прочих, принадлежит исключительное право на произведение, а также право на вознаграждение за служебное произведение, которые закреплены в Статье 1255 Гражданского кодекса РФ.
Кроме того, автору принадлежит право на имя, в рамках которого он имеет право быть указанным в качестве автора произведения при использовании такового. При получении патента информация об авторах указывается в открытом государственном реестре. При необходимости сохранить информацию об авторах в тайне от потенциальных конкурентов, существует возможность при согласии автора не раскрывать информацию о нем.
Как оформить отношения с автором?
Существует два варианта оформления договорных отношения с автором.
1. Автор – штатный сотрудник
В случае, если произведение создано в рамках выполнения своих должностных обязанностей, произведение считается служебным, а исключительное право на него принадлежит работодателю.
Несмотря на то, что права на служебные произведения по закону принадлежат работодателю, при оформлении договорных отношений с сотрудником необходимо особое внимание уделить его должностным обязанностям. Также Вы можете дополнительно подписать с сотрудником ряд документов, которые будут подтверждать факт отчуждения прав на созданные объекты.
А как быть, если сотрудник компании разработал объект не в рамках своих должностных обязанностей? В этом случае автор может передать права на объект работодателю по договору.
Когда автор создает объект, он сообщает об этом работодателю. Если работодатель в течение трех лет не начнет использование произведения, не передаст исключительное право по лицензии другому лицу, или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, то исключительное права на объект возвращаются автору. Данная норма закреплена в статье 1295 Гражданского кодекса РФ.
2. Автор не является штатным сотрудником
Произведение может быть создано в рамках договора заказа с подрядчиком, штатным сотрудником которого является автор, или с автором напрямую (фрилансером). В обоих случаях автор не является штатным сотрудником заказчика, и исключительное право на произведение может быть передано заказчику, данное условие необходимо учесть при заключении договора и приемке работ.
Вознаграждение
В рамках договора заказа вознаграждение автора предусмотрено договором. В случае создания служебного произведения, минимальный размер вознаграждения автора регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. N 512 г. Москва «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», которое устанавливает минимальные размеры выплат авторам патентов за создание и за использование.
Согласно данному Постановлению минимальный размер вознаграждения за создание изобретения составляет 30% средней заработной платы за последние 12 месяцев, при этом за каждый год использования необходимо будет выплачивать автору вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы за последние 12 месяцев.
Минимальный размер вознаграждения за создание полезной модели или промышленного образца составляет 20% средней заработной платы за последние 12 месяцев, и также за каждый год использования необходимо будет выплачивать автору вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы за последние 12 месяцев.
Стоит отметить, что данное постановление регламентирует минимальный размер вознаграждения автора, при этом с автором могут быть достигнуты договоренности об ином порядке выплаты вознаграждения на взаимовыгодных условиях.
Почему важно грамотно оформить передачу прав с автором?
Грамотное оформление отношений с автором гарантирует принадлежность прав на объект Вашей компании. Если Вы документально не зафиксируете передачу прав на объект, выплату вознаграждения и другие важные моменты, то автор может попытаться признать патент недействительным. Нередки случаи, когда авторами патента в официальных документах указывают руководителя, владельца компании, а не самого автора, что несет за собой определенные риски для компании. Такие действия могут привести к потере исключительного права на патент.
Согласно статье 1398 Гражданского кодекса РФ признать недействительным патент можно, в том числе, в случае «выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом».
Если Вы не указали автора в заявочной документации на получение патента или указали другого человека вместо реального создателя объекта, автор может потребовать признать его недействительным. Для этого автору потребуется доказать свое авторство. В этом помогут черновики, исходные файлы макетов, чертежи, эскизы. Важно, чтобы везде было указано имя автора и дата создания. Если Вы заранее договорились с автором о том, что он не будет указан в открытом реестре, в самом патенте в качестве автора, то необходимо будет документально это подтвердить.
Если автору удастся доказать, что он создавал данный объект, и что с ним не было заключено соглашения об отказе от указания в качестве автора, то Ваш патент может быть признан недействительным.
Опыт Z&G.Patent
В нашей практике был пример, когда взаимоотношения с авторами не позволили получить патент. Техническое решение было разработано сотрудником предприятия. После подачи заявки на выдачу патента от автора поступила информация, что в процессе разработки технического решения участвовал еще один автор, который не является сотрудником предприятия и не состоит в договорных отношениях с компанией, с просьбой о включении его в перечень авторов патента. В процессе переговоров не удалось достигнуть компромиссного решения, поскольку не были предоставлены объективные доказательства того, что второй разработчик действительно внес творческий вклад в создание патента, а не только оказывал техническое содействие. Таким образом, было принято решение об отзыве заявки на выдачу патента и защите объекта в рамках коммерческой тайны, чтобы исключить риск признания патента недействительным авторами и возникновения соответствующих убытков.
В качестве вывода хотим отметить, что важно не только защитить разработанный объект путем получения патента, но и юридически грамотно оформить отношения с авторами объекта. Даже если Вы запатентуете объект, но не оформите с автором передачу прав, Вы рискуете потерять право на запатентованный объект.
Патент на промышленный образец
Патент на изобретение
Патент на полезную модель
Авторы: Елькина Дарья, Паньшина Татьяна.
Источник
1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.
2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).
3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.
Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора – судом.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом.
Абзац утратил силу. – Федеральный закон от 23.07.2013 N 222-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
5. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Открыть полный текст документа
Источник
Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения (полезной модели, промышленного образца)
г. [место заключения договора] [дата заключения договора]
[Патентообладатель], именуемый в дальнейшем “Лицензиар”, с одной стороны и
[наименование], именуемый в дальнейшем “Лицензиат”, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет (обязуется предоставить) Лицензиату удостоверенное патентом право использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) в установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное вознаграждение.
1.2. Объектом по договору является – [вписать нужное]. Патент на изобретение (полезную модель, промышленный образец) N [вписать нужное], действителен до [число, месяц, год].
1.3. Лицензиар предоставляет (обязуется предоставить) Лицензиату право использовать изобретение (полезную модель, промышленный образец) следующими способами:
1.3.1. ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
1.3.2. ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, полученного непосредственно запатентованным способом;
1.3.3. ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
1.3.4. осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа.
1.4. Территория, на которой допускается использование изобретения (полезной модели, промышленного образца), – [вписать нужное].
1.5. Права использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) предоставляются Лицензиату без(с) сохранения(ем) за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать изобретение (полезную модель, промышленный образец) только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.2. Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании изобретения (полезной модели, промышленного образца) в письменной форме [сроки, периодичность].
2.3. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить право использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого.
2.4. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) в установленных настоящим договором пределах.
3. Срок действия договора
3.1. Срок действия настоящего договора составляет [значение] год/лет.
3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
4. Вознаграждение Лицензиара
4.1. За использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в виде [фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода, в иной форме] в размере [вписать нужное].
5. Ответственность по договору
5.1. За использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на изобретение (полезную модель, промышленный образец), предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
5.2. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
5.3. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на изобретение (полезную модель, промышленный образец).
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.2. Договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
6.3. Настоящий договор составлен и подписан в трех аутентичных экземплярах, из которых один хранится в делах [указать наименование регистрирующего органа], а остальные выдаются по экземпляру Сторонам.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиар Лицензиат
[вписать нужное] [вписать нужное]
[вписать нужное] [вписать нужное]
Источник